סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 4 (צמן]אס)

מבקשת 1: או. אייץ'. אס קורל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ ע"י ב"כ: שירלי קדס בן עמי, עו"ד

מבקש 2: אלמוג לוי

בעצמו

ה ח ל ט ה

צד א' עושה שימוש בסימן מסחר במשך 5 שנים. השימוש אינו רב, ולפיכך צד א' לא רוכש מוניטין בסימן. צד ב', שלא ידע על השימוש של צד א' בסימן, מגיש בקשה לרישום אותו סימן על שמו, ולאחר מכן מתחיל לעשות שימוש בסימן. בעוד שבקשתו של צד ב' לרישום הסימן תלויה ועומדת, מגיש צד א' גם הוא בקשה לרישום הסימן. בהתאם לסעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), נפתח הליך תחרות בין הבקשות. למי העדיפות במצב שתואר? אוהי תמצית השאלה שבפני.

המבקשת 1, או. אייץ'. אס קורל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ (להלן: "קורל"), הוקמה בשנת 2012. עד שנת 2019 עסקה קורל בבניית בנייני מגורים ומשרדים בלבד. בשנת 2019 הקימה קורל

חטיבה בשם צ110/15, שמטרתה ליתן שירותים בתחום הנדל"ן שאינם שירותי בנייה, כגון ייעוץ, שיווק, מימון פרויקטים של נדל"ן, שירותי עיצוב ותכנון, שיפוץ והרחבת נכסים, ניהול נכסים וועדי בתים וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן.

המבקש 2, מר אלמוג לוי (להלן: "מר לוי"), הוא בעליו של משרד תיווך נדל"ן בשס צ]אס1ז1.

4. הצדדים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר כמפורט:

בקשה 314444 בקשה 319742

צשזאסת צשזאסת

מבקש או. אייץ'. אס קורל פרוייקטים | אלמוג לוי ונדל"ן בע"מ

תאריך 9 1.09 הגשת הבקשה רשימת סוג 36 : סוג 36 : טובין

, !וב. , , !וב. , !וב. , , !וי ושירותים עסקי נדל"ן; תיווך ושיווק נדל"ן; | עסקי נדל"ן; תיווך ושיווק נדל"ן;

סוכנויות נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; | ניהול נדל"ן; ‏ ישוס עסקאות נדל"ן; מימון פרויקטים בתחום הנדל"ן ; שירותים פיננסיים ושירותי הערכה כלכלית הקשורים בנדל"ן; הנכלל בסוג 36".

סוכנויות נדל"ן; :ייעוץ בתחום הנדל"ן; | ניהול נדל"ן; ‏ :יזום עסקאות נדל"ן; מימון פרויקטים בתחום הנדל"ן; שירותים פיננסיים ושירותי הערכה כלכלית הקשורים בנדל"ן ; הנכלל בסוג 36".

5 לפי תצהירו (סעיף 13), ביוס 18.8.2019 קיבל מר לוי פנייה לגבי פעילותו של משרד תיווך נוסף הפועל תחת השם "עסותס1ע", וכך למד על קיומה של קורל. מר לוי פנה לקורל באמצעות דף הפייסבוק העסקי שלה בבקשה לשינוי השם ומניעת הטעיה, אך נענה בסירוב. קורל השיבה כי הגישה בקשה לרישום סימן מסחר וכי הנושא בטיפול באי כוחה. הצדדים לא הגיעו להסכמה, וכך נולד הליך זה.

6. מר לוי הגיש ראיותיו בתצהיר מטעמו מיוס 13.5.2020. מטעמו קורל הוגש תצהיר של מר יובל אברהם חנגלי, בעלים ודירקטור של המבקשת, הראשון מיוס 11.5.2020 והשני מיוס 14.6.2020. דיון התקיים בפניי ביוס 18.10.2020. אף שבהליך לא היה מר לוי מיוצג, בדיון עצמו יוצג על ידי עו"ד אביב אורד. לאחר הדיון, הגישו הצדדים את סיכומיהם.

תמצית טענות הצדדים

7 כפי שיפורט להלן בהרחבה, כל אחד מן הצדדים סבור כי זכותו עדיפה. מר לוי סבור כי זכות הבכורה שלו שכן הוא התחיל להשתמש בסימן כ-5 שנים לפני קורל, שימוש שהוביל ליצירת מוניטין בסימן, וכן משום שבחירתה של קורל להשתמש בסימן הייתה בחוסר תום לב.

8 קורל סבורה כי שימושו של מר לוי בסימן, בעיקר בשנים האחרונות, היה ספורדי, וכי היקף השימוש שלה בסימן גדול יותר, והיא הייתה אף הראשונה להגיש את הבקשה לרישום הסימן.

9.10

קיומן של בקשות מקבילות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה לגבי אותם טובין, מצריך לקבוע מי מבניהן עדיפה, לפי סעיף 29(א) לפקודה. לחלופין ניתן לרשום את הסימנים במקביל, לפי סעיף 30(א) לפקודה:

"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישום סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.

רישום מקביל

מכיוון שמדובר בסימנים אלה לגבי טובין זהים ולא הוצגו בפני כל נסיבות המצדיקות רישום מקביל לפי סעיף 30 לפקודה, הוצע לצדדים (החלטה מיוס 6.5.2021) לרשום במקביל את הסימנים המעוצבים בהסכמת הצדדים שימוש בפועל:

צם)/סח

-

צםווכהח

כל מה שנדל"ן

סימן מר לוי סימן קורל

קורל הסכימה להצעה, אולם מר לוי סירב לה. מר לוי ביקש לחלופין את רישום הסימן על שמו בחלוקה גיאוגרפית לאזור מרכז הארץ. בהתחשב בזהות בין הסימנים ובטיב השירותים אין הפרדה גיאוגרפית כזו יכולה לעמוד. לפיכך, אין מנוס מהכרעה בשאלה וכותו של מי בסימן עדיפה.

מבחני העדיפות לפי סעיף 29(א) לפקודה

באין הסכמה בין הצדדים על זכויות הצדדים, תיקבע עדיפותו של צד אחד על פני רעהו על פי שלושה מבחנים שנקבעו בפסיקה: מועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידו עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה; תום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת הסימן המבוקש (ר' פסק דין בעניין ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע "מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ (פורסם בנבו, 30.4.2007); ע"א 5 י הודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע "מ (פורסם בנבו, 09.10.2007) ; בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) (הליך לפי סע' 29) אילן דנינו נ' שידורי קשת בע"מ, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.12.2005) (להלן: "עניין יוטבתה", "עניין סבון של פעם", "עניין כוכב נולד", בהתאמה)).

מידת השימוש שעשה כל צד בסימן עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה

ראשית אציין, כי מראיות הצדדים עולה ששני הצדדים עושים שימוש בסימניהם המסחריים בצורות מעוצבות (סמלים) ולא בצורה בה התבקשו לרישום. כך עולה מהנספחים שצורפו לתצהירים של מר לוי ושל מר חנגלי, ובהס דוגמאות לכרטיסי ביקור, שלטי פרסוםם, דפי פייסבוק מסחריים, חומרי פרסום, העתקי הסכמים וחתימות דוא"ל.

בנוסף, כפי שעלה מחקירתו הנגדית של מר לוי, עיקר פעילותו מוצגת בדף הפייסבוק של העסק (עמוד 12, שורה 16 לפרוטוקול הדיון מיוס 18.10.2020). בדף הפייסבוק שלו, כתובת הדף היא

"0)ץ]זש6ת0סג" וכותרתו היא הסימן המעוצב שמוצג לעיל בתוספת המלל: " /,11 שסוחסזז 110 8 זה הסשת עדוסקסזת " ובו מציג מר לוי את עסקו כך (סעיף 14 לתצהיר חנגלי ונספח ה' לתצהירו) :

ץתהקותס6 )ת6ות6קהתהות שזוסקסתק [הת165510סעק |הטשתו|-ם!טות 8 15 עסותסדן" ]ו 85 180010705 107 5617/1065 1666קות 60 שַתו10טסזכ ,2014 מז צנט\/-[6 ד 1 6518115060 ץהסקסזכ התטסצ-811 01107 0/6 .06518 הז סב5 תה 15ההת16 בוח6)-קהס1 10 85 וס 80 שתטפסת שאם-18 15 ת526018[2800 זטכ) ...56701605 זת6רת6שהתהות

". . . "1801017115 ₪ח1אססכ ההזה 86810 [8108 סז

ראיות קורל מצביעות גם הן על כך שהשימוש תחת הסימן המבוקש נעשה בצורתו המעוצבת,

ובצירוף מלל נוסף: "11016 כל מה שנדל"ן".

כך שלשני הצדדים בהליך היה קושי להוכיח את היקף הפעילות תחת הסימן צ10/]5 לבדו. מידת השימוש בסימן עד למועד הגשת הבקשה

משך השימוש של מר לוי בסימן

כפי שהוכח בראיות, למר לוי היה עסק בשס צ110/15 החל משנת 2014 (דף הפייסבוק של מר לוי שנפתח בשנת 2014- נספח א' לתצהיר מר לוי, תחלופת דוא"ל משנת 2016 בינו ובין שותפו לשעבר בדבר מכירת הזכויות בעסק למר לוי- נספח ה' לתצהיר מר לוי). מר לוי הצהיר כי בשנת 5 מצבת כוח האדם של העסק מנתה שני שותפים, מנהל פרסום, מנהלת משרד, מעצבת פנים ושבעה סוכנים (סעיף 11 לתצהירו סיכומי מר לוי, סעיף 52) וכי בשנים העוקבות התרחבה פעילות המשרד לתחומים נוספים (כגון השכרת דירות נופש, ניהול נכסים ובניינים, תיווך מסחרי וייעוץ למשקיעים בהשבחת נכסים ולוויים).

הפעילות השיווקית של מר לוי תחת הסימן

כראיה למידת השימוש, הציג מר לוי נתוני המתייחסים לפעילות בדף הפייסבוק של העסק. לטענתו, נכון ליוס 20.6.2018 נחשפו לדף הפייסבוק של העסק 13466 מבקרים. כן נטען כי לדף 0 עוקבים וכ-3000 לייקים אורגניים (נספח ז' לתצהיר מר לו).

ביחס לדף הפייסבוק, הציגה עו"ד קדס בן-עמי למר לוי בחקירתו הנגדית נתוני המתייחסים על כך שכמות הפרסומים, "הפוסטים" שפורסמו מדי שנה בדף הינה חד-ספרתית. מר לוי לא הציע לכך הסבר או סתר עובדה זו.

מר לוי טען כי חשיפת אתר האינטרנט של העסק הינה גבוהה ומספר המבקרים בו עמד על 5. אולם, בחקירתו ביחס לפעילות באתר האינטרנט (שצילום מסך שלו מופיע בנספח ד' לתצהיר מר לוי) עלה כי מר לוי אינו מקדם את האתר וכי האתר משמש לנראות בלבד (פרוטוקול עמוד 25, שורות 22-23) וכי לאחרונה עודכן האתר בשנת 2019 (עמוד 25, שורות 7 - 8.

עוד הציג מר לוי צילומי מסך של חשבונות ברשתות חברתיות טוויטר ואינסטגרם שלהם כמה מאות עוקבים, דף באתר "קרייגסליסט" ודף באתר "יוטיוב" (נספח ח' לתצהיר מר לו). כן הציג אישור לרכישת שס המתחס 1ח60.ש11ש16ת110 על ידו. כמו כן הוסיף בחקירתו כי הוא

מפרסם גם באתר 8.60ת200%1 תחת הסימן /,11 ץ6מהס11.

כן הצהיר כי השקיע אלפי שקלים בתשלומי מנהל פרסום לטובת מיתוג. בהקשר זה הציג גם כרטיסי ביקור, שילוט וכתובות דוא"ל שנעשו תחת הסימן צ:110/1 בצורתו המעוצבת וכן

ניירת משרדית וחשבוניות הנושאות את הסימן צ1105 המעוצב, כרזות פרסום ומודעות גרפיות למטרות מיתוג ופרסום. היקף השקעות אלו לא הוכח.

עוד הוסיף בתצהירו כי דירות רבות (לדבריו, אלפיס), פורסמו בפוסטים מממותגיס בסמליל המשרד, וכן כי הוא מפרסם רבות ברשתות חברתיות. לא הובאו כל ראיות לפרסומים אלה, והצהרה זו גם אינה מתיישבת עם יתר הראיות בתיק המעידות על פעילות נמוכה יחסית.

ההכנסות של מר לוי הנוגעות לסימן מר לוי הצהיר על הכנסות של 860,000 ₪ מהעסק בשנים שקדמו לפתיחת ההליך. עוד העיד:

"אלמוג לוי: אני יודע ש -2014 היה בערך 250 אלף הכנסות שלנו של כולנו ביחד. ב-2015 גם היה בסביבות ה-220. כבר באיזה 400 ומשהו. 2016 היה לי משבר אישי, קורה, אני בן אדם. נפלתי טיפה. 2017 התחלתי להתאושש. 2018 עוד טיפה. 2019 ב-2018 גם התחלתי ללמוד משפטים, אני סטודנט שנה שנייה. אפשר לומר שאת יודעת, בן אדם הולך רגע הצידה בשביל את יודעת להשביח את עצמו ולרכוש ידע ומקצוע, זה לא אומר שאני עדיין לא מתפקד בעסק."

(פרוטוקול הדיון, עמוד 29 שורה 24 - עמוד 25, שורה 4)

אולם מעיון בדוחות מס ההכנסה שצירף כנספח י"ד וכן מהחקירה הנגדית עולה כי הדוחות מוכיחיס הכנסות של עשרות אלפי שקלים בודדים מדי שנה, אשר לא כולל מיוחס להכנסות

מ- צ110/5 (פרוטוקול הדיון, עמוד 4 שורה 19- עמוד 5 שורה 7), ואת גם כאשר מצרפים את ההכנסות של שותפו, מר גולדס, מהעסק (יצוין כי בשנת 2016 רכש מר לוי משותפו את חלקו בעסק תמורת 50,000 ₪, והחל מאותו מועד מר גולדס לא היה פעיל בעסק). מר לוי הסביר שבשל אופן העבודה עס סוכניס, חלק מההכנסות נרשמו על שס הסוכנים.

מר לוי הוסיף כי בשנת 2016 עסקו סבל מירידה בפעילות וכי החל להתאושש בשנת 2017 (פרוטוקול הדיון, עמוד 29 שורה 25- עמוד 26 שורה 1).

מכלל האמור לעיל עולה כי היקף השימוש שהוכח בסימן אינו גדול. ההכנסות שהוכחו מהעסק היו בסך של עשרות אלפי שקלים מדי שנה, והפעילות בדף הפייסבוק ובאתרי האינטרנט לא הייתה רבה. עוד הוכח כי בשנים 2016-2018 הייתה ירידה בהיקף השימוש בסימן, תחיינה הנסיבות שהובילו לכך אשר תחיינה. מר לוי הסביר כי אינו נדרש לאותה מידת שיווק של העסק כמו בימיו הראשונים וכי חלק מפעילותו מתבססת על המוניטין שצבר ועל "פה לאוזן" (עמוד

2, שורות 21-24). עוד הוסיף כי יש לו מסד נתונים (08180856) של לקוחות. בסופו של דבר, לא הוצגו ראיות כדי לתמוך בטענות אלה.

משך ומידת השימוש של קורל בסימן

קורל החלה את פעילותה ביחס לסימן המבוקש בשנת 2019, עס הגשת הבקשה לרישום סימנה. קורל לא הביאה כל ראיה לשימוש שעשתה בסימן קודם להגשת הבקשה, אולם מר חנגלי טען (בהסתמך על טבלת הוצאות שהגיש וצורפה כנספח ט לתצהירו) כי השקיעה כ- 10,000 שקלים בפרסום עד למועד הגשת הבקשה (פרוטוקול עמוד 68, שורה 25- עמוד 69, שורה 4, וכן עמוד 1, שורות 9-10). כאמור להלן (סעיף 34) מהותן של הוצאות אלה לא הובהרו לגמרי.

מידת השימוש בסימן לאחר הגשת הבקשה בעניין יוטבתה פסקה ל"ב הוסבר כך:

"כיוון שבפרק הזמן החולף ממועד הגשת הבקשות ועד לדיון בהן עשויים לחול שינויים במעמד המסחרי של מי מהצדדים, יש לבחון גם את השימוש שנעשה על ידי כל צד בפרק זמן זה. עם זאת נאמר, כי "מבחן זה, יש לשקללו בזהירות ובמתינות רבה, שכן יש בידו להביא לרכישת זכויות בחוסר תום לב על ידי שימוש מסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן בלתי פרופורציונאלי לשימוש שנעשה בסימן עוד הגשת הבקשה המתחרה, כאשו כל מטות השימוש המסיבי תהיה למנוע מהצד שכנגד ליהנות מזכויות בסימן המבוקש " (פרידמן, בעמ' 425).

מידת השימוש של מר לוי בסימן

מחקירתו של מר לוי עלה כי פעילות העסק שלו בשנת 2020 הייתה דלה (פרוטוקול הדיון, עמוד 5 שורה 21 - עמוד 16 שורה 5, עמוד 16 שורה 22 - עמוד 17 שורה 5). מר לוי התקשה להצביע בחקירתו על היקף הפעילות בדף הפייסבוק שלו בשנים 2019-2020 (פרוטוקול הדיון עמוד 16 שורה 3, עמוד 17 שורה 3). בנוסף, לא סתר את הנחת עו"ד קדם בן-עמי כי בשנת 2020 פורסמו

רק כחמישה פוסטים בדף הפייסבוק של 110/6 וכי בשנת 2019 פורסמו כארבעה פוסטים. מר לוי סבר שפורסמו יותר אולם לא הובאו לכך ראיות. כמו כן, הסביר את היקפו הקטן של הפעילות במגיפת הקורונה.

כמו כן, מחקירתו הנגדית עולה כי עסקו נסוב בימינו אלה על ניהול כעשרה נכסים להשכרה לטווח קצר, שהפעילות לגביהם נעשתה בשנתיים שקדמו למועד הדיון (פרוטוקול הדיון בעמודים 9-8). מר לוי לא מסר מידע באשר לנכסים אחרים לגביהם ניתנים שירותי תיווך אולם טען שישנם כאלה (פרוטוקול הדיון, עמוד 10 שורות 6 -7). כן לא יכול היה להשיב לגבי מספר הנכסים שהשכיר בשנים האחרונות והכנסותיו מהעסק תחת הסימן המבוקש (עמודים 48-49 לפרוטוקול). כמו כן בדיון אישר מר לוי כי אינו מפרסם בעיתונות או באתר האינטרנט "יד2", אינו מעסיק סוכנים ואין בידו תוכנת מחשב ייעודית לניהול נכסים (פרוטוקול הדיון עמודים 8 89). עוד עלה כי בשנה שקדמה לדיון הופסק הפרסום האינטרנטי בחלק מהאתרים שנזכרו לעיל (פרוטוקול הדיון, עמודי 24 -25).

מידת השימוש של קורל בסימן

מנגד, קורל הציגה פעילות באמצעות מספר העתקי הסכמי בלעדיות לנכסים (המוקדס מבניהם מחודש אוקטובר 2019), חשבוניות וסיכומי הוצאות שנעשו, לטענתה, תחת הסימן צ]אס1ז1. קורל הגישה כמה העתקי פרסומים של מודעות לתיווך נכסים, אולם ללא ציון מקום הפרסום ומועדו. כן הוצגו פרסומים של נכסים ברשת החברתית פייסבוק (המוקדמיס מבניהם מאמצע שנת 2019). כלל הפרסומים וההסכמים נעשו תחת סימנה המעוצב של קורל שכולל את המלל:

[ דוגמאות של מודעות פרסום הנושאות את הסימן המעוצב.

"צ11016- כל מה שנדל"ן". כן צורף פרסום פתיחת העסק מחודש מר> 2019. בנוסף הוצגו

מר לוי הצביע על נוכחות דלה של קורל בפרסום אינטרנטי והעדרו של אתר אינטרנט על אף הצהרתו של מר חנגלי כי השקיע שקלים רבים (פרוטוקול הדיון, עמוד 59). מר חנגלי השיב כי דפי פייסבוק אינם מייצגים או מלמדים בהכרת על שימוש בסימן או על שיווקו של משרד תיווך וכי עיקר הפעילות נעשית באתרי אינטרנט ייעודיים לכך, פרסומים בעיתונות או שלטיס על נכסים

וכמו משרד פיזי. לפיכך עיקר הפעילות של קורל המתבצעת תחת הסימן 110/15 נעשית בשטת (פרוטוקול הדיון, עמוד 81 שורות 15-20).

מר חנגלי הצהיר והעיד על ההשקעה והפעילות תחת הסימן צ₪]/1100 הכוללת שילוט וניירת משרדית, כרטיסי ביקור, דף נחיתה במרשתת, אתר אינטרנט בבנייה, פרסום באמצעות עלונים וכן באתרי אינטרנט שונים, עמודים ברשתות חברתיות שונות, נציגות בכנסים מקצועיים ושיתופי פעולה עסקי בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן כגון עורכי דין, יועצי משכנתאות וסוכני נדל"ן. מר חנגלי הצהיר כי החברה השקיעה רבות בפרסום העסק ובשיווקו, בסכום של כמאה ושלושים אלף ₪. דוח ההוצאות שהגיש (שאליו צורפו העת צורפו העתקי חשבוניות) מצביע על הסכום שהוערך, אלא כי היה קושי להעריך כי ההשקעות השונות בפרסומים נעשו דווקא לצרכי הסימן

במהלך חקירתו של מר חנגלי עלה למשל כי ההוצאות שדווחו כוללות

דמי רישיון תיווך וכן תשלום עבור עמלות שכר תיווך לאחד מעובדים שנטען כי סייע בפעולות השיווק (פרוטוקול הדיון, עמוד 71 שורה 13, עמוד 72, שורות 16- 17).

מר חנגלי השיב בחקירתו הנגדית כי בתקופת פעילות חטיבת צ110/18 בתוך קורל בתקופה שעד למועד הדיון (כשנתיים) נרשמו הכנסות של כחצי מיליון שקלים (פרוטוקול הדיון, עמוד 2 שורות 24 -26), ואולם גם נתונים אלה לא נתמכו בראיות. מר חנגלי סבר שעד למועד הגשת תצהירו בתשובה עמדו ההכנסות על כ- 70 אלף שקלים (פרוטוקול הדיון, עמוד 87).

מבחן השימוש -תוצאה

תוצאתו המשוקללת של מבחן השימוש, היא כי אף אחד מהמבקשים לא הראה עדיפות על פני חברו. מר לוי אמנס הוכיח משך שימוש ארוך, ואולם איני סבור כי היקף השימוש שהראה יש בו כדי לבסס מוניטין או להביא ליצירת קשר בין הסימן למר לוי. היקף החשיפה שהציג בערוצים הדיגיטליים, אין בו כדי לבסס מוניטין, והיקף המכירות והפעילות בכלל הערוצים היו נמוכים. קורל הראתה יתרון כלשהו בשימוש בסימן לאחר מועד הגשת הבקשה לרישומו. גם כאן לא היה די בפעילותה של קורל בכדי לקשר את הסימן המבוקש עימה.

מר לוי ביקש להסתמך על החלטת כב' סגן הרשם דאז, נח שלומיובץ' בעניין כוכב נולד. באותו עניין הביע סגן הרשם, את העמדה כי ככלל, זכותו של הראשון להשתמש בסימן עדיפה,

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

כל עוד הוא עושה שימוש ברצף סימן, ושאלת היקף השימוש הופכת להיות רלוונטית רק כאשר הראשון באופן הפסיק להשתמש בסימן:

"מבחן היקף השימוש

2. מהו מהותו של מבחן והכיצד יש לערכו? והי השאלה המרכזית העשויה להכריע בתיק זה. ואומר כבר עתה, מקרה והיש בו מן הייחוד והשוני ואין הוא דומה לרובס המוחלט של המקרים בה נתבקשו להכריע רשמי סימני המסחר ובתי המשפט בשאלת העדיפות לעניין רישום סימן מסחר. ייחוד ושוני אלה מקורס באמת מידה השונה בה מציג כל צד את שימושו, ובכמות הרבה של שימוש, אותה צבר, על פי אותה אמת מידה. מחד, כאמור המפיקות, אשר השימוש רחב ההיקף והפרסום שעשו בסימן הביאו לו להכרה עמוקה ורחבה בשכבות שונות בציבור, מאידך דנינו שפרק הזמן הרצוף והעקבי בו הוא עושה שימוש בסימן לסימון עסקו, במידת פרסום קבועה ושאינה ניתנת לביטול, שהיא ארוכה עד מאד, כמעט שני עשורים לה.

3. התשובה המיידית לשאלה זו, פשוטה היא, דווקא בשל ייחודיות נסיבותיה. וכך כתב לעניין והמלומד א.ח. זליגסון, (דיני סימני מסחר ודיניס הקרובים להם, הוצאת שוקן תשל"ג, בעמ' 53):

"מה יהיו המבחנים שלפיהם יקבע הרשם זכות עדיפות? כאמור לא תמיד הגשת הבקשה קובע בדרך כלל, אלא יצירת הזכות החומרית ע"י עצם התחלת השימוש. התחיל מבקש להשתמש בסימן מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אבל אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת. אס אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום לב (כאמור בבג"ץ 47/43) שוב תהיה התוצאה ברורה".

4. וזו משמעותס של הדברים: הכלל הראשוני והיסודי הוא שמידת השימוש נבחנת בזמן השימוש. זה הראשון להשתמש בסימנו הוא בעל העדיפות לרשום אותו. אלא מאי, כלל זה כלל שבמהות הוא ואינו כלל פורמאלי. דהיינו, שבניגוד למבחן תאריך הרישום, שבו הקודס יוכה בעדיפות מיידית על פני יריבו, ואפילו הקדימו בשבוע, ביום או בשעה, כאן נדרש המבקש לבסס שימוש קודס משמעותי.

5. משכך, ככל שקטן משך הזמן בו המקדיס מבקש את יריבו, הרי שמידת הזמן בה נבחן השימוש קטנה ואת מקומה תופסת מידת היקפו של השימוש. היקף זה מודדים אנו באמצעות השוואת ההוצאה על פרסוםם, באמצעות סקריס המשקפים את מוכרותו של הסימן ועוד. אם גם במבחן זה יתמקדו הצדדים אז חוזרים אנו אל מידת הזמן, ומחדידו אותה, ואולם לעולם יהיה זה פרק זמן נכבד ומהותי שיכריע את הכף ולא פרק זמן קצר וחסר משמעות.

6. במקרה דנן, דומה כי הדברים ברורים עד מאד. משך הזמן הארוך בו משתמש דנינו בסימנו, מכריע באופן ברור, כי על פי מבחן מידת השימוש, העדיפות בסימן שלו היא. הפרש הזמנים הוא גדול, משמעותי וברור עד כדי כך שוב אין אנו נזקקיס למידת היקפו של השימוש. מוסיף זליגסון (שם, שס):

"הסכסוך יכול להסתבך עוד יותר אם צד אחד אמנם התחיל להשתמש בסימנו לפני מתחרהו, אך זנח את השימוש במשך שנים אחדות ובינתיים התחיל השני בשימוש בסימן בממדים ניכרים."

ודוקא כשצד וניח את השימוש בסימן, ובעת זניחת השימוש החל יריבו בשימוש בממדים ניכרים. אז מסתבך הסכסוך. אז נדרש היושב בדין להכריע

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בין משך הזמן שחלף מאז בחירת הסימן ותחילת השימוש, ובין היקף השימוש הניכר שהחל לאחר ובעת שבסימן כבר לא נעשה שימוש. במקרה דנן, כפי שקבעתי כבר בראשית החלטה זו, לא חדל דנינו לעשות שימוש בסימנו, ותחילת השימוש של המפיקות נעשה תוך כדי שהוא ממשיך ומשתמש בסימנו. משכך, שוב אין אנו נזקקיס למידת השימוש הניכרת שעשו הן בסימנן, או בלשון הכתוב אין אנו 'מסבכיס את הסכסוך'.

גם באנגליה, בתקופה שונה החוק, היה מבחן תחילת השימוש המכשיר העיקרי להכרעה והגורם המהותי ביותר בקביעת הזכויות. מצב וה השתנה כאמור, עם התאמת החקיקה לדירקטיבה האירופית והעברת כובד המשקל בהכרעה אל תאריך הגשת הבקשה (ר' 786", עמ' 111):

(ההדגשה שלי נ.ש.) 7. כל עוד מתקיים הליך של תחרות, (וכפי שנראה להלן, באופן מסויס גם ללא הליך כוּה) קיימת עדיפות מהותית למשתמש הראשון בסימן.

(א.א. -ההדגשות במקור)

8. עמדה דומה הביא מר לוי בסיכומיו בהסתמכו על ציטוט של המלומד ע1461 בספרו 1806

9. נראה כי גישה זו לא אומצה על ידי בית המשפט העליון בפסיקה בישראל. בעניין סבון של פעס, בפסקה 11, עמד בית המשפט על מהותו של השימוש הנבחן עד למועד הגשת הבקשות לרישום סימני המסחר:

"השאלה שיש לשאול לגבי מבחן זה הינה "איזה מבין מגישי הבקשות המתחרות הצליח לרכוש בארץ הכרה והוקרה לסימנו בקרב הציבור עד

למועד הגשת בקשת הרישום" (עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסייקה ומשפט משווה 420 (2005) (להלן: פרידמן, סימני מסחר)). לצורך מבחן זה אין די בשימוש לאורך זמן רב או בשימוש מסיבי בסימן המסחר, אלא יש צורך בשימוש שיביא לכך שסימן המסחר יזוהה עם היצרן. וכדבריה של השופטת ש' נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' חו6008 %חו539 26 065 /, פ"ד מה(3) 223 (1991): "השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש - האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע" (עמ'240; הובא גם בפרשת יוטבתה, פסקה ל"א לפסק דינו של השופט רובינשטיין). יפים לעניין זה גם דבריו של הנשיא אולשן בפסק הדין בבג "77/60 רשם סימני המסחר נ' .6],.0 6 6 0 1 .05ח ד אזס /, פ"ד יד(2) 1718 (1960):

"מכאן נובע שאין זה מספיק להצביע על מעשה בודד קל ערך כמהווה 'שימוש קודם'. השימוש צריך להיות כזה שעל-ידיו נעשה הסימן ידוע ומקובל בציבור עד כדי לקשור את הסימן עם סחורתו של אלמוני ושאם פלוני יירשם כבעל הסימן לא יהיה בו משום סימן מבחין בין הסחורות של פלוני ואלמוני" (בעמ' 1724).

מכאן, שבניגוד לטענתו של המערער, העובדה שהמערער עשה במשך

השנים שימוש כלשהו בסימן המסחר אינה כשלעצמה מכריעה את

המבחן לטובתו". עולה כי על פי ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, אין די בכך שצד החל להשתמש ראשון בסימנו כדי להקנות לו עדיפות, אלא יש לשאול האם הפעילות בסימן הקנתה לו מוניטין. לפיכך, איני מוצא שיש עדיפות למי מן הצדדים במבחן זה.

תום לב הצדדים בבחירת הסימן

במבחן תוס הלב יש לבחון את המניע לבחירת הסימנים המבוקשים וכן האם מי מהצדדים בחר את הסימן המבוקש על מנת להיבנות מהמוניטין של האחר, או לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת (ראו עניין יוטבתה, פסקה ל"ד). בעניין כוכב נולד, בפסקה 18 עוד הוסבר כי:

"מבחן זה מתמקד בשני שלבים המרכיבים את פעולות מבקשי הסימנים. "השלב הראשון הוא שלב בחירתו של הסימן, ואילו השלב השני, הוא שלב השימוש בסימן, לאחר השלמת בחירתו. הגבול בין שני שלבים אלה, לא תמיד חד וברור הוא, ויש להכריע בו על פי עובדותיו ונסייבותיו של כל מקרה. חשיבות רבה יש להבדל בין שני שלבים אלה, משום שפעמים רבות פעולות לגיטימיות שעושה בעל סימן כדי להרחיב ולהעמיק את אחיזתו בסימן שכבר בחר, תחשבנה כבלתי לגיטימיות שעה שהן נעשות בעת תהליך בחירת הסימן, קביעתו ועיצוב גבולותיו".

ניתן לקבוע כי מר לוי, בהיותו הראשון באופן שהחל לעשות שימוש בסימן צ₪]/110, לא ביקש להיבנות ממוניטין של קורל שטרס החלה פעילותה כלל בשנת 2014.

מר לוי טוען כי קורל ידעה על פעילותו טרם הגשת בקשתה לרישום או לכל הפחות היתה יכולה לדעת על ידי בירור פשוט. מר לוי הציג את נספח כ"א לתצהירו הראשון בו תוצאות חיפוש לשס

1

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

על מנת להראות כי השס היה יכול לעלות בקלות בפני קורל טרם בחירתה בסימן המבוקש. ואת, כפי שעמדה על כך קורל בסיכומיה, יש קושי ללמוד מנספח כ"א על מהימנות תוצאות החיפוש, משלא מופיעים עמודי החיפוש ותאריכי החיפושים של המונחים לגביהם

נעשה החיפוש ,1 15 צם]א צמ]אסד ו- צ.זד צמזאסת.

איני סבור כי ניתן לקבל קטגורית את עמדתו של מר לוי כאילו בכל פעס שעסק בוחר סימן להשתמש בו, וניתן היה, באמצעות חיפוש בגוגל, לעמוד על כך שקייסם עסק בשס דומה, יש לראות בבחירת הסימן משוס חוסר תום לב. לטעמי, יש להראות נסיבות נוספות לבחירה בסימן כגון ידיעה ממשית על קיומו של הסימן המתחרה, רצון להיבנות מן המוניטין או נסיבות אחרות המעידות על חוסר תום לב.

בחקירתו הנגדית השיב מר חנגלי כי בוצע חיפוש אינטרנטי טרם בחירת השם צא10 על ידו, על ידי קופירייטר ועל ידי מעצבת גרפית (שלא העידה בהליך) וכי לא נמצאו תוצאות הנוגעות לעסק בתחומי הנדל"ן בישראל (פרוטוקול הדיון, עמודס 54- 57). מעדותו של מר חנגלי

עולה כי לא ביצע חיפוש עבור צירוף המילים "[15186 11016" וכי החיפוש בוצע עבור צירוף

המילים 1102/15 באנגלית ומילים נוספות בעברית. מר חנגלי צירף לתצהירו סקיצות שהוצעו על ידי מעצבת בתהליך עיצוב הסימן (נספת יג' לתצהיר חנגלי בתשובה).

איני יכול לקבוע בודאות אם מר חנגלי או בעלי המקצוע שהעסיקו ידעו על קיומו של עסק בשס צ]את בעת שבחרו את השם. יש לזכור כי גם אם נחשפו בחיפוש לעסקו של מר לוי, הרי

שעסקו ממותג כ צ, 11011 ולא צ₪]10 בנפרד, וייתכן שלא סברו שקיימת התנגשות עם הסימן בו הס מתכוון לעשות שימוש.

קורל טענה להיעדר תום לב של מר לוי שמתבטא בכך, למשל, שהעתיק את פרטי השירותים מבקשתה לרישום הסימן, בעת שהגיש את בקשתו שלו, אפילו לשירותים שאין הוא עוסק בהם, בכך שמיד לאחר הגשת בקשתו לרישום הסימן פנה למבקשת 1 והציע לה לרכוש את סימנו (סיכומי קורל, סעיף 13), טענה אותה הכחיש מר לוי בחקירתו הנגדית ובכך שלא פעל כנגד עסק בשס צ1א10 שעוסק בהשכרת דירות נופש בתל אביב, תחום עיסוק מתחרה לזה של מר לוי. איני סבור כי פעולות אלה מהוות חוסר תום לב מצידו של מר לוי.

לסיכומו של מבחן זה, איני סבור כי טענות הצדדים וראיותיהם מעידות במובהק על חוסר תום לב של מי מהצדדים או ניסיון של מי מהצדדים להיבנות מהמוניטין של השני. משכך, אין מבחן וה מקנה עדיפות לאחד הצדדים על פני רעהו.

מועד הגשת הבקשות

כידוע, למבחן מועד הגשת הבקשה משקל נמוך מבין שלושת המבחנים. בעניין סבון של פעס, סעיף 10, נקבע:

"מבין השלושה, המבחנים המרכזיים הם מבחן תום הלב ומבחן מידת השימוש שנעשה בסימנים, ואילו מבחן מועדי הגשתן של הבקשות לרישום הינו משני בלבד, והמשקל שיינתן לו הוא קטן. במאמר מוסגר ראוי לציין, כי דיני סימני המסחר באיחוד האירופי קובעים, שההכרעה בין בקשות דומות או זהות תיעשה לפי מועד הגשתן של הבקשות לרישום. כך, במקרה של בקשה לרישום סימן מסחר שהוא זהה או דומה לסימן מסחר אחר, הסימן שהוגש לרישום במועד המאוחר מבין השניים לא יירשם (ראו סעיף 4) לדירקטיבה האירופית ( 06 89/1064 66₪06זו | הט 6 זוז 8 ,21 06 666 0)), "

בהיעדר עדיפות למי מהצדדים באחד מן המבחנים האחרים, לא נותרה בידי ברירה אלא להסתמך על מבחן זה, ולקבוע כי וכותה של קורל עדיפה בשל העיקרון של "כל הקודם זוכה" שבא לידי ביטוי בהתחשבות במועד הגשת הבקשות.

סוף דבר

אין לכחד כי התוצאה לפיה זכותו של מר לוי, שהחל בשימוש בסימן תקופה ארוכה קודס לקורל נחותה מזכותה של קורל, משאירה תחושת אי נוחות, בפרט כאשר מדובר בעסק עצמאי קטן. ואולם בהקשר זה יש לזכור כי בסופו של יום, פעילותו של מר לוי תחת הסימן, אף שהייתה רציפה, הייתה מועטה. בבתירתו לפעול תחת סימן לא רשום, לקח מר לוי סיכון שאס לא יצליח לבסס מוניטין, ועסק אחר יבחר גם להשתמש באותו סימן, וכותו לא תהיה עדיפה. סיכון זה התממש. תוצאה זו יכולה הייתה להימנע אילו היה רושם את סימנו, או מקבל את ההצעה לשימוש מקביל בסימנים המעוצבים.

קורל, לעומת זאת, פעלה "לפי הספר". היא בחרה שס לעיסקה, פנתה לרשום אותו כסימן, ואז החלה בפיתוח העסק. מתן עדיפות למר לוי, שבכוחו היה למנוע את התאונה באמצעות רישום סימנו, היה מוביל לכך שכל ההשקעות שנעשו על ידי קורל בסימן היו יורדות לטמיון.

בחינתה של בקשה מס 314444 על שם קורל תימשך. אין בכך כדי להכריע בכשירותו של הסימן שבבקשה לרישום. אעיר כי מתוצאות החיפוש המתייחסות לשס צ110/]8₪ כפי שהוגשו בהליך

עולה כי ייתכן וקיימים עסקים נוספים בישראל העושים שימוש בשס זה. מחלקת סימני המסחר תשקול ואת בבחינת כשירות הבקשה לרישום (כמו גם כל ליקוי נוסף).

לאור נסיבותיו המיוחדות של הליך זה, איני עושה צו להוצאות.