סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 181734 (בקשה למחיקת חלקים מראיות מבקשת הפטנט)

המתנגדות : 1. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ע"י ב"כ: ש. הורוביץ ושות'

2. אוניפארם בע"מ

באמצעות מנהלה, מר זבולון תומר

המבקשת: 65 אה )דד זה זה האווצה ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה למחיקת חלקים מראיות מבקשת הפטנט (להלן גם: "באייר"). על פי הבקשה מתבקשת מחיקת של שני התצהירים הבאים:

א. תצהירה של ד"ר אולניק, עובדת בחברת באייר;

ב. תצהירה של גב' קייל, עובדת נוספת של המבקשת, שצורף כנספח / לתצהירה של ד"ר אולניק.

/ להשלמת התמונה אציין כי במסגרת ראיות המבקשת הוגשה גם חוות דעת מומחה של פרופ' יואל ברנשטיין, מומחה בתחוום חקר הפולימורפים.

3 עיקר טענות המתנגדת לעניין התצהירים שמחיקת מתבקשת הינה כי אין לעורכות התצהירים כל ידיעה אישית בדבר העובדות עליהן הן מתיימרות להעיד ומשכך התצחירים מהווים עדות מפי השמועה.

4. בטרס אפרט את טענות הצדדים אבהיר כי עניינה של בקשת הפטנט מושא ההתנגדות בצורה פולימורפית של חומר פעיל שהינו מלח הטוזילאט של סורפניב, ששמו הגנרי באנגלית

דג ןצ5 סד 5זא 3 0, אשר אכנה בקיצור "51", כפי שעשו הצדדים. אין

מחלוקת כי 51 היה ידוע במועד הקובע ואף שימושיו הרפואיים היו ידועים. בבקשת הפטנט

.10

טענו כי המבקשת קיבלה צורה גבישית חדשה אשר עדיפה מבחינות שונות על הצורה הגבישית הקודמת של המלח האמור.

לטענת המתנגדות, בעל מקצוע ממוצע שהיה מכין את 511 בהתאם לתהליך שהיה ידוע במועד הקובע היה מקבל את הצורה הגבישית הנתבעת בבקשת הפטנט הנדונה ולא את הצורה הגבישית הקודמת ולפיכך האמצאה אינה חדשה. עוד טוענות המתנגדות כי בקשת הפטנט אינה וכאית לדין הקדימה משלא תוארה במסמך הבכורה, כי אינה חדשה וכי אין בה התקדמות המצאתית.

מבקשת הפטנט מכחישה את כל טענות המתנגדות.

התצהיר הראשון שמחיקתו מתבקשת ניתן בידי ד"ר בריטה אולניק, עובדת בחברת באייר. המצהירה מתייחסת לתוצאות ניסויים שצורפו לתצהיר השני שמחיקתו מתבקשת שניתן על ידי גב' בירגיט קייל. בתחילת תצהירה מצהירה ד"ר אולניק כי בחלקו הראשון היא אכן מנתחת בדיקות שנעשו בידי גב' קייל תחת פיקוחה של מי שקדמה לה בתפקיד. האנליזות בוצעו במהלך שנת 1999. בחלק השני של התצהיר מנתחת ד"ר אולניק אנליזות שביצעה גב' קייל בין השנים 2010 - 2012 וכן ניסויים שבוצעו בשנת 2016.

גב' קייל מעידה כי האנליזות של דגימות 51 שקיבלה מאצוות שונות שייצרה באייר, הוזמנו ובוצעו במעבדה שבה הועסקה. גב' קייל מעידה בתצהירה על אופן ביצוע הניסויים ועל תוצאותיהם.

בעוד המתנגדת טוענת כי שני התצהירים שהובאו מהווים עדות מפי השמועה שכן עורכי התצהירים לא יכולים להעיד על אופן ביצוע הבדיקות, סבורה מבקשת הפטנט כי לשתי העדות היכרות מספקת עם האמור בתצהיריהן המצדיקה להתיר את הגשתם ולהיחקר עליהם בחקירה נגדית. המבקשת ממשיכה וטוענת כי גם העד מטעם המתנגדת שביצע אנליזה של 51 שקיבל, לא הכין בעצמו את ה-51 ואף לא צירף את פרוטוקול ההכנה וזאת בשונה ממה שעשו המצהירות מטעם באייר. המתנגדת טוענת כי פרוטוקול ההכנה שצורף לא הוכן בזמן אמת אלא מהווה "מתכון" הכנה. ממקרא תשובת באייר עולה כי הפרוטוקולים נערכו בזמן אמת.

מבלי להביע עמדה סופית בעניין בטרס נשמעו ראיות בעניין, אציין כי עיון בפרוטוקוליים שצורפו (נספחים 1 ו-4 לתצהירה של גב' קייל) מעלה כי אלה מתייחסים לאצוות ספציפיות ואינן מהוות "מתכון כללי". עוד עולה מהם כי לפחות נספח 1 נושא תאריך (8.6.1999) ועל כן סביר כי נערך בזמן אמת.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עוד יש לציין כי בניגוד לטענת המתנגדת כי תצהירה של גב' קייל צורף כנספח ועל כן עדה זו לא תיחקר בחקירה נגדית, הודיעו באי הכוח של באייר כי אין מניעה לאמן את העדה ולחקור אותה על תצהיר.

לסיכום, בפניי שני תצהירים - תצהיר של עובדת המעבדה, גב' קייל, אשר קיבלה דגימות משתי אצוות שונות והזמינה אנליזות שנערכו במעבדה בה עבדה; ותצהיר של ד"ר אולניק, המנהלת של המעבדה, אשר לא פיקחה על מרבית האנליזות בזמן אמת ואשר מנתחת את תוצאות האנליזות שבוצעו. אופן ההכנות האצוות תועד בפרוטוקולים אשר נערכו, ככל הנראה, בזמן אמת, אך לא בידי העדות שתצהיריהן הוגשו.

אין מחלוקת כי המבחן לזיהוי עדות כעדות מפי השמועה הינו יכולתו של העיד להיחקר בחקירה נגדית על אמיתות תוכנם של הדברים (י. קדמי, בספרו "על הראיות", (מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע - 2009):

"אי יכולתו של העד לערוב לאמיתות תוכנו של המידע שנקלט אצלו מפי 'השמועה', משמיט מלכתחילה את הבסיס מתחת לקבילותו של המידע כדאיה, מן הטעם שאין בית-המשפט מקבל דאיה, שלא הונח בסיס לכאודה לאמיתותה; ואי היכולת לחקור בחקירה שכנגד את 'מקוד' המידע - מותיר את המידע ללא ביקורת מצד בית-המשפט, באשר לאמינותו ולכוחו הראייתי", (עמ' 552)

ובהמשך:

"המבחן המעשי המשמש לזיהוי של עדות מפי השמועה הוא: האס העד מסוגל להעיד ולהיחקר בחקירה שכנגד על אמיתות הדברים שהוא מוסד? - ובמקום שהתשובה לשאלה זו הינה בשלילה - אות הוא, כי המדובר ב"עדות-מפי-

השמועה"." (עמ' 553)

4. אין ספק כי גם מסמכים שעד מעיד על תוכנם, אך לא נערכו על ידיו מהווים עדות מפי השמועה:

""עדות-מפי-השמועה", יכול שתהיה, אפוא: בעל-פה - כשהעד מעיד על מה ששמע מפי אחר; בכתב - כאשר העד מעיד על מה שקדא במסמך שנערך על-ידי אחד;" (שם, עמ' 555)

5. גב' קייל מעידה כי הזמינה בעצמה את האנליזות והן בוצעו במעבדה שלה. התצהיר אינו ברור דיו באשר לשאלה מי בדיוק ביצע את האנליזות וזאת בשל הנוסח שבו ננקט - 85

"ץ800780] זטס ם1 60מתס+עסק. עס ואת ברור מן התצהיר כי העדה הועסקה במעבדה .6

7

.8

.9

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באותה תקופה והייתה מעורבת בעניין. ככל שיתברר בחקירתה הנגדית של גב' קייל כי אין לה כל ידיעה אישית באשר לביצוע האנליזות, יהיה בכך כדי לשמוט את הבסיס מתחת לעדות זו. ואולס מנוסח התצהיר לא ניתן להסיק מסקנה ובו כבר עתה.

אופן ההכנת האצוות תואר בפרוטוקולי ההכנה שצורפו לתצהירה של גב' קייל, אשר אין מחלוקת כי לא נערכו על ידיה. זאת, ייתכן כי הפרוטוקולים חוסיס תחת החריג של "רשומה מוסדית" וזאת בתנאי שניתן יהיה לבסס את התשתית הראייתית הנדרשת לכך בהתאם לסעיף 36(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971, אשר קובע כך:

"1) המוסד נוהג, במהלך ניהולו הרגיל, לערוך רישום של האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו;

9) | דרך איסוף הנתונים נושא הדשומה ודרך עריכת הדשומה יש בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה;".

כאמור, על פניהס נראה כי הרישומים בדבר אופן הפקת ה-51 נערכו בסמוך להפקתו ואולס יתר התנאים לקבילות הפרוטוקולים כרשומה מוסדית נעדרו מהתצהירים וגם תנאי זה יש להוכיח ואין להסתפק בהשערותיי לגבי התקיימותו (ראה לעניין גה גס פסקה 5 לפסק הדין בעניין ע"פ 7704/13 יעקב מרגולין נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 8.12.2015). אציין כי אם אכן מדובר ברשומה מוסדית לא יקשה על באייר להוכיח ואת באמצעות תצהיר מטעמה.

לא נעלמה מעיני טענת באייר כי גם המומחה מטעם המתנגדת, פרופ' רוג'רס, לא טרח להוכית

כי חומר המוצא בו השתמש בניסויים שערך במסגרת ההליך היה אכן 10ם501816 וכי לא צורף הפרוטוקול לפיו הוכן. עיון בחוות הדעת מעלה כי פרופ' רוג'רס תיאר את שביצע כך:

1 1 6!קחזסא ]0 תסחחסקסז 6ה) זווס פחוץזזם6 ]0 6פסקזווק 6תז זסת" 343 .0 ]1.0 05 1026160 זסחזםז 60 6[קחז50 ₪ סט16 חזסיז] 60ע667סיז 1 .2056 66ז] 2ומ0]6יז50 05 000!!60! [סדז6)םחז ]0 מא 4 ב6חהזםזחס6 ה6ותעו הסוזסיזטן על ]טוח 6 ]0 קזה106 ]66160 6 ]60 ע[1 6 ח6ק6חז 00!6וחז ,ק0ס1 16 החסיז] ה6א10 50105 חס [6חזזס]זסקן 565ק]0חם ]תת

".)ס! חא 4 6 ]0 הזסווסט

מן האמור עולה כי המומחה ווידא בעצמו את זהות החומר וצירף את תוצאות הבדיקה לחוות דעתו. על כן אין בסיס לטענת באייר כי המתנגדת נאה דורשת אך לא נאה מקיימת, שהרי תוכל היא לחקור אותו הן על בדיקותיו והן על מסקנותיו מהן.

0. לסיכום נקודה זו, אני דוחה את הבקשה להורות על מחיקת תצהירה של גב' קייל ונספחיו. עם זאת, פרוטוקולי הייצור של האצוות יתקבלו כראיה לאמיתות תוכנם באס יוכחו התנאים לקבילותו כרשומה מוסדית.

1. בעוד תצהירה של גב' קייל עוסק בעובדות, מציגה ד"ר אולניק בתצהירה את המסקנות מאותן עובדות. כך, למשל, כותבת העדה בתצהירה על משמעותו של פיק אקזוטרמי (סעיף 11 לתצהיר), על מסקנתה כי הפולימורף המופיע בנספחים 14 - 15 לתצהירה של גב' קייל הוא

פולימורף 111 (סעיף 12 לתצהיר) ועל כך שהתביעות מגדירות בבירור את פולימורף 1.

2. ד"ר אולניק אינה מעידה על מסקנות אלה כ"אדם רגיל" אלא כמומחית בתחוום ולעתיס כבעל המקצוע הממוצע בתחוםם. ואולס, פרטי מומחיותה של ד"ר אולניק לא הובאו בתצהירה, והדבר מובן לאחר שהמבקשת סברה כי עסקינן בתצהיר עובדתי ולא בחוות דעת מומחה. זאת את, ד"ר אולניק אינה גם מומחית רגילה, שהרי היא עובדת ותיקה של באייר ומשכך יש להניח כי יש לה לפחות עניין מסוים בהצלחתה של באייר בהליך שבפניי. עניין זה עלול להוריד מן המהימנות שניתן יהיה לייחס לעדותה.

3. למרות האמור, איני סבורה כי יש להורות על מחיקת התצהיר כליל וזאת בתנאי שיושלמו הנתונים החסרים בדבר השכלתה ונסיונה של העדה. לפיכך תגיש המבקשת תוך 30 ימים את ההשלמה האמורה באופן שיהיה בה כדי לבסס את מומחיותה של ד"ר אולניק, מכוחה היא מסיקה את המסקנות שבתצהירה.

4. סוף דבר, הבקשה נדחית. המבקשת תשליס את הטעון השלמה לעניין פרוטוקולי הייצור ומומחיותה של ד"ר אולניק תוך 30 ימים.

5. מניין התקופה להגשת ראיות המתנגדות בתשובה יחל ממועד הגשת ההשלמות האמורות. משנתקבלה הבקשה בחלקה, איני עושה צו להוצאות.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלין ביוס | א' אלול תשע"ח 2 אוגוסט 2018