סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות סימן מסחר 12, 290031 (בקשה לעיון מחדש)

המתנגדת: פוד מייקרס בע"מ ע"י ב"כ: אבי מונטקיו, עו"ד

המבקשת: ו ע"י ב"כ: גילת, ברקת ושות', עו"ד

1. בפני בקשתה של 1.1.6 1 15 (להלן: "15") לעיון מחדש בדוח הבחינה של בוחן סימני המסחר, אשר הורה על פתיחת הליכי תחרות בין 15 ובין פוד מייקרס בע"מ (להלן: "פוד מייקרס") ביחס לרישום סימני מסחר 289182 ו-296031, וזאת בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

2 ביוס 2.11.2016 הגישה 15 בקשה לרישום סימן המסחר /1,7 מס' 289182 עבור: "שירותי מועדון לילה; מועדוני לילה; ארגון ועריכת מסיבות מועדון לילה; שירותי בידור, דהיינו, עריכת מסיבות; שירותי הזמנות מועדון לילה, דהיינו, ארגון האמנות לשירות קוקטיילים ושולחן במועדוני לילה ואירועי מועדון לילה." הנכללים בסוג 41;

וכו עבור:

"קוקטייל; שירותי בר ואולס קוקטיילים." הנכללים בסוג 43.

3 ביום 2.7.2017 הגישה פוד מייקרס בקשה לרישום סימן המסחר /1.1 מס' 296031 עבור: "אולמות שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדות; דוכני אוכל; שירות משלוחי מזון ; שירות קייטרינג; בתי קפה; קפטריות; הנכללים כולס בסוג 43. בקשה ו התבקשה להיבחן באופן מזורז במסגרת בחינה על אתר. בתצהיר התומך בבקשה זו נומקה הבקשה לבחינה המזורזת בכך של פוד מייקרס

נודע על חברה המתכוונת לעשות שימוש בשס דומה לסימן המבוקש, וכי פעילות ואת עלולה לטעמה להביא להטעיית לקוחות ודילול שמה המסחרי.

ביוס 3.7.2017 הודיע בוחן סימני המסחר לצדדים דנן על פתיחת הליך תחרות בין הסימנים בהתאם להוראות סעיף 29 לפקודה. לאחר שהצדדים ניהלו משא ומתן אך לא הגיעו להסכמה ביניהם, הודיעה מחלקת סימני המסחר לצדדים כי עליהם להגיש ראיותיהם בהליך התחרות בתוך חודשים.

ביוס 12.3.2018 הגישה 15 את בקשתה דנן לעיון מחדש בהחלטתו ואת.

עיקר טענות הצדדים

טוענת כי לא היה מקום לפתוח בהליכי תחרות בין הסימנים, מאחר וקיים שוני מהותי בין השירותים בגינם מתבקשים הסימנים לרישום. לטענתה, בעוד שסימן מסחר 289182 המבוקש על ידי מתבקש לרישום בסוגי 41 ו- 43 עבור שירותים הניתנים בלילה במועדוני לילה, מתבקש רישומו של סימן מסחר 296031 על שם פוד מייקרס בסוג 43 בעבור שירותים הניתנים למסעדות, קייטרינג ובתי קפה. לטעמה, "מדובר בשני תחומי מסחר שונים לחלוטין, הפונים כל אחד לקהל שונה ומיועדים לספק צרכים אחרים של הלקוחות".

לעומתה, סבורה פוד מייקרס כי לא נפלה כל טעות בדוח הבחינה שכן שני הסימנים הוגשו בנוגע לשירותים מאותו סוג ומאותו הגדר. לטעמה, הן 15 והן היא עצמה מעניקות שירותים דומים, שכן מסעדות ובתי קפה כמו גס בריס ומועדוני לילה, נחשבים למקומות בילוי אשר מעבר לשירותי אספקת מזון ומשקאות, מספקים הנאה ואווירה. לפיכך ולאור הזהות המלאה בין הסימנים אין לשנות מהחלטתו של הבוחן ולהורות על המשך הליכי התחרות.

אני סבור כי מדובר בבקשה לעיון מחדש בדו"ח בחינה המורה על קיוס הליכים לפי סעיף 29 לפקודה". איני סבור כי מדובר בבקשה לעיון מחדש. הבקשה לא מונה טעמים מצדיקי עיון מחדש, והיא כל כולה מבוססת על כך ששיקול הדעת של הבוחן היה מוטעה וכי טעה בהחלטתו. למעשה, בקשתה של 15 הינה השגה על החלטת הבוחן.

תקנות 24 עד 26 לתקנות סימני המסחר, 1940 מאפשרות למבקש סימן להשיג על החלטת בוחן סימני המסחר שלא לקבל את סימן המסחר לרישום. החלטת הבוחן לפתוח בהליך תחרות, עליה משיגה המבקשת, אינה מנויה בתקנות אלה. ואני סבור כי מדובר בהסדר שלילי, וכי המחוקק התכוון לשלול ממבקש סימן מסחר את האפשרות להשיג על החלטת בוחן להפעיל את הליכי תחרות.

סעיף 29(א) לפקודה קובע:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו"

במקרה שלפנינו מדובר בסימנים זהים לחלוטין. התבקש סימן של 15 להירשם בסוגי 1 ו-43 בעוד שסימן של פוד מייקרס התבקש לרישום בסוג 43. מכאן, שבטרס ניתן להיכנס שעריו של סעיף 29, יש לבחון האם עסקינן בסימנים הדומים כדי להטעות לגבי אותם טובין או הגדר טובין.

השאלה האם טובין שונים או נס טובין מאותו הגדר אינה ניתנת לפתרון רק לאור סיווג של השירותים בגינם מתבקשים הסימנים להירשם. סוג שירותים אחד יכול לכלול שירותים מהגדר שונה, ואילו שירותים מאותו הגדר עשויי להשתייך לסוגים שונים (התנגדות לרישום סימן מסחר 4 קנלינטקס (פורסם בנבו, 8.3.1972), ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, 376 (פורסם בנבו, 30.11.69)). המבחן האם השירותים שייכים לאותו הגדר, נקבע לאור השאלה האם שני סוגי השירותים מועברים באופן שניתן להניח כי לקוחות האחד יגיעו לידי הסברה כי הם שייכים למקור השני.

בענייננו, טוענת 15 כי אין המדובר באותו הגדר שכן הסימנים התבקשו בשני תחומי מסחר "שונים לחלוטין". כך לדבריה בעוד הבקשה של 15 "מכוונת לשירותים בתחום חיי הלילה, הניתנים בלילה, במועדוני לילה, מיועדים השירותים בבקשה של פוד מייקרס למסעדות, קייטרינג ובתי קפה" (ההדגשה במקור א.א.). לעומתה, טוענת פוד מייקרס כי המדובר על טובין מאותו הגדר שכן מסעדות ובתי קפה, כמו גם בריס ומועדוני לילה, נחשבים למקומות בילוי עם משפחה וחברים, ומעבר לשירותי אספקת המזון והמשקאות, הם מספקים גם הנאה ואווירה.

דעתי בעניין והנה כדעת פוד מייקרס. כי ידוע, איו ליישס את מבחן השוואת ההגדרי בצורה דוקנית וצרה (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פד"י נט(1) 873, 894) (להלן: "טוטו זהב"). השאלה שצריכה להישאל היא האם מצויים אנו באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה מתקיים החשש לפיו יסיק צרכן על קשר או חסות של בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש (טוטו והב, עמ' 876). תשובה חיובית, תביאנו למסקנה כי עסקינן בשירותים מאותו הגדר.

ציינת בבקשתה כי קהל היעד של שירותי אספקת מזון כגון אלו שמספקת פוד מייקרס שונה מקהל היעד של מועדונים וברים, וכי ערוצי השיווק של שירותי מזון והסעדה שונים מערוצי השיווק המקובלים לשירותי מועדון לילה. בקשתה של 15 נעדרת כל התייחסות לזהותו של קהל היעד אליו מכווני שירותיה שלה. כמו כן, לא מציינת 15 דבר בקשר לצינורות השיווק שלה, למעט האמירה כי הם שונים מצינורות השיווק של פוד מייקרס.

על פי החומר שיש בפני כעת, נראה כי שירותיה של 15 ושירותיה של פוד מייקרס הן חלק ממשפחה מסחרית אחת של שירותי בילוי. אחת מאבחנותיה של 15 הנה כי בעוד ששירותיה ניתנים בלילה, ניתני שירותיה של פוד מייקרס ביוס. ראשית ובהעדר ראיה בעניין, לא ברור אם שירותיה של פוד מייקרס אף ניתנים אף בשעות הלילה. אוהי טענה עובדתית הדורשת הוכחה. לפיכך, בלא לקייס הליך במסגרתו יובאו ראיות הצדדים לא ניתן להכריע בשאלה זו.

למעלה מכך, הנני סבור כי ניהול עסקים המשלבים בין שירותי הסעדה ביוס ושירותי מועדון לילה בלילה הנו דבר מקובל בארץ ובעולם. לפיכך, לא ניתן לקבוע מראש כי אין כל חפיפה בין שירותים אלו באופן היוצר סכנת הטעיה. אם במהלך הדיון במסגרת סעיף 29 לפקודה יצליחו הצדדים לשכנע כי אין במקרה זה סכנת הטעיה, ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף 30 לפקודה ולאפשר את רישום הסימנים במקביל. קביעה מראש כי שירותים אלו אינם קרובים אינה אפשרית.

אציין, כי לא נעלמה מעיני טענתה של 15 ולפיה בהתאם לנספח א'1 להוראות העבודה של מחלקת סימני המסחר סוג 41 אינו סוג קשור לסוג 43. רשימה זאת, המשתנה מעת לעת, נועדה לצרכים מנהליים ואינה מחייבת. על כל מקרה להיבחן לגופו, בהתאם לפרט המסוימת. משמעות העדר הגדרתו של סוג 41 כקשור לסוג 43 איננה בהכרח כי מדובר בטובין שאינם מאותו הגדר.

לבסוף, אציין כי בקשתה של 15 הוגשה כשנה לאחר הודעת מחלקת סימני המסחר על פתיחת הליך התחרות בין הסימנים ולאחר שהתקיים משא ומתן בין הצדדים. בבקשתה, ציינה 15 כי רק לאחר שהחלה בהכנת ראיותיה להליך התחרות התכוונה לטעון הטעות שבפתיחתו. דומה, כי בכך יש

סוף דבר, ההליך בהתאם לסעיף 29 לפקודה יימשך. על הצדדים להגיש ראיותיהם בתוך חודשיים מיום מתן החלטתי זאת. הצדדים רשאים להגיש ראיות בתשובה בתוך חודש מקבלת הראיות הראשיות.

1. 15 תישא בהוצאות פוד מייקרס בקשר לבקשה בסך 5,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו בתוך 14 יום שאחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

אופיר אלון רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום | כ' אב, תשע"ח 1 אוגוסט, 2018