סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 16 (בקשה לפסיקת הוצאות)

המבקשת: חניתה מפעלי מתכת בע"מ ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו

המתנגדת: ישקר בע"מ

ע"י ב"כ וליגסון, גבריאלי ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לפסיקת הוצאות חברת ישקר בע"מ (להלן: "המתנגדת") אשר הוגשה ביוס 24.7.2017 (להלן: "הבקשה") בעקבות החלטת רשות הפטנטים לדחות את בקשת הפטנט מס' 177336. לבקשה צורפו תצהיר עו"ד דן עדי ועו"פ אלי ארליך, אשר מועסקיס במחלקת פטנטיס אצל המתנגדת וכן פירוט שעות העבודה שהשקיעו. בנוסף, צורפו החשבוניות עבור שכ"ט באי הכותח והוצאותיהם בגין ניהול הליך ההתנגדות, העתקי קבלות המעידות על תשלום בפועל וכן חשבונית שנשלחה למתנגדת בגין הכנת הבקשה לפסיקת הוצאות.

2 ביוס 11.9.2017, הגישה חניתה מפעלי מתכת בע"מ (להלן: "המבקשת") תגובה לבקשה, וביוס 7 הגישה המתנגדת את תשובתה לתגובת המבקשת(להלן: "התשובה לתגובה").

3 בבקשתה, פירטה המתנגדת את הוצאותיה כדלהלן: עבור עבודת עו"ד דן עדי (להלן: "עו"ד עדי") ועו"פ אלי ארליך (להלן: "עו"פ ארליך"), הוצאות בסך שנע ביו 140,000 לבין 175,000 ש"ח, בגין 5 שעות העבודה של הנ"ל, אשר נדרשו לטענתה להכנת כתב הטענות והראיות בהליך. בנוסף, מבקשת המתנגדת שיפוי בסך 2,000 ₪ בגין אגרת ההתנגדות. מעבר לכך, עותרת המתנגדת לסך 7 ש"ח עבור הוצאות שכ"ט באי כוחה בהליך, וכן, סך 7,884.34 ₪ עבור שכ"ט באי כוחה בגין הכנת הבקשה לפסיקת הוצאות.

4. המתנגדת טוענת כי עובדי המתנגדת הכינו והגישו את כתבי הטענות והראיות בתיק כאמור, עד לחודש נובמבר 2016, במהלכו העבירה המתנגדת את הייצוג בתיק למשרד עו"ד וליגסון גבריאלי ושות', אשר ייצגו את המתנגדת בדיון ההוכחות שהתקיים בפני בית הדין ברשות הפטנטים ואף הכינו את הסיכומיס בהליך. המתנגדת טוענת כי גובה הוצאותיה סביר, ולטענתה נקטה היא בכל דרך אפשרית על מנת לחסוך בהוצאותיה, בין השאר בכך שבשלבים המוקדמים יותר בתיק יוצגה באמצעות עובדיה. עוד נטען כי לאחר שהועבר הטיפול בהליך במשרד עורכי דין חיצוני, הוכנו והוגשו מטעמ המתנגדת סיכומיס רחבי היקף וראיות מפורטות במיוחד אשר דרשו משאביס רביס במיוחד.

בתגובתה, לא חולקת המבקשת על זכותה של המתנגדת להוצאות, אלא על גובה הסכום הנתבע. טוענת המבקשת כי המתנגדת כשלה לעמוד ברף הפירוט המוטל על כתפיה לעניין גובה הוצאותיה, משהשחירה במכוון את פילוח סכום ההוצאות שנדרש לתשלום, והציגה אך ורק את הסיכומיס הסופיים בגין כל חשבונית. עוד נטען כי סכומי ההוצאות המבוקשים הינם מופרזים ומופרכים. מוסיפה המבקשת וטוענת, כי אין מקום לחייבה בהוצאות המתנגדת שעה שהייתה מיוצגת על ידי עובדיה, עו"ד עדי ועו"פ ארליך, שכן והו מהות תפקידם וממילא משולמת לאלה משכורת עבור עבודתם זו. עוד נטען כי אין לחייב את המבקשת בגין הוצאות המתנגדת עבור שכר המתמחים, שימוש במוניות, צילום עבור ארוחות הצהריים והוצאות נוספות שאינן חיוניות להליך.

בתשובתה לתגובה, טוענת המתנגדת כי סכום ההוצאות אינו מופרז. לטענתה, הסכום הנדרש נמוך ביחס לסכומיס הנפסקים על ידי בית הדין ברשות הפטנטים, בתוס הפטנטים. באשר לטענת חוסר הפירוט, מודה המתנגדת כי בבקשה לפסיקת הוצאות הושחרו סכומי ההוצאות, ואולם מנגד טוענת כי לבקשה צורפו כלל הנתונים המאפשרים הכרעה בעניין זה. באשר לייצוגה בשלב הראשוני על ידי עובדים מטעמה, טוענת המתנגדת כי יש לשפותה בגין עבודתם של אלו. לגישתה, עורך הדין ועורך הפטנטיס מטעמה לא עסקו בתיק ההליך במסגרת עבודתם השוטפת, וכי לא יעלה על הדעת כי המתנגדת תצא בחסר, בשל בחירתה להיות מיוצגת על ידי עובדיה.

דיוןו והכרעה

כלל הוא בפסיקה, לפיו בעל דין שזכה בדינו יפסקו לטובתו ההוצאות להן נדרש בפועל. יחד עם זאת, על היושב בדין להתחשב בנסיבות המקרה, כמו גם בשיקולי מדיניות שיפוטית ואין הוא חייב להיעתר לבקשה זו (ראה: רע"א 6793/08 לואר בע"מ נ' משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ (פורסם בנבו, 28.6.2009), סעיף 19). היקף העבודה שהושקעה בניהול ההליך ובהכנת כתבי בית הדין, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות בעל דין מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תוס לבס של הצדדים וכו' - כל אלו הינם שיקוליס אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת "נסיבות המקרה" כאמור לעיל.

באשר לשיקולי מדיניות שיפוטית, יש להתחשב מחד, בצורך לעודד הגשת התנגדויות מבוססות לרישום פטנטיס - לשמירה על קיומו של רישום פטנטיס תקפים ווראוויז להגנה, ומאידך שלא לפגוע לריב במוטיבציה להגשת בקשות לרישום פטנטיס - הן לצורך מתן הגנה קניינית והן לשמירה עידוד התקדמות טכנולוגית וחדשנות (ראה: התנגדות לרישום פטנט מס' 113433 (בקשה לפסיקת הוצאות)(51412) 6010013010 וה[12666 6תו[4ו10נמ5 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.5.2005)).

בפסיקה נקבע כי על המבקש פסיקת הוצאותיו להן נדרש בפועל, להוכיח כי הינן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראה: בג"צ 891/05 תנובה מוכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 0, 615 (פורסם בנבו, 30.6.2005) (להלן: "עניין תנובה")). מטרת מגבלה זו לעניין סבירות ההוצאות, הכרחיותן והיותן מידתיות הינה כדלהלן:

"למנוע מצב שבו ההוצאות שיוטלו יהיו גבוהות יתר על המידה, מה שירתיע הרתעת -יתר את בעלי הדין, ייצור חוסר שוויון, ייקר ייקור מיותר את ההליכים המשפטיים ויפגע בזכות הגישה לערכאות" (ע"א

0 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עלית, פ"ד ס(1) 600, (2005)) בפסקה 20)."

אף המחוקק ראה לנכון, עוד במועד חקיקת חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק"), ליתן בידי רשות הפטנטיס הסמכות לפסוק הוצאותיו של בעל דין, ובלבד שאלו יהיו סבירות. הוראת סעיף 162(ב) לחוק קובעת כדלקמן:

"הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו."

יוזכר כי ככל שסכום הבקשה לפסיקת הוצאות חריג בהיקפו, כך יעלה רף הפירוט וההסבר הנדרש מן העותר להן (ראה: החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 153109 אוניפארם נ' 16%

.כז0:) 6וחזו[120 :8 קזהו[5 (בקשה לפסיקת הוצאות ומתן צו מגן) סעיף 9, (פורסמה באתר רשות הפטנטים 29.3.2011)).

ומן הכלל אל הפרט. עיינתי היטב בבקשה לפסיקת ההוצאות שבפני. התרשמתי כי עו"ד עדי ועו"פ ארליך היו אמוניס על ניהול הליך ההתנגדות עד לחודש נובמבר 2016. לפיכך, המתנגדת חילקה את הבקשה לפסיקת הוצאותיה לשני חלקים, כפועל יוצא של שתי התקופות כדלקמן: האחד - הוצאות שניים מעובדי המתנגדת המועסקיס במחלקת פטנטים אצלה עד נובמבר 2016; והשני. - שכר טרחת באי כוחה, והוצאות נלוות לו החל מחודש נובמבר 2016.

הוצאות בגין פעולות עובדי המתנגדת - עו"ד עדי ועו"פ ארליך

כבר נקבע לא אחת כי לא די בטענה בעלמא לפיה יש לפסוק הוצאות בגין הוצאות עובדיהם, שעה שבעל דין מגיש בקשה לפסיקת הוצאותיו הממשיות. יודגש, כי נטל ההוכחה גבוה להוכחה המבקש, להוכיח ברחל בתך הקטנה, מה היו הוצאותיו ובגין אלו פעולות הקשורות להליך (ראה: החלטה בהתנגדות לפטנט טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ו - אוניפארם בע"מ נ' 5017.60668\ 5, סעיף 6 (פורסם באתר רשות הפטנטים 18.7.2012)). ככל שהסכום הנדרש גבוה יותר, רף הפירוט הנדרש עולה (ראה: התנגדות לרישום פטנט 141703 (בקשה לפסיקת הוצאות) ‏ 708867

6 560131 נ' רפאל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה, סעיף 3 (פורסם באתר רשות הפטנטיס 18.1.2006); התנגדות לבקשת פטנט 141561 (בקשה לפסיקת הוצאות) רפאל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה נ' אלתא מערכות בע "מ, סעיף 5 (פורסם באתר רשות הפטנטים 6.7.2009)).

כפי שכבר נפסק, לעיתים ניתן יהיה לפסוק הוצאות בגין עבודה שהושקעה על ידי עובדיו של בעל דין שכ בהליך. למשל, אס הוכח כי נדרשה מהעבודה שהינה במהותה מעבר לנדרש מתפקידם הרשמי והרגיל כעובדיהם של בעל הדין. זאת ובלבד שעלה בידי בעל הדין לעמוד ברף הפירוט הגבוה כאמור לעיל, להוכחת ההוצאות שנגרמו לו נוכח השקעת עובדיו בניהול ההליך.

בענייננו, לא נכחדה מעיני העבודה שהושקעה בהליך ההתנגדות על ידי עו"ד עדי, ועו"פ ארליך, שניהם עובדיהם מקצועיים אצל המתנגדת במחלקת הפטנטיסם. במסגרת פעולותיהם בניהול הליך ההתנגדות נלמד התיק, הוכנו והוגשו כתב טענות וראיות, וכן נדרשו השנייס להגשת עמדת המתנגדת ביחס לבקשה לתיקון פירוט הפטנט שהגישה המבקשת.

אציין כי אין לדחות בנקל את טענת המבקשת לפיה פעולות עו"ד עדי ועו"פ ארליך בניהול ההליך בוצעו במסגרת עבודתם השוטפת המצופה מהם, כעובדיהם במחלקת הפטנטים אצל המתנגדת. יחד עם זאת, סבורה אני כי המדובר בנסיבות חריגות, אשר מצדיקות שיפוי חלקי של הוצאות המתנגדת. ראשית, עסקינן בעורך דין ועורך פטנטיס המועסקים אצל המתנגדת, אשר בידס הכלים והניסיון הרלוונטיים לצורך ניהול ההליך (בניגוד לעובדיהם מסוג אחר, אשר אין בידס את רמת המקצועיות הנדרשת). בנוסף, עו"ד עדי ועו"פ ארליך ניהלו חלק ניכר בהליך ההתנגדות לפטנט, קרי, הגשת כתב הטענות והראיות בהליך.

יחד עם זאת, שעה שעוסקים בדרישת בעל דין להוצאות ממשיות בגין עבודתם של עורכי דין ועורכי פטנטיס הפנימיים המועסקים אצלו, יש להקפיד כפל כפליים על רמת פירוט ההוצאות ומטרתן, ואף לדרוש רף הוכחה גבוה יותר (כגון הוכחה לתיעוד שעות העבודה בזמן אמת ואף אישורן על ידי הממונה). ואת בין היתר משום שבמקרה זה, אין בנמצא חשבונית ללקוח ובה פירוט הפעולות שבוצעו בתיק, אף לא קבלה בגין צילום הוצאות.

כאמור, בחודש נובמבר 2016 עבר התיק לטיפול משרד עו"ד וליגסון גבריאלי. נבדק ונמצא כי קיימת כפילות מסוימת בין הפעולות שביצעו עו"ד עדי ועו"פ ארליך בראשית ההליך, לבין הפעולות שביצע משרד עו"ד זליגסון גבריאלי בראשית הדרך, כשנטלו על עצמם את ניהול התיק. למשל,

איני סבורה כי יש לשפות את המתנגדת פעמיים, על שעות העבודה שהושקעו בלימוד התיק, פעם אחת על ידי עו"ד עדי ועו"פ ארליך, וופעם שנייה על ידי משרד עו"ד זליגסון גבריאלי.

בנוסף, נבדק ונמצא כי מאותו המועד בו הועבר התיק למשרד עו"ד זליגסון גבריאלי, בוצעו פעולותיהם של עו"ד עדי ועו"פ ארליך בכובעם כ"לקוח" (היינו, פגישות עם משרד עו"ד וליגסון גבריאלי, העברת הערות לטיוטת חקירה נגדית, העברת הערות לסיכומים וכד'). אי לכך, יש לבחון את ההוצאות להן נדרשה המתנגדת עד למועד בו הועבר התיק למשרד עו"ד וליגסון גבריאלי ולא מעבר לכך. לכך אף מסכימיסם באי כוח המתנגדת, וטוב שכך.

איני סבורה כי עלה בידי המתנגדת לעמוד ברף הפירוט הנדרש לשמירת פסיקת הוצאותיה הממשיות בגין פעולותיהם של עו"ד עדי ועו"פ ארליך ודאי שאין לפסוק את הסכום המוערך על ידי המתנגדת כאשר בין 175,000 ל- 140,000 ₪. ראשית, המתנגדת בחרה ואף הודיעה כי לא תחשוף את שכר החודשי של עובדיה הנ"ל מחמת פרטיותם, כך שאין לדעת מה היו הוצאות המתנגדת בגין עבודתם של הנ"ל. כמו כן, טענת המתנגדת לפיה יש להעריך את שכר עבודתם בכ- 1,000 ₪ לשעת עבודה (!) דינה להידחות, שכן או לא נתמכה בכל ראיה מצידה. במאמר מוסגר יצוין, כי תמוה בעיני ששעת עבודתם המוערכת של הנ"ל שקולה בגובהה לזו הנגבית מצד עורכי הדין החיצוניים של המתנגדת. מעבר לכך, מעיון בפירוט הפעולות שבוצעו בהליך על ידי עו"ד עדי ועו"פ ארליך, עולה כי חלקן הינו בעל אופי מנהלי/אדמיניסטרטיבי (פתיחת תיק, סידור תיק) ולפיכך ברי כי אין לשפות את המתנגדת בגינן. לאור כל אלו, ובהתחשב בסכום ההוצאות הגבוה יחסית לו עתרה המתנגדת בגין פעולותיהם של עובדיה, קיים קושי רב לקבוע כי סבירות הן.

לאור כל האמור לעיל, יפסקו הוצאות המתנגדת בגין עבודת עו"ד עדי ועו"פ ארליך בגין ניהול ההליך, על דרך האומדנה.

הוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת - משרד עו"ד וליגסון גבריאלי

חלקה השני של הבקשה אשר בפני, עסק כאמור בהוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת בסך 220,997.91₪ (כולל מע"מ). במסגרת הבקשה, הושחרו הסכומים המדויקים בהם חויבה המתנגדת, כך שלא ניתן היה לעמוד על אופן פילוח הסיכומיס במסגרת כל שלב בהליך. השחרת הסכומים, הביאה לטענה - מוצדקת בעיני - שנשמעה מפי באי כח המבקשת, לפיה מחמת ההשחרה, לא ניתן לקבוע האם סבירות הן הוצאות שכר הטרחה.

על מנת לעמוד ברף הפירוט הנדרש, על בעל דין התובע הוצאותיו הממשיות, להתכבד ולספק לבעל הדין שכנגד כמו גס לבית הדין, את פילוח הסיכומיס שנתבעו ולהימנע מלהשחירס. זאת על מנת לאפשר לבעל הדין שכנגד למצות את זכותו ולנסות ולטעון כנגד סבירות ההוצאות הנתבעות. קל וחומר מקום שסך ההוצאות הנתבע במסגרת הבקשה לפסיקת הוצאות הינו גבוה מהרגיל.

המתנגדת אמנס ריפאה את הפגס שנפל בבקשתה, בכך שלתשובתה לתגובת המבקשת, צירפה את פילוח ההוצאות הנדרש ללא השחרה. יחד עם זאת, אין בכך לשנות מן המסקנה כי המועד הראוי לעשות כן היה במסגרת הבקשה לפסיקת הוצאות. ואת על מנת לאפשר לבאי כח המבקשת להגיב לטענת באי כוח המתנגדת, עס חשיפתם של הראשוניס לסכומיס הבלתי מושחרים, כי סבירות הן הוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת.

מכל מקום, מעיון בפילוח הוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת, לא השתכנעתי כי עלה בידי להוכיח כדבעי את סבירותן כפי שיפורט מטה.

מו הבקשה עולה כי באי כוח המתנגדת הפכו מעורבים בהליך, רק לצורך הכנת דיון ההוכחות והגשת סיכומיס בהליך. למעשה, על פי האמור בבקשה שבפני, באי כוח המתנגדת כלל לא היו מעורבים בשלבי משמעותיים מוקדמים יותר של ההליך, היינו בעת הגשת כתב טענות וראיות המתנגדת (ראה: התנגדות לפטנט 120382 ו- 151450 (בקשה לפסיקת הוצאות .1.6 1 1:11 עצעט נ'

סז ,זם6)אתת וטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ') (פורסם באתר רשות הפטנטים 0))), אף באי כוח המתנגדת, מסכימיס כי שלב הכנת כתב טענות וראיות הינו חלק הארי בהליך ההתנגדות (עמ' 6, סעיף 15 לתשובה לתגובה). לפיכך, קייס קושי לקבוע בוודאות הנדרשת, כי עבור מעורבות באי כוח המתנגדת בחלקו האחרון של ההליך, יש לפסוק סך 220,997.91 ₪ (כולל מע"מ). לא השתכנעתי כי לשמירת הכנת התיק לדיון הוכחות היה צורך בלמעלה מ - 106 שעות עבודה, ועבור הגשת סיכומיס בהליך, אכן היה צורך בלמעלה מ - 125 שעות עבודה. המתנגדת לא סיפקה הסבר מניח את הדעת, מדוע נדרשה עבודה בהיקף שעות גבוה זה.

שעה שהועלתה טענת באי כוח המבקשת, ובצדק, ביחס להיעדר פירוט ראוי של הוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת בעקבות השחרת הסכומים, היה על באי כוח המתנגדת להתכבד ולנמק בפרוטוול בתשובתה לתגובה, מדוע עומד סך הוצאות זה במבחן הסבירות. לא השתכנעתי כי כזאת עשתה המתנגדת. זאת בייחוד נוכח העובדה כי יחסית, אין המדובר בהליך מורכב במיוחד הן מבחינה משפטית והן מבחינה עובדתית. לפיכך יש לתמוה למשל, על נחיצות עבודתם הקבועה בהליך של שני עורכי דין בכיריס ממשרד באי כוח המתנגדת, תוך ליווי לסירוגין של שני עורכי דין נוספים מן המשרד ומתמחה.