סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר

המבקשת: סי אוף ספא מעבדות בע"מ ע"י ב"כ: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

1. בפני בקשה מספר 285230 לרישום סימן מסחר התלת מימדי והמעוצב דלהלן עבור סחורות ושירותים, הנכללים בסוגים 3 ו- 35 (להלן: "הבקשה" או "הסימן המבוקש"):

המוצרים בגינס נתבקש הרישום בסוג 3 הינס: מלחי אמבט מינרליים ומסכות בוץ (לא לצרכים רפואיים), חמאת גוף, קרם פילינג ארומתרפי לגוף, קרם גוף, קרם אלו-וורה, קרמיס ותחליביס קוסמטיים, קרם לחות לפנים ולגוף, שמפו, סבון, סבון נוזלי לשירותים, תחליב רחצה, משחת שיניים, דיאודורנט, בשמים, אפטר שייב להרגעת העור (לא לצרכים רפואיים), אשר כולל מיוצרים או מועשרים במינרלים שמקורם ביס המלח; סבוניס קוסמטיים; סבוני קרם; סבוניס נוזליים; סבוניס מובשמים; סבוניס לטיפוח הגוף; סבוניס לשימוש אישי; שמנים אתריים; קרמיס קוסמטיים לטיפוח העור; קרמים לטיפוח השיער; תכשירים לטיפוח השיער; תחליביס לטיפוח השיער; תחליביס לטיפוח הפנים והגוף; תכשירים לטיפוח ציפורניים; קוסמטיקה לטיפוח הגוף והשיער; קרמיס קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים; קוסמטיקה; שמנים לגוף; תכשירי צבע לשיער; תכשירים לעיצוב השיער; שמפו ומייבשים לשיער; שמנים לתינוקות; שמפו לתינוקות; ג'ל ומלחים לא למטרות רפואיות לאמבטיה ולמקלחת; שמנים לאמבט; סבוניס לאמבט; קצף אמבט; שמני עיסוי; קרמיס קוסמטיים לעיסוי; תכשירים להגנה מהשמש; קרמיס להגנה מהשמש; תחליביס ושמנים לשיזוף בשמש; תכשירים לשיוף מקדחס הגנה; חלב, ג'ל ושמנים לשיזוף ולאחר השיזוף; ג'לים ליופי; קרמיס ליופי; קרמיס לגוף; קרמים לפנים לשימוש קוסמטי; תחליבים ליופי; תחליביס לגוף; תחליבים לעור; איפור; קוסמטיקה ואיפור; איפור לפנים ולגוף; תכשירים להסרת איפור.

השירותים בגינס נתבקש הרישום בסוג 35 הינס: פרסום מקוון ברשת מחשבים; שירותי חנות קמעונאית מקוונת למכירת מוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפוח גוף, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קרמיס לשיער, משחות שיניים ודאודורנטים; פרסום בדיוור ישיר; ארגון וניהול אירועים מסחריים, אירועים ותערוכות לצרכים מסחריים או פרסומיים; הפצה של חומרי פרסומת וקידום מכירות; הפצת מוצרים למטרות פרסום; מסחר מוצרים; ניהול עסקי מסחרי; ניהול עסקי של חנויות סיטונאיות וקמעוניות; שירותי מכירות קמעוניות או סיטוניות של דברי קוסמטיקה, תמרוקים, משחות שיניים, סבונים ודטרגנטים.

מהבהרות המבקשת עולה כי הסימן מהווה קופסה בצבע שחור, אשר בשוליה פס בצבע כסף. המבקשת הבהירה כי הקופסה המבוקשת הינה בגדלים וביחסים שונים בין פיאותיה, ואולם המאפיין המשותף הינו צבעה השחור וקיומו של פס כסף בשוליו.

הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 25.05.2016. המבקשת עתרה לבחינת בקשתה על אתר בשל חשש לשימוש בלתי מורשה בסימן המבוקש.

הבקשה לרישום סורבה על ידי מחלקת סימני המסחר. בהודעה הראשונה על הליקויים מיום 6, ציין הבוחן כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום כסימן מסחר בהיותו דמות תלת מימדית של אריזה או מיכל, הנעדרת אופי מבחין כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"). הבוחן סבר כי הסימן המבוקש אינו עומד בהוראות חוזר רשם 032-2015 - סימני מסחר "בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים" מיום 18.03.2015 (להלן "החוזר"). עוד הוסיף הבוחן כי דרך ההגנה הראויה לעיצוב תלת מימדי של סחורה או של אריזה, היא באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם.

ביום 12.01.2017 השיבה המבקשת על הודעת הבוחן וטענה כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש נרחב. להוכחת אופיו המבחין הנרכש של הסימן צירפה המבקשת את תצהירו של מר אביתר גלאם (להלן "מר גלאם"), המכהן כמנכ"ל המבקשת. מן התצהיר עולה כי המבקשת עושה שימוש בסימן משנת 2013 באריזות מוצריה מסדרת הפנינה השחורה. עוד

הצהיר מר גלאס כי המבקשת השקיעה עשרות אלפי שקלים על מנת למתג מחדש את מוצריה. בטענות אלה הסתמך המצהיר על נספחים 4 - 6 לתצהירו.

6. ביום 02.03.2017 הודיעה מחלקת סימני המסחר כי לא היה בתשובת המבקשת כדי לשכנע כי הסימן עצמו, ללא רכיבים נוספים, המופיעים על גבי האריזה, רכש אופי מבחין, וכי דמות הקופסה ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר.

7 המבקשת ביקשה להשמיע טענותיה בפניי וכך עשתה ביום 06.09.2017.

טענות המבקשת 8 לטענת המבקשת, רישום הסימן המבוקש יספק לה הגנה ראויה כנגד מתחרה אשר מייצרת אריזות הדומות לאריזותיה. המבקשת סבורה כי לא יהיה ברישום הסימן כדי לפגוע בתחרות מן הטעם שקיימות דרכים רבות לעצב אריזות.

9 המבקשת סבורה כי בבחינת כשירות הרישום של סימן תלת מימדי יש להבחין בין סימן מהווה את אריזת המוצר לבין רישום צורת המוצר עצמו כסימן מסחר. לשיטת המבקשת אין חוזר רשם מבחין בצורה מספקת בין סימנים תלת מימדיים מן הסוגים השונים וקובע תנאי כשירות והייש להם.

ועדת, סבורה המבקשת כי הסימן המבוקש עומד בתנאי החוזר וכי הוא מזוהה על ידי הציבור באופן בלעדי עם המבקשת וזאת כתוצאה משימוש מתמשך משנת 2013 ועד היום ולאחר שהשקיעה בפרסום הסימן. המבקשת טוענת כי אין לאריזה כל תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי אלא לסימון המוצר ולהבלטתו על המדף.

1. סימן תלת מימדי שהוא צורת האריזה יירשם כסימן מסחר אם יעלה בידי בעליו להוכיח כי הוא רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש (ראה 11487/03 :166 50076]1805/ ואח' נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 23.3.2008), להלן: "עניין טופיפי"). באותו עניין הצביע בית המשפט העליון על הבדל אפשרי הקיים בין השיקולים ברישום סימני מסחר שהס צורת המוצר לבין אלה שבסיס רישום סימנים המהווה את אריזתו. זאת, השאיר בית המשפט הנכבד את השאלה האם אריזת המוצר יכול שתירשם כסימן מסחר על בסיס אופיה המבחין האינהרנטי בצריך עיון:

"כך, נראה שהחשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהענקת מונופולין באמצעות רישום סימן מסחר גדול יותר ביחס לצורת המוצר מאשר ביחס לצורת האריזה (בהקשר זה ראו האמור בפרשת פניציה, פיסקה 17 לעיל). לפיכך, מבקש אני להשאיר בצריך עיון את השאלה האם סימן תלת ממדי המורכב מאריזת המוצר כשר לרישום כסימן מסחר על בסיס החלופה של אופי מבחין.

2. חוזר רשם 033/2016 - סימני מסחר "דגשים בבחינת בקשות לרישום סימני מסחר" מיום 6 הננו גלגולו השלישי של חוזר הרשם מ.נ. 61 הדן בכשירות הרישום של סימנים תלת מימדיים. החוזר מיישם את המבחנים שנקבעו בעניין טופיפי ואינו עורך הבחנה בין צורת המוצר לבין אריזתו. משהושארה הבחנה זו בצריך עיון בעניין טופיפי, הרי שחוזר הרשם אינו המוסמך להכריע בה. למען השלמת התמונה אציין כי במועד בחינת הבקשה היה חוזר רשם 032/2015 - סימני מסחר בתוקף ועל כן והו החוזר אליו הפנה הבוחן בהודעתו למבקשת. עם זאת, הוראות החוזר לא שונו ונקבעו בו המבחנים הבאים לבחינת כשירות הרישום של סימנים תלת מימדיים:

"ניתן יהיה לשקול רישום דמויות תלת ממדיות כסימני מסחר במקרים בהם <וכח באמצעות חומר ראיות, כי התקיימו שלושת התנאים המצטברים כדלהלן;

א. הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר;

ב. הדמות המבוקשת לדישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי;

ג. כתוצאה משימוש, רכשה הדמות אופי מבחין."

ועדת אדון בשאלה האם עומד הסימן המבוקש בדרישות הפסיקה והחוזר, עולה השאלה האם הדמות המבוקשת מהווה סימן לאור הודעת המבקשת כי אין מבוקש יחס מסוים בין פיאות הקופסה אלא מתבקשת הגנה על כל קופסה שחורה המוקפת בפס כסף. עניין דומה נדון בהחלטת הרשם (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועס בעניין בקשות לרישום סימני מסחר תלת- מימדיים מס' 182676, 182677, 182679, 182680 ו ע+אאג/זא (פורסם באתר רשות הפטנטים, 19.8.2008), שש נתבקש רישום של קופסה בצבעי ירוק-צהוב עם קו לבן ביניהם "בכל צורה שהיא", דהיינו מבלי שצוין יחס מסוים בין הצבעים. באותו עניין קבע כב' הרשם כך:

"מהאמור עולה כי מדובר בהגדרת סימן כה פלואידית עד כי ספק בעיני אם מדובר בסימן כלק,

מעיון בנספחי תצהירו של מדיבוד, בייחוד התדפיסים מאת המבקשת, עולה כי עסיקנן למעשה בקונספט, ברעיון עיצובי של שילוב הצבעים ירוק, צהוב וקו לבן ביניהם הבא לידי ביטוי בדרכים שונות באריזות המוצרים ובקטלוגים של החברה,

כלל בסיסי ידוע בכל ענפי הקניין הרוחני קובע כי אין דיני הקניין הדוּחני מגנים על רעיונות אלא על ביטוים המוחשי.

על כן סבר כב' הרשם כי רישום סימני המסחר שאינם מוגדרים דיים אינו ראוי:

"הבקשות, כפי שהוגשו, באופן יאשו יפקיעו לחלוטין מכלל הציבור את השימוש בשני הצבעים על גבי תיבה כלשהי. מדובר בהפקעה בלתי מידתית וחבלה מדי ובלתי מוגדרת, היוצרת אי-ודאות משפטית."

4. סבורה אני כי גם בענייננו מדובר ב"קונספט עיצובי" אשר אינו מגיע לכדי סימן (לעניין זה ראה גם את הדיון במושג "סימן" ("ם518") אצל המלומדיס 28016 ,1/1605 18065 ץק ההס1 ,שת1466[1 2810 1000-5086 5הותסרד ,מע01/צ1.16 בספר 5'ע611 14" 7 (2011) .60 157 ,"65מזהּ)1 11306 חמה 65זה] 1306 0 שה 1).

5. אך גם אס נראה בסימן המבוקש כמוגדר דיו, יש לבחון האם הציבור מזהה את האריזה כסימן המסחר של המבקשת. מן הראיות שהוגשו בפניי עולה כי המבקשת כלל אינה עושה שימוש בסימן לבדו, אלא תמיד יחד עם הכיתוב "26811 186%" וציור של פנינה. שני אלה מופיעים בצורה ברורה על גבי אריזות המוצרים. לא רק שהציבור אינו מזהה את הדמות כסימן המסחר שלה, אלא גם המבקשת אינה מזהה אותה באופן זה. מן נספח 7 המפרט את מכירות המבקשת עולה כי המוצרים מכונים ברישומיה הפנימיים "פנינה שחורה".

6. בפרסומים לציבור באתר האינטרנט של המבקשת (נספח 1 לתצהיר) מכונה סדרת המוצרים "סתו] 6811 186% 16". באתר החברה האמריקאית (01860826871058.608.עששטט מוצריס מרבית המוצרים ללא אריזתם כלל, כך שלמעשה אין כל שימוש בסימן המבוקש.

7. המבקשת לא צירפה כל ראיה באשר לאופן שבו נתפסת הדמות בעיני הצרכן ואולם טענה כי לעיתים נראית האריזה על המדף מצידה ללא כיתוב. איני סבורה כי די בכך שלעתים צרכן מחזיר למדף את המוצר כך ששם המוצר וסימני המסחר של המבקשת מוסתרים כדי לקבוע כי הדמות המבוקשת מהווה סימן מסחר של המבקשת (ראה לעניין והגם את דברי בית המשפט המחוזי בפסקה 13 לפסק דינו ב ע"א (ת"א) 59175-12-12 45 :51102881 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 26.11.2013)).

8. לאור האמור איני סבורה שעברה המבקשת את המשוכה הראשונה של החוזר.

9. למעלה מן הצורך אמשיך לבחון את יתר תנאי החוזר. המבקשת צירפה נתונים באשר להליך המיתוג שביצעה שכלל עיצוב אריזותיה וכן מידע באשר למכירות המוצרים. כבר נקבע כי

הנטל בהוכחת אופי מבחין נרכש הינו כבד וכי לא די בשימוש בסימן המבוקש לרישום אלא בהוכחת אופיו של השימוש ככזה שבעקבותיו יקשר הציבור את המוצר נושא הסימן עם בעליו

(ראה בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' )ת531 06 617165 1,608[

מו203), פ"ד מה(3) 224, 238 וכן בע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר [פורסם בנבו] (12.5.08)).

0. כאשר נושא המוצר מספר סימנים וה לצד זה, יהא ואף קשה יותר להראות כי כל אחד מהם רכש אופי מבחין מנותק מיתר הסימנים. ראה החלטתי בעניין בקשה לרישום סימני מסחר 216872, 216873 ו-216874 הת 6:0 62811016 :8 70616 116, פורסמה באתר רשות הפטנטים (2012);

"בענייננו מהווים הסימנים שהוגשו רקע אשר על גביו מוטبعים סימני המסחר המילוליים של המבקשת, כגון "5500605 |סטיז16]" ודמות הפרחים סביב הטבעת בחלקו העליון של הבקבוק (ראה נספח [ לתצהירו של גב'

||6ח₪05). ואולם אין בסימנים כמכלול כדי ליצור את אותו "דושם נפרד"

נדרש. יתר על כן, הסימנים שהוגשו לדישום אינם כוללים את כל מרכיבי הרקע, שכן הוגשו בצבע אפור."

1. ראה גם המשפט המשווה לעניין כשירות הרישום של אריזות המהוות רקע לסימני מסחר אחרים, שהובא בהחלטה בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר 180843 וד 2/1 נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ, פורסמה באתר רשות הפטנטים (2012);

"הסימן הרשום שבפניי אינו אלא ייצוג גדאפי גנדי של תוויות בירה. אין, כמובן, מניעה לרשום תווית כסימן מסחר, במידה והיא עומדת בתנאים

שנקבעו בפקודה. והשוואה בדין האמריקאי, אזטהו6הסיד1" ה1150נ) 6חזסיזס 1 (2002) 2-162 .כ ," 166ו6סיז 0חם הסוזססוסיזק;

2. לעניין רישום של בקבוקים נבחנת לעיתים השאלה האם שונה צורת הבקבוק מן הצורה מקובלת בתחום (ראה והחלטתו של כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) בעניין בקשה

לרישום סימן מסחר 174402 .6מ1 ,168ז6וח/ 1)צס! 18860 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 13.4.2011). להצדקות לשימוש במבחן זה ביחס לבקבוקים ראה בקשה לרישום סימן מסחר 219577 (דמות תלת-מימדית של בקבוק) 18/411א601 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 2.4.2013). נראה כי מבחן זה יכול להיות לעזר גם בבחינת אריזות אחרות אשר המידה שבה הן חורגות מן המקובל עשויה לסייע להן לרכוש אופי מבחין.

3. מחיפוש במרשתת עולה כי קיימות חברות קוסמטיקה נוספות העושות שימוש באריזות שחורות עם פס (לעניין סמכות הרשם לבצע חיפוש עצמאי ראה דברי כב' השופטת ברלינר בסעיף 25 לפסק דינה בעניין אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, [פורסם בנבו] תקדין עליון 4(2006), 338). ראה למשל הקופסאות

להלן אשר ניתן למצוא באתר החברה: -8-0680568.6081/8606 התסה עעשעצ//:15ת ]סי חס 06 ווח 6ח] )39) 6 זס) 5080

ואש וכן אריזה של חברת קוסמטיקה אחרת :

4. אריזות אלה הינן דוגמאות בלבד מיני קופסאות שחורות רבות המופיעות במרשתת, אשר נושאות עיטור בצבעי זהב או כסף, אשר משמשות למככר מוצרי קוסמטיקה. אמנם אין

מדובר בקופסאות הזהות לחלוטין לדמות המבוקשת, אך יש בהן כדי להראות כי הדמות שהוגשה אינה חריגה בנוף הקופסאות בתחום זה.

5. לא מצאתי מקוס להמשיך ולדון בשאלה האם לאריזות תפקיד פונקציונלי או אסתטי ממשי ואולם נראה כי האריזות עוצבו לאחר תהליך מיתוג, בין היתר, במטרה להקנות למוצרים מראה יוקרתי ולהתכתב עם סימניה האחריס של המבקשת "פנינה שחורה". אך, כאמור, איני נדרשת להכריע בשאלה זו.

6. משקבעתי כי קיים ספק האם הדמות שהוגשה לרישום מהווה סימן ולנוכח מסקנתי כי לא הוכח כי הדמות מזוהה כסימן מסחר וכי היא רכשה אופי מבחין כתוצאה מהשימוש, אני דוחה את הבקשה לרישום.

ז'קלין ברכה פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים