סימן מסחר 39221

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ד''ר מאיר נועם בקשה לביטול מדגם מס' 41596

בעל המדגם: מר מנשה רוגוטנר

על ידי בייכ סנפורד קולב ושות'י, עוייד ועו'יפ

מבקשת הביטול: כרמל מערכות מיכלים בע"מ

על ידי בייכ דייר שרה פרזנטי ושותי עוייד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול מדגם מס' 41596 (להלן: ייהמדגס'י) בגין קופסה המיועדת לאריזה והובלה. הבקשה למדגם הוגשה ביוס 13.11.2005. המדגם נרשם ביוס 25.9.2006 ותוקפו בהתאם להוראות פקודת הפטנטים והמדגמים מיוס הגשת הבקשה.

2 ביוס 30.4.2007 הגישה חברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ (להלן: יימבקשת הביטוליי) בקשה לביטול המדגם.

3 עילת הביטול הינה פרסום המדגם לפני תאריך הגשתו/רישומו. הפרסום, לטענת מבקשת הביטול, היה על ידי מוצר מתחרה המיוצר על ידי מבקשת הביטול. המוצר המתחרה נרשם כמדגם מס' 39221 ביוס 28.9.2005 ותוקף רישומו מיוס 10.5.2004 (להלן: ייהפרסוס הקודס הנטעויי). לטענת מבקשת הביטול המדגם ייבנוי על עקרון דומה למיכל המבקשת'יי.

4. בעל המדגם, מר מנשה רוגוטנר, (להלן: ייבעל המדגסיי) טוען מנגד, כי מדגם 39221 שונה באופן ברור מהמדגם בעיצובו, בחירוריו ובמאפייניס נוספים (יפורט בטענות בעל המדגם ובתצהירו, בהמשך).

5 הצדדים הגישו ראיותיהם: מבקשת הביטול ביוס 29.10.07, ובעל המדגם ביוס 7. מטעסם מבקשת הביטול הוגש תצהירו של מר שמואל ציוון ומטעס בעל המדגס הוגש תצהירו של בעל המדגם, מר מנשה רוגוטנר.

6. להלן עיקרי תצהירו של מר זיוון:

א.

מר זיוון הינו מנהל המחקר והפיתוח אצל מבקשת הביטול. מבקשת הביטול הינה מן החברות המובילות בישראל בתחום תכנון, ייצור ושיווק מוצרי אריזה מנייר ומקרטון גלי.

הייחוד של מדגם 39221 שבבעלות מבקשת הביטול הינו בכך שלוח הגלס ופריסתו מועילים בייצור ובשימוש של האריזות. המצהיר הציג את שני המדגמים (מדגם 39221 והמדגם הנדון בפניי) במצב הפרוס ובמצב הזקוף.

בעל המדגס עבד בעבר כאיש קידוש מכירות של מבקשת הביטול ולפיכך יכול היה להעתיק את המדגם שבבעלות מבקשת הביטול. לאחר שעזב בעל המדגס את עבודתו אצל מבקשת הביטול עבר לעבוד אצל חברה מתחרה.

7 עיקרי תצהירו של מר מנשה רוגוטנר:

א.

מר רוגוטנר עוסק במשך 35 שנים בתחום האריזות מקרטון גלי ועל שמו רשומיס עשרות מדגמים ופטנטים בארץ ובעולם.

מר רוגוטנר הצהיר כי לא עבד בעבר בחברה מבקשת הביטול.

בשנת 2003 פיתח בעל המדגס אריזת קרטון מתכווננת לאיחסון והובלה של תבלינים, שאף נרשמה כמדגם 37744. המדגם הינו פיתוח של המדגם 37744. שני המדגמים פותחו עצמאית על ידי בעל המדגם. עוד הצהיר מר רוגוטנר כי בפועל לא נעשה שימוש במדגם 39221 על ידי מבקשת הביטול.

ישנם הבדלים בין המדגם לבין מדגם 39221, בין היתר:

4 במדגם יש מלל המדגיש כי שתי הפינות הן קטומות ובמדגם 39221 אין מלל כאמור.

4+ במדגם בשתי הצלעות המשופעות קיימים חורי אוורור ובמדגם 39221 אין צלעות משופעות ואין חורי אוורור.

4 במדגם דופן תחתית הקופסה ומכסה הקופסה הן בצורת משושה ובמדגם 3 הצורה מרובעת.

4 הסגירה בשני המדגמים שונה.

4 במדגם שני פתחים לפיני שילוב בתחתית הקופסה ושני פינים לשילוב בחלק העליון של הקופסה, ובמדגם 39221 אין פינים ופתחים כאמור.

הלקוח הרוכש את קופסאות הקרטון הינו מגדל התבלינים היודע להבחין בין האריזות השונות.

8. הדיון התקיים בפניי ביוס 15.9.2008 ובמהלכו נחקרו עדי הצדדים על תצהיריהם, חקירה נגדית.

9 הצדדים הגישו סיכומיהם, מבקשת הביטול ביוס 24.11.2008 ובעל המדגס ביוס 8.

10. להלן תמצית טענות מבקשת הביטול בסיכומיה (למען הקיצור יובאו רק הטענות הבאות להוסיף על הדברים שפורטו עד כה):

א. בדיון שהתקיים הוברר כי מדגם 37744 (המדגם הראשון של בעל המדגס) לא וכה להצלחה ולא שמר על טיב התבלינים.

ב. המדגם של מבקשת הביטול, 39221, הינו חסכוני יותר ומהווה שינוי מהותי ממדגם 37744 של בעל המדגס.

ג. מבקשת הביטול הוכיחה כי מדגם 39221 מהווה פרסום קודם וכי היה נגיש וידוע לבעל המדגס שביטולו מבוקש.

1. להלן תמצית טענות בעל המדגס בסיכומיו (למען הקיצור יובאו רק הטענות הבאות להוסיף על הדברים שפורטו עד כה):

א. מבקשת הביטול לא הוכיחה כי מדגם 39221 מהווה פרסום קודם, שכן לא הוכח כל שימוש במדגם זה.

ב. גם אם היה המדגס 39221 מהווה פרסום קודם, אין בו כדי לשלול את החדשנות לנוכח השוני בין מדגם ובין המדגס שביטולו נתבקש. כפי שהודתה גם מבקשת הביטול, די בהבדלים הקטנים בתחום זה כדי להצדיק רישום של מדגמים שונים.

ג. בעל המדגס מבקש לחייב את מבקשת הביטול בהוצאות ושכר טרחת עו"ד במלוא הסכום בו נשא בעל המדגם, בין היתר, בשל סירוב בא כוחה לסיכום בעל פה של טענות הצדדים בתוספת הדיון.

2. לנוכח בקשת בעל המדגם והליכיים נוספים המתקיימים בין אותם צדדים בבית המשפט המחוזי בחיפה, נתבקשתי ליתן החלטה וביטול הבקשה בהקדם.

3. שתי שאלות עומדות לפנינו לדון: האחת, האם מדגם מבקשת הביטול והאם דומה במבחן העין למדגס הנדון; השנייה, האם מדגס מבקשת הביטול שלפניי מהווה פרסום קודם למדגס הנדון?

4. ההכרעה אם המדגס ומדגס מבקשת הביטול זהים או דומה הוא מבחן העין והעין הינה עינו של הצרכן הממוצע (ראה ע"א 7125/98 מיפרומאל נ' קליל, פייד נז(3) 703).

5. המבחן נובע מהגדרת המדגם בפקודת הפטנטים והמדגמים, כפי שהובהר בעניין ע"א 6 סלע נ' אקרשטיין, פרסום באתר 1600.60.11.עוצוש:

*סעיף 2 לפקודה מגדיר את הדיבור 'מדגם' כצורה, קווי דמות או קישוט *שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי " והמושכים את העין ב"סחורה המוגמרת'. המדגם מיועד להעניק לבעליו בלעדיות על עיצוב חדש או מקורי. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצודה (את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה. האינטרס המוגן הוא הקניין בצורה עצמה. הגדרת הזכות והיקפה נמדדת לפי הצרכים המיוחדים של הצודה התעשייית (כעולה מן ההגדרה). העיצוב התעשייתי משמש מקדם המכירות הדאשוני של המוצר, איש יחסי הציבור, של המוצר התעשייתי. משום כך הועבר מכז הכובד לפוטנציאל הצורני של העיצוב לעין הצרכן. הצורה צריכה למשוך את עין הצרכן הרלוונטי, ומשיכת העין אינה מתמצית במראה אסתטי כלשהו אלא ביסודות צורניים, שיש בהם

כדי להשפיע על בחירת הצרכן (ראה: ע"א 430/07 שרנוע בע"/מ נ' תנובה בע"מ ,פ''ד כב(1)./

6. ההשוואה בין המדגמים הרשומים נעשית בלי בחינה מדוקדקת 'כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה' (ראה: ע"א 3406/96 סלע נ' אקרשטיין, לעיל).

7. לעתים עושים הבדלים קטנים בין המדגמים להספיק לצורך דרישת החידוש או המקוריות שבסעיף 1(3) לפקודה, אך יש שההבדלים אינם מהותיים והמדגמים הינס

זהים במהותם (ראה ע"א 3406/96 סלע נ' אקרשטיין, לעיל). כפי שמבהירים - בספר 125. .50 77 ,12651605 186050181 בהערכת ההבדלים בין המדגם המבוקש למדגס הרשום יש להשיב על שתי שאלות:

בהינתן תשובה חיובית על אחת משתי השאלות הללו, אין המדגמים המבוקשים לרישום חדשים או מקוריים.

8. עוד יש לציין כי המדגם ניתן על יישומו העיצובי של הרעיון ולא על הרעיון עצמו ועל כן יש לדחות את טענת מבקשת הביטול לפיה ביטול המדגס מתחייב מהעובדה שהרעיון הגלום

במדגם והה לרעיון שבמדגס 39221. כפי שנאמר בהקשר של זכויות יוצרים בשורה של פסקי דין -

(ראה, בין היתר, ,57 .60.ק.₪ [1974] .160 חז00א36!ם ה 68סאסד .ע .150 קסזוהצ+וס 8, ופסקי דין שאוזכרו ב-217 6 [1989] ,60ץד .צ 600 הססח1 .

כמוכן, ההשוואה בין הפרסום הקודם לבין המדגס הרשום מתבצעת לגבי הרכיבים העיצוביים ולא בין הרכיבים הפונקציונליים (עמי 125 - 126 לספר 018186)-3₪55611

מה). רי גם סעיף 7 לדירקטיבה האירופאית הקובע:

הסזז6חוו] 1601ח1661 וז על 01610160 ע[5016 6יזם ה6וחע זסגוסיזק

הרכיבים הפונקציונליים שבחפץ, במקרה זה קופסת קרטון מתכווננת, יכולים להיות נושא לפטנט באסוניס לתנאיים שבסעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז - 1967. בהחלטה זו עוסקים במדגמים ולכן עליי להתעלם מבדיקת הפן החדשני הטכנולוגי שבקופסה ולהתרכז בפן העיצובי בלבד.

חפץ יכול להיות כשיר להירשום כפטנט בהיבטיו הפונקציונליים והטכנולוגיים ובמקביל כשיר להירשום כמדגס מן הפן העיצובי. כרשם היושב בדין עליי להויר עצמי שוב ושוב לא להיגרר לנושא החידוש הטכנולוגי שבחפץ אלא להתמקד בבדיקת עיצוב התפ.

ההנחיות ליישום מבחן העין הן רבות, ופורטו בהחלטת סגן רשם הפטנטים בעניין בקשה לביטול מדגס 40573 יגאל בלכר, פורסמה באתר רשות הפטנטים [/.1ש.15ה816ק. אתו :

א. השוואת המדגס בכללותו (ראה עניין מיפרומאל לעיל, בעמי 712 וכן 6א₪₪55611-6.187 ב בספרם לעיל, בעמ' 126), (השווה גם את סעיף 5 לדירקטיבה האירופאית

הדורשת "660ט0סזק מ65510זקוח1 [[8זסשס") אך -

ב. לעתים די בחידוש ברכיב אחד בלבד (שם, שס) או אף בחיבור חדש בין רכיבים ידועים (שס, שס);

ג. העין היא הקובעת בעניין אה (שס בעמי 127 והפסיקה המאוזכרת בהייש 8);

ד יש להשוות את שני המדגמים זה לצד זה (ראה את החלטת הרשם בעניין בקשה לביטול מדגם 22231, אשל ואלגותים בע"מ נ' גנני, פסקה 6 להחלטה, פורסמה באתר רשות

הפטנטים ובאתר 160.60.11.עוו) ואולס במרחק-מה זה מצה (ראה: 6א31155611-6187

תףּ, שס).

ה. לא די בביצוע שינויים או וריאנטים הנהוגים במסחר (ראה 80 112186)-₪55611

צוס1, בעמ' 128-129).

ו. כאשר קיים דמיון בין החפצים אך לא והות ממש, יש לבחון אם ישנו חשש כי הצרכן הרלוונטי יוטעה בין המוצר המוגן למוצר האחר (ראה עניין מיפרומאל והפסיקה המאוזכרת שם בעמי 714 מול אי).

ז. בחיפוש אחר אותם הבדלים משמעותיים יש להתייחס גם לטיבו של החפץ, לעיצוב בתחום וכמובן לכמות המדגמים הקודמים הרשומים (80 3₪55611-6187186

צ\10], עמי 127). 3. להלן נערוך השוואה בין שני המדגמים לפי מבחן העין.

4. שני המדגמים שהשוואתם נדרשת נרשמו הן בצורת הפרוסה והן בצורת הזקופה ומצויגים בהחלטה זו, באשר חלפו שנתים ממועד רישומם בפנקס ואינם חשויים עוד לפי הוראות סעיף 35 לפקודה.

א. הקופסאות בצורתן הפרוסה נראות כך:

מדגם 41596 מדגם 39221

ב. הקופסאות בצורתן הזקופה נראות כך:

מדגס 41596 מדגס 39221

5. סבורני כי הדמיון בין שני המדגמים בולט לעין ואילו ההבדלים שפורטו על ידי בעל המדגס הם שוליים ואינם בולטים לעין. ההבדל היחיד שניתן לזהות במבט הינו צורת הסגירה השונה במקצת, אולם, לטעמי, מדובר בווריאנט שהינו מסוג הווריאנטים שמשתמשים בהם רבות במסחר.

6. בעל המדגס הצביע על הבדלים נוספים, כגון כיוון החורים. אין בהבדלים אלה כדי לשנות את המראה הכללי של הקופסה כפי שהוא נקלט על ידי הצרכן הממוצע. בעל המדגס עצמו העיד כי הוספת הפינות הקטומות נבעה מאילוץ פונקציונלי:

זה כורח. זה כורח, כי בלי הפינות הקטומות, התבלין לא מקבל את האוורור שהוא צריך לקבל.* (עמי 33 לפרוטוקול הדיון).

7. ניתן לומר, כי המדגם הינו וריאנט קל של מדגס 39221 וקשה לתאר כיצד החקלאי, שהינו הצרכן הסופי של הקופסאות, יידע להבחין בין שני המדגמים.

8. בתצהירו טען מר רוגוטנר, בעל המדגם, כי המדגם הינו פיתוח של מדגס קודם שלו שמספרו 37744. מדובר בקופסה מתכווננת המיועדת לאחסון והובלת תבלינים אשר נראית לגמרי אחרת - היא נפתחת משני צדדיו ולא מצד אחד כמו במדגמים 41596 ו- 37744. אין לקופסה זו מראה טרפזי במבט צידי, אלא מראה מלבני לחלוטין. לפיכך, קשה לראות כיצד המדגם משמש פיתוח של קופסה זו שבמדגם 37744.

לפיכך אני קובע שהמדגמים זהים לפי מבחן העין.

כעת יש לבחון האם המדגס הרשום 39221 פורסם פרסום פומבי לפני רישומו של המדגס הנדון. סעיף 3 לפקודה קובע את סמכות הרשם לבטל את רישומו של מדגם אם פורסם בפומבי לפני תאריך רישומו:

*כל אדם מעוניין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגס פורסם בישראל לפני תאריך רישומו./

הסעיף אינו דן בסמכות הרשם לבטל את המדגס מכוח רישום של מדגס קודם שטרס פורסם.

סמכותו של הרשם לפי סעיף זה נידונה בהרחבה בעניין ע"א 733/95 ארפל אלומיניום נ' קליל תעשיות בע"מ, פייד נא(3) 577. בעניין והובהר בדעת הרוב, כי גו משתרעת אך על ביטול מכוח פרסום קודם ואינה כוללת תיקון הפנקס, כגון במקרה בו נרשם מדגס והה למדגס קודם שלא פורסם. יודגש, כי בשל החסיון המוטל על מדגמים במשך שנתים מיוס רישומם, נוצר מצב בו לא יוכל הרשם לבטל את המדגס השני אם המדגס הראשון לא פורסם פרסום פומבי.

הדרך הקבועה בפקודה במקרים כגון אלה למחוק מדגס בשל מדגס קודם שנרשם בפנקס אך לא פורסם פרסום פומבי לפני התאריך הקובע הינה לפי סעיף 44 לפקודה והסמכות מצויה בידי בית המשפט המחוזי ולא בידי רשם המדגמים (ראה לעניין גה החלטת דעת הרוב בעניין ע"א 733/95 ארפל אלומיניום נ' קליל תעשיות בע"מ, פייד נא(3) 577,

והחלטת סגן הרשם בעניין בקשה לביטול מדגס רשום 38326 61116 61065סמוסיק

.\/.5 ,1016131101 נ' 6ה1 265160, פורסם באתר [60.1. סשאת. שעטעו).

מצב והנוגע למדגמים אינו ראוי. פקודת המדגמים היא ארכאית (משנת 1924) וטרס עברה רדיזה לצורך התאמה לשינויים שחלו בחקיקה העולמית. נוצר מצב שבניגוד לפטנטים בהס נקבע הכלל ייכל הקודם זוכהיי (חוק הפטנטים, תשכ"ז - 1967, סעיף 9) הרי בפקודת המדגמים בנוסחה הנוכחית ייתכן מצב בו יהיו שתי בקשות למדגמים זהים שהוגשו בסמוך כאשר המאוחרת יותר הוגשה בתרס התפרסמה הראשונה וידי הרשם יהיו כבולות מלבטל את המאוחרת בשל ניסוחו של סעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים הקובע מפורשות כי סמכות הרשם הינה לבטל מדגס בשל פרסום קודם בלבד.

מצב בו קיימים שני מדגמים רשומים זהים או דומים ביותר הינו מצב המנוגד לעקרונות היסוד של הקניין הרוחני התעשייתי ואשר הדעת איננה סובלת אותו.

בענייננו, הצהיר מר זיוון מטעס מבקשת הביטול בסעיף 10 לתצהירו כי יוצרו מוצרים לפי המדגם 39221 והמשווקים מזה מספר שנים. עדותו זו של מר זיוון אמינה בעיניי ואיני רואה כל סיבה להטיל בה ספק, לאחר שנחקר בפניי בחקירה נגדית. זאת אציין כי

מדובר בראיה 'גבולית', שכן מבקשת הביטול לא ידעה להצביע על מועד מדויק בו פורסם מדגם 39221 פרסום פומבי.

6. איני קובע אם בעל המדגס היה מודע בפועל למדגס 39221, למרות שהוא מצוי ופעיל בתחום האריזות לתבלינים.

7. אני קובע זאת, כי מדגס 39221 פורסם פרסום פומבי לפני רישומו של המדגס הנדון בפניי באמצעות שיווק מוצרים לפיו לקהל הלקוחות.

8. לנוכח כל האמור, הנני מורה לבטל את מדגס 41596.

9. בעל המדגס התייחס באריכות בסיכומיו לנושא ההוצאות. משהפסיד בדינו, הרי שיש לפסוק ההוצאות נגדו. בעל המדגס ישלם למבקשת הביטול הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 18,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין ותוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

דייר מאיר נועם, רשם הפטנטים המדגמים, וסימני המסחר ניתן בירושלים ביוס 4 מר', 2009 כ״ה אדר, תשס"ט