סימן מסחר 4

ההחלטה:

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בענין בקשה למחיקת טימן שירות רשום מטי

[מספר] 121684 / 1 די

מבקשת המחיקה: קפיטל און ליין בע"מ ע"י בייכ פרייס-קלגסבלד, עו"ד

בעלת הסימן: ו.ש.פ. קפיטל ניהול נכסים בע"מ ע"י בייכ דייר ואב הולנדר, עו"ד ה ח ל ט ה 1 בעקבות הודעת בעלת הסימן מיום 7 אוגוסט, 2001, ובהתאם לאמור בתקנה 71א(ב)

לתקנות סימני המסחר, 1940, בחנתי את הבקשה למחיקת רישום סימן שירות מס' 4, לאור חומר הראיות המצוי בתיק, לרבות חומר הראיות שהוגש ע"י בעלת הסימן בגדר ההליכים לרישומו. 2 בהודעת בעלת הסימן נטען כי עלי להשתכנע שמבקשת המחיקה הינה יצד שנפגע, כנדרש בסעיף 38 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ג-1972 (להלן: הפקודה). המונח 'יצד שנפגע' נפרש בפסיקה ברוחב לב, והוא כולל כל מתחרה מסחרי שנשלל ממנו יתרון על ידי טובת ההנאה שמפיק יריבו מרישום סימן שהוא אינו זכאי לו (ראה: בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברוליות בע"מ נ. רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פייד מב(1) 309, 316). 3 מבקשת המחיקה מנהלת אתר אינטרנט בשם 01081.00.11ק08. ואוו היא נדרשה

להפסיק את השימוש במילה יי, בטענה כי הדבר מפר את זכויות בעלת הסימן. כמו כן, מההודעה שכנגד שהוגשה ע"י בעלת הסימן, עולה בבירור כי מבקשת המחיקה נתפסת על ידה כמתחרה וכגורם מפריע. בעלת הסימן עוסקת בשוק ההון והסימן נרשום בבעלותה לגבי שירותים הקשורים לשוק ההון. והנה בהודעה שכנגד (סעיף 8) נאמר כדלקמן: אין כל ספק שהמבקשת, כמו כל העוסקים בשוק ההון בישראל, הכירה היטב את קבוצת *קפיטל* כשהחליטה לפעול תחת הסימן *קפיטל*. יתר על כן, למבקשת היתה אף היכרות 'אינטימית' במיוחד עם קבוצת קפיטל. כך, למשל, כבר בשנת 1994 הציע מר אסף טייבר, מנכ"ל המבקשת ובעל מניות בה, להעניק לקבוצת קפיטל שירותים עסקיים שונים, נפגש עם בייכ הקבוצה, והעביר לקבוצת קפיטל הצעה מפורטת בכתב המסכמת את עיקרי הצעתו." (הדגשה הוספה)

/ ל / 5 ל 2 רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

די באמור לעיל כדי להקנות למבקשת המחיקה מעמד של יצד שנפגע.

4

מחומר הראיות שצורף לתצהיר מבקשת המחיקה עולה, כי המילה יי, נפוצה כביטוי מתאר השגור בקרב עוסקים רבים מאוד בעסקי הביטוח, המימון, הכספים והנדל"ן - אלו הם השירותים לגביהם נרשום הסימן. נספח א' לתצהיר מבקשת המחיקה (נסח ממשרד התוכן) מצביע על 165 חברות ישראליות שהמילה יי מהווה חלק משמן, לצד מילים המעידות כי תחום עיסוקן חופף את השירותים לגביהם נרשום הסימן, כגון: ניהול קרנות, השקעות, אחזקות, נאמנויות, נדל"ן אינווסטמנט, פייננס, מערכות פיננסיות ופנד. נספח ב' לתצהיר מבקשת המחיקה

(פלט חיפוש מאתר [4865.60.1סאוס|61), מעיד על 56 עסקים ישראליים ששמם כולל את המילה יי, לצד ביטויים המעידים על תחומי עיסוק חופפים לשירותים לגביהם נרשום הסימן. הואיל ומדובר במילה השאולה מהשפה האנגלית, לא למותר להביא בחשבון את נספח ג' לתצהיר מבקשת המחיקה (פלט חיפוש מאתר בת4865.00כ/וס]61ץ) המצביע על 19,124 עסקים ברחבי העולם, שבשמם כלולה המילה

יי עולה, איפוא, כי מדובר במילה מתארת שבאמצעותה נוהגים עסקיים המספקים שירותים לגביהם נרשום הסימן, להצביע על אופי עיסוקם, ומשכך, אין היא כשרה, לכאורה, לרישום כסימן מסחר, על פי סעיפים 8(א) ו-10(11) לפקודה.

בתשובה לכך טוענת בעלת הסימן כי המילה יי רכשה אופי המבחין את השירותים המשווקים על ידה, משירותים באותם תחומי השירותים המסופקים על ידי אחריס. בתמיכה לטענתה הגישה בעלת הסימן, בעת בתינת הבקשה, תצהיר מאת מנהלה, אליו צורף חומר רב המעיד, לטענתה, על השימוש הנרחב שעשתה בסימן, ואשר בעקבותיו נרכש לגביו אופי מבחין. אכן, המילה יי מופיעה במסמכים רבים שצורפו לתצהיר בעלת הסימן. ואולם, המסמכים הללו אינם של בעלת הסימן ואין ראיה כי הם נוגעים לעסקה אליה. הם מתייחסים לפעילות עסקית של ארבע חברות אחרות: ו.ש.פ קפיטל קרנות נאמנות בע"מ, ו.ש.פ. קפיטל ניהול קופות גמל בע"מ, ו.ש.פ. קפיטל הולדינגס בע"מ. ו-ו.ש.פ. קפיטל חיתום והנפקח בע"מ.

בעלת הסימן משיבה, כי החברות הללו משתייכות לקבוצת קפיטל וכי שימוש

הקבוצה במילה יי מעניק לה זכות לרשום בבעלותה. אין בידי לקבל טענה זו. אומר בית המשפט לערעורים באנגליה בפסק הדין: [ציטוט משפטי מפורט ומסומל]

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר אינני חולק על דבר קיום אפשרות לפיה אשכול חברות, או קונצרן, ייחשב כבעל מוניטין

עצמאי, אשר נבדל מן מוניטין שבנתה עבור עצמה אחת מחברותיו, או כי חברה הפועלת כחלק מגוף עסקי הכול מספר חברות, תיהנה מן המוניטין שרכש אותו גוף בזכות פעילות איבר מאבריו, או בעקבות השם שיצא לו בזכות ניהולו והישגיו כיחידת

עסקית (ראה: פסק הדין הנודע בענין 402 082 ו-180). (30-32 ,20 ,1 8.2.6 (1982) ,ם10זט2 יתכן גם, כי מי שפעל כחלק ממוסד, מפעל או ארגון מסוים, או שהיה קשור אליהם, ייהנה מהמוניטין שהוקרן עליו ע"י אותו מוסד, מפעל או ארגון (ראה: ת''א 80/90 ורגוס בע"מ נ' כרמקס, דיניס מחוזי כרך כו׳ (8) 738). 7 ואולם, על מנת שחברה בקבוצת חברות תוכל לרשום בבעלותה סימן מסחר שהשימוש בו התבצע ע"י חברה אש או אחות, אין די בשימוש בסימן ע"י שארת הבשר. על החברה המשתמשת בסימן להירשם בפנקס סימני המסחר כבעלת רישיון שימוש מאת בעלת הסימן. סעיף 50 (א-ג) לפקודה קובע כדלקמן:

סעיף 50. (א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו - בעל רשות) להשתמש בסימנו לעניין הטובין לגביהם רשום הסימן, כולס או מקצצתם. (ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשום לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לנ. כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לעניין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות ובכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן.

בע"מ 364/74 שמואל דוידוביצ' נ. מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פייד כט(1) 703,

9 אומר כבוד השופט ח. כהן:

סעיף 50/א) לפקודה קובע שרשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר להשתמש בסימנו. רוצה בעל סימן המסחר הרשום להשתמש בזכות שהוענקה לו בסעיף 50/א), כי אז בא סעיף 50/ב) ומחייב אותו לרשום את הרשות על מנת שיהא לה 'תוקף'. נרשמה הרשות ובעל הרשות השתמש בסימן המסחר, ראוי לשימוש של בעל הרשות, לפי סעיף 50), כאילו היה זה שימושו הייחודי של בעל הסימן. מה שאין כן כשהרשות לא נרשמה ולא קיבלה תוקף?: כי או רואים את השימוש בידי אחר, זולת בעל הסימן, כשימוש שיש בו כדי לקעקע את זכות השימוש הייחודית של בעל הסימן

(שסעיף 7 לפקודה) */

(הדגשה הוספה) יוער, כי החברות האטרס למותב (כבוד השופטים ברנזון ומני) ראו באי רישום הרשות פגם שמשקלו רב יותר, וגרסו כי לרשות שימוש שלא נרשמה אין תוקף חוקי, לא רק כלפי צדדים שלישיים (כדעת השופט ח. כהן), כי אלא גם במסגרת היחסים שבין בעל הסימן לבעל הרשות (שם עמי 708). 8 ההשתייכות לגוף כלכלי המורכב מקבוצת חברות אינה מזכה את חברות הקבוצה בזכות לרישום סימן מסחר, על בסיס שימוש שנעשה בסימן ע"י אחת מחברות הקבוצה. הסביר כבוד השופט בן יאיר בת''א 2192/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ. אמפיסל נעימי | בע"מ, (לא פורסם), עמי 11 : |

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

*המושג לקונצרן אינו מהווה מונח שיש לו נפקות משפטית, אלא הוא נועד לתאר גוף כלכלי רחב היקף. על-כן, לא ניתן לייחס את הבעלות בסימן המסחר מס' 18780 לחברות אחרות בגוף הכלכלי המכונה קונצרן אמפיסל, אלא לאמפיסל (דראייפ) בלבד /

בהעדר רשות שימוש רשומה, שהוענקה ע"י בעלת הסימן לחברה בקבוצת קפיטל, אשר עשתה בו שימוש, אין לייחס לבעלת הסימן את השימוש שנעשה בו ע"י אותה חברה.

9 בתמיכה לטענתה כי היא זכאית לרישום הסימן על שמה, בוכות השימוש שנעשה בו ע"י חברות אחרות בקבוצת קפיטל, מצטטת בעלת הסימן מספרו של המלומד מקארת'י על דיני סימני מסחר בארחיב.

10 דא עקא, שבסוגיה זו נפרדה דרכו של מחוקק פקודת סימני המסחר מהילוכו של מחוקק חוק סימני המסחר האמריקאי. כמבואר לעיל, הדין הישראלי מחייב רישום רשות שימוש בפנקס סימני המסחר, כתנאי לכך שהשימוש בסימן ע"י בעל הרשום ייזקף לכות בעל הסימן. דין סימני המסחר הפדרלי בארה"ב אינו מתייב רישום רשות שימוש בפנקס סימני המסחר כתנאי לכך ששימוש בסימן ע"י בעל הרשות ייזקף לוכות בעל הסימן. המתוקק האמריקאי מסתפק, או דורש (תלוי בנקודת המבט), מידה מסויימת של פיקוח מצד בעל הסימן על השימוש שנעשה בסימן ע"י בעל הרשות (ראה: עמי 19-100 לספרו הנייל של מקארתיי, וכן '79801100/ 86 או1,8 118061878 תס שואתס .ם

2.פס 1 701 .6 27% (86006 אוסםו80/א-1992). ההסדר הקבוע בדין הישראלי אינו עולה, איפוא, בקנה אחד עם טענת בעלת הסימן.

11 בעלת הסימן גס לא הראתה מה טיב הזיקה המשפטית הקיימת בינה לבין חברות הקבוצה, ולא עמדה על טיב היחסים המשפטיים בין החברות, שלטענתה מחוות לקבוצה. היא גם לא פירשה מהו הבסיס המשפטי שמכוחו דווקא היא זכאית לרישום הסימן בבעלותה, ולא חברות אחרות בקבוצה, המשתמשות בסימן, כעולה מהמסמכים שצורפו לתצהירה. בעלת הסימן גס לא דייקה בתארה את היחס המשפטי המגבש את זיקתה אל חברת ו.ש.פ. קפיטל הולדינגס בע"מ, שאליה מתייחסות חלק מהראיות שצורפו להוכחת השימוש בסימן. חברה זו תוארה ע"י המצהיר מטעמ בעלת הסימן, כי חברה שהוקמה ומנוהלת ע"י בעליה של קפיטל, ואולם, נסכי רשום החברות (נספחים ז-ח לתצהיר

.3

.4

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מבקשת המחיקה) מראים כי שתי החברות הללו רשומות בבעלות בעלי מניות שונים

ומנוהלות ע"י אנשיים שונים. אפילו נניח כי ניתן היה לייחס לבעלת הסימן את השימוש שעשו בו חברות ייקבוצת קפיטל, עדיין אין בששימוש זה כדי לזהות את הסימן עס שירותי בעלת הסימן, או עס השירותים הניתנים ע"י חברות הקבוצה. מבקשת המחיקה הצביעה על 16 חברות שניתן, על פי שמן, לקשרן אל קבוצת ו.ש.פ., ואולם, כאמור לעיל, פרט

לחברות הללו נרשמו בישראל עוד 149 חברות ששמן כולל את המילה יי, והוצגו ראיות לקיום 56 עסקים אשר עוסקים במתן שירותים לגביהם נרשום הסימן. במיליס אחרות, הוצגו ראיות שלא נסתרו, כי מלבד חברות הקבוצה קיימים עוד עסקים רבים ששמותיהם מעידים כי המילה יי רווחת מאוד בקרב העוסקים בביטוח, נדל"ן, מימון וכספים, וכי אין היא מבחינה את שירותי קבוצת קפיטל משירותים של אחריס העוסקים באותם תחומי (ראה: רעייא 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ. שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פייד מז(5) 165, 168). כמו כן, עולה מהמסמכים שהוגשו ע"י בעלת הסימן, כי ברוב המכריע של המקרים, המילה יי מופיעה כחלק משמות של חברות, שבגדרן חברו אליה ראשי התיבות ו.ש.פ. וביטויים נוספים המתארים את תחומי עיסוק החברות, כגון: חיתום והנפקה, קרנות נאמנות וניהול קרנות גמל. אפילו נסכין לראות בקבוצת קפיטל ישות משפטית אחת, ונניח גם שראיות בעלת הסימן מעידות כי נעשה בו שימוש בעל אופי של סימן מסחר להבדיל משימוש כשמות תאגידים (ראה: החלטה בעניין התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר 79593 ייב 3צ1'י (30 אוגוסט, 2001)), לכל היותר ניתן יהיה להעלות על הדעת, אפשרות רכישת זכויות בצירוף ו.ש.פ., אך לא במילה יי, כשהיא עומדת בבדידותה, כנושא לרישום סימן מסחר באותיות דפוס.

אשר על כן, אני מורה על מחיקת סימן מסחר מס' 121684.

בעלת הסימן תשלם למבקשת המחיקה הוצאות משפט ושכר טעוות בסכום של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

משה ש. גולדברג רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום כ"ט תשרי, תשסייב

6 אוקטובר, 2001

[חתימה מוסדית]