סימן מסחר 45444 ו-45445

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימגי המסחר

הליכים עפ"י סעיף 8 ו-39 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972 - סימנים 45444 ו-45445

מבקשת תיקון הפנקס ומחיקת הסימנים: מיפרומאל ירושלים בע"מ באמצעות ד"ר ר. כהן ושות', עו"פ ע"י ד"ר מ. כהן, עו"פ

בעלת הסימנים: קליל תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ ע"י ד. פריימן, עו"פ, ועו"ד

זוהי בקשה עק"י סעיפים 38 ו-39 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב- (להלן - הפקודה) לתיקון פנקס סימני המסחר ולמחיקתם של שני סימני מסחר שמספרם 45444 ו-45445 הרשומים ע"ש קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע'מ.

(להלן - בעלת הסימנים).

הבקשה הנ"ל שהוגשה ע"י חברת מיפרומאל ירושלים בע"מ (להלן - המבקשת) הושתתה על שתי עילות:

א. שאין הסימנים הבדונים או כל אחד מהם בחזקת סימני מסחר כהגדרת מונח זה בפקודת סימני המסחר;

ב. אין הסימנים הנ"ל או כל אחד מהם בעלי אופי מבחין במובן סעיף 8 לפקודה.

סימן המסחר מס' 45444 מורכב מ-3 פסים בולטים המיושמים על פי השטח של פרופילים מאלומיניום לשימוש בייצור ובבניה. לעומת זאת הסימן 45445 מורכב משלושה חריצים שגם הם מיושמים באותה צורה.

להלן טענותיה העיקריות של המבקשת:

א. לענין הפסים והחריצים הנ"ל טענה המבקשת שהפרופילים שעליהם מופיעים הסימנים נעשלים ע"י שיחול ( חסופט"0א6 ) ומטבעם של תהליכי שיחול במתכות אל-ברזליות (כגון: אלומיניום) הוא שפגמים כלשהם בנחיר ), 6 ת070510א6 ), באים לכלל ביטוי במוצר הסופי בצורת חריצים או בליטות הנמשכים לכל ארכו של המוצר הסופי.

ב. המבקשת טענה, שמזה שנים רבות מקובל בענף דנן להכניס למוצר מהסוג הנדון, בליטות וחריצים באופן יזום הן למטרות דקורציה והן לשם זיהוי מוצרים, ולהמחשת טענה זו ציינה המבקשת את המקרה שבו כשלוש שגים

תתתשם-ר-- לפני שהגישה בקשתה הנדונה (קרל בסביבות 1979) נתבקשה המבקשת לספק פרופילים מאלומיניום ליצרן אירופי אשר היו לו גם מקורות הספקה נוספים לאותם מוצרים; וכדי שניתן יהיה לזהות את מקור ההספקה של כפ ספק שכזה, נדרשו כל הספקים לרבות המבקשת לסמן את מוצריהם ע"י מספר מסויים של בליטות וחריצים כאשר המספר הוא שזיהה את הספק.

ג. על כל אלה הוסיפה המבקשת וטענה שמזה שנים נהגה לכלול במוצרלה בליטות או חריצים שתפקידם היה הן דקורטיבי והן פונקציונאלי. לחיזוק טענה זו צילנה שמקבץ של בליטות וחריצים היקל על הדבקת הפרופילים כפי שנתבקש בעשיית המוצר המוגמר מהם.

4. בתשובה לטענות אלו הגלשה בעלת הסימנים ביום 11.4.82 כתב תשובה שבו טענה את הטענות דלהלן החשובות לעניגנו:

א. הסימנים דנן ראויים להיקרא סימני מסחר במובן סעיף 1 לפקודה בהיותם "אותות אחרים... בשני ממדים או בשלושה". ב. הסימנים דנן נמצאים תמיד באותו מרחק זה מזה וממוקמים באותו מקום בפרופיל שבו מדובר. ממדי הסימנים קבועים גם כן ואין הסימנים פרט לקלות בייצור. ג. הסימנים דנן הם בעלי אופי מבחין וכן סוחרי הענף וצרכניו יודעים "שפרופיל עם פסים" הינו פרופיל המיוצר ע"י בעלת הסימנים. ד. אין זה נכון שמזה שנים מקובל בענף להכניס למוצרי החול מהסוג הנדון בליטות וחריצים למטרות דקורציה ולשם זיהוי מוצרים; ואם היה סימון ספורדי שכזה הוא היה מוגבל בזמן ובכמות ולא גרוע מכושרם המבחין של הסימנים בזיהוי המוצרים של בעלת הסימנים לעומת מוצרי שיתול של יצרנים אחרים. ה. אשר לטענת המבקשת שבסעיף 5(ב) דלעיל בו ציינה שהיה מקרה בו התבקשה ע"י מזמין סחורה לסמן סחורותיה בבליטות וחריצים הכחישה בעלת הסימנים פרט זה והוסיפה וקבעה כדלקמן: 1. לסימנים המתוארים שם היה רקע פונקציונאלי והם היו דרושים למזמין. 2. בהסתבאה את הסימנים שציינה המבקשת היא קיימה את רצון לקוחותיה ולא מתוך רצונה היא שיזהו את מוצריה באמצעות הסימנים שהטב לעה. 3. הסימון היה חד-פעמי ולצרכים ספציפיים בלבד. 4. הסימון שהשתמשה בו המבקשת היה שונה מהסימנים דנן. ובסימנים דנן מוכרים והכל יודעים ובמיוחד הסוחרים בשוק שהמצאות פסים על פרופילים מסמלים פרופילים משל בעלת הסימנים.

בתשובה לטענותיה הגישה המבקשת את ההראות כדלקמן:

א. תצהיר מטעם מר מאיר טחורש המשמש כמנהל הטכני של החברה המבקשת והעוסק מזה למעלה מ-27 שנים בליצור פרופילים מאלומיניום אצל המבקשת.

ב. מלקטע מתוך פרופיל מייצג של החברה המבקשת.

להלן הפרטים העיקריים העולים מתצהירו של מר טחורש:

א. לחזור האמור טענת המבקשת המפורטת בסעיף 1(א) דלעיל בדבר קיום פגמים בטבעי השחול (הקרויים בלשון המקצועית 56 016 ) הבאים לדי ביטול במוצר הסופי בצורת חריצים ובליטות, המציג המצהיר שנל

פרסומים' האחד משנת 1971 והשני משנת 1975 ובהם ישנה התייחסות ל- 65חו1 2.6 כן צורף ציור של עלון בהוצאת החברה האמריקאית אשר בו מצולם הגדרה של שמון 016; ב. מחיצתם פגמים, ה- 11865 016 הם תופעה שלילית שמשתדלים למנעה באותם החלקים של הפרופיל הגלויים לעין. לעומת זאת מקובל בענף שניתן להשאיר 6 0186 באותם הלקים של פרופילים שאינם גלולים לעין.

ג. לחיזוק טענת המבקשת המפורטת בסעיף 3) דלעיל צירף המצהיר כמוצג מ.ט.5, שלושה שרטוטים שנעשו במפעלה של המבקשת בשנלם 1966, 1967 ו-1968 עבור חברת "תרלסול" והמראים פרופילים מאלומיניום עם בליטות וחריצים (למטרות פונקציונאליות) והבלטים והחריצים הללו דומים לאלה על פי סימני המסחר דנן. כמו כן צירף המצהיר כמוצג מ.ט.6, דפים מתוך הקטלוגים של המבקשת מאוקטובר 1963, אפריל 1964 ודצמבר 4 המדגים כל אחד פרופילים מהסוג הנדון המיועדים הפעם למטרות דקורטיביות עם בליטות וחריצים דומים לאלה של סימני המסחר דנן.

ד. מזה שנים נוהגת המבקשת לסמן את מוצריה עבור לקוחות בארץ ובחו"ל באמצעות בלטים בחלקים של הפרופילים שאינם גלויים לעין. סימונים אלה משמשים למטרות זיהוי, והדבר דרוש במקרים שבהם לקוח מסוים מזמין פרופילים ממקורות שונים, כדי שניתן יהיה לאפשר זיהוי מוצרים פגומים ליצרן הנכון. לתמיכה בקביעה זו צורפו שלושה שרטוטים שנעשו בשנת 1974 בגדר "הצעה ללקוח" ובכל אחד מהם ניתן לראות בלטים וחריצים דומים לסלמני המסחר דנן שהופלעו במקומות חבויים, שאינם גלויים לעין, אך ניתן למצאם בנקל אם מחפשם אותם.

ה. בשנת 1980 קיבלה המבקשת פניה מטעם החברה הגרמנית באמצעות חברת הפוח לספק להם פרופילים והשרטוטים שצורפו לפניה נלתן לראות שורת בלטים וחריצים המשמשים לזיהוי המוצר ומכונת השחול שבה הוא נעשה. גם כאן הפסים המאפיינים מצולים במקומות חבויים על המשטחים הפנימיים של הפרופילים.

ו. בנוסף לכך צירף המצהיר עתק של מיפרט של החברה האמריקאית הווחווחט וה וי 58 שענינו פרופיפ גלילי פתוח עם בלטיט (הדומים לסימן מס' 45444) ותאריכו 22.4.75.

ז. הבלטים והחריצים דנן אין בהם כל ייחוד והם אינם אלא צורת סימון מקובלת מזה שנים רבות ואף המבקשת משתמשת בהם מזה למעלה מ-16 שנים.

ח. כן איזכר המצהיר הנ"ל בתצהירו את ההליכים שבין המבקשת לבין בעלת הסימנים בבית המשפט המחוזי בירושלים בתא. 144/82 וצוטטו קטעים שונים מפסק דינו של בית המשפט המחוזי שאליהם אתייחס בהמשך החלטה זו.

בתשובה לכך הגיש ב"כ בעלת הסימנים שני תצהסימנים דנן יכולים להיכנס לגדר "דמויות בשלושה ממדים" בהיותם פסים בולטים המיושמים על פני שטח של פרופילים מאלומיניום או חריצים משומלמים על פני שטח של פרופילים מאלומיניום. לעניין "סימנים תלת ממדיים" כתב ד"ר זליגסון ז"ל בספרו, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם סעיף 11 עמוד 7 כדלקמן:

"החוק המתוקן, לא רק מרשה רישום סימנים של דמויות המופיעות על לוח או טבלה בתור תבליט, אלא גם ממש בתור גוף". אשר לשאלה האם הסימנים דנן תואמים את הגדרת "סימן מסחר" אשר צוטטה בסעיף 18(א) לעיל ליאמר שכדי שסימנים להיות לסימן מסחר הכשרים לרישום עליהם לשמש או להיות מועדים לשמש לחברה בעלת הסימנים לעניין הסחורה שהיא הצרכת או סוחרת בה. לענין השאלה מהו השלמוש הדרוש נאמר בספרו של ד"ר זליגסון, ז"ל (ראה הספר הנ"ל בסעיף 8(ג) לעיל) בסעיף 9! בעמוד 12 לספר כדלקמן:

"שלמוש בסימן פלרושו העיקרל הוא מכירת סחורות המסומנות בסימן לציבור הרחב. אם המכירה אלנה נעשית בפומבי, אלא רק ליחידים באופן פרטי, אין בזה שלמוש בסימן". לענין הסימנים דנן קבע בית המשפט המחוזי בירושלים בדיון שקיים בת.א. 12 שללצוטטו קבלעות החשובות לעניננו. שתי קבלעות צוטטו לעיל בסעיף 4(א) וב-14(ב) ומהם עולה שהצרכנים הגדולים שמשתמשים בפרופילים מזמינים אותם לשירות מהמפעלים ואלנם מעוניינים בפסים המסמנים את הפרופיל. כך גם לא הוכת בדיון בבית המשפט המחוזי שציבור המשתמשים בפרופילים, הקונה אותם כדי לעבד אותם וליצור מוצר מוגמר מתייחס אל הפסלם או מתחשב בקיומם כאשר הוא רוכש פרופילים. קביעה נוספת (שאף אומצה על ידי בית המשפט העליון) בע.א. 498/82 (הנזכר בסעיף 15 לעיל) היא ש"סימנה של קליל לא רכש לעצמו הכרה או מוניטין בציבור וכל זה טרם התרגל לראות בסימון שלושת הפסים ציון סחורותיה של קליל".

לכאורה, רווח והצלה היה כולו להיות לחברה בעלת הסימנים מהקביעה המצויה בהגדרת "סימן מסחר" אשר לפיה כשרים לרישום לא רק סימנים "המשמשים לאדם לעניין הסחורה שהוא יוצר או סוחר בה" כל אם גם סימנים "המיועדים לשמש לאדם לעניין הסחורה שהוא הצרכת או סוחר בה", אלא שהפכתי והפכתי בעדויות ולא מצאתל ראיה שאכן הצליחה בעלת הסימנים לרכוש הכרה או מוניטין בציבור מאז מתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי בת.א. 144/82 ומאז פסק דינו של בית המשפט העליון בע.א. 498/82 שדחה את הערעור על פסק דלנו של בית המשפט המחוזי.

במילים אחרות לא חל שלנול בקבלעת בית המשפט (המחוזי והעליון) לעניין הסימנים דנן שהצרכן טרם התרגל לראות בסימון שלושת הפסים ציון סחורותיה של קליל.

העד ניר למשל, המופקד על המכירות בחברה בעלת הסימנים אמר בתשובה לשאלה כיצד יעשה לקוח הפונה למחסן (לשם רכישת פרופילים) כדלקמן: "הלקוחות הם הצרכן יש כאלה שמבקשים "קליל", "ופסים". הוא מבקש "קליל או "רוממה" וכדי להשתכבע הוא מביט פנימה כל אחד מבקש אתרת. יש גם שלא בוררים"

אף מר איבצן בחקירתו לגבי השאלה "היש אלנד%קציה שהסימן מעודד מכלירות"? ענה "כן. הלתה עלרנות בשוק והדבר הוא חלק מהתדמלת של "קליל", שוחחתל עם סוחרים על ענלן זה והיה לי מקה אחד שהארכיטקט פרק חלון לבדוק אם יש שלושה פסים", היינו הוא יכל לזכור מקרה אחד ולחיד שבו בדקו את שאלת שלושת הפסים ואף במקרה זה לא היה הדבר לפני רכלשת הפרופילים כי אם כשהיו מורכבים בצורת חלון.

ובאותו כיוון העד נפתלי פינדר (ראה סעיף 6 לתצהירו):

"עד כמה שלבעל מלאכה שכזה לש העדפה כלשהי, הרל שהוא מבטא אותה בשם היצרן כגון "רוממה"' שהוא השם הבפוץ בשוק עבור פרופילים מייצורה של מיפרומאל; "קליל" או שמות אחרים. מעולם עוד לא נתקלתי ولو במקרה אחד שבו בעל מלאכה, קבלן או ארכיטקט דרשו סחורה תוך התייחסות לסימון שלושת הפסים". ו. הנני מצטרף, בכל הכבוד, למסקנת בית המשפט המחוזי בת.א. 144/82 הנ"ל שקבע בסעיף 6(ד) לפסק דינו כדלקמן: "באנו למסקנה כל הפסים הם הדרך היעילה ביותר לזהות פרופילים מאלומיניום על מנת לזהותם כשיוחזרו ליצרן בגלל פגם כלשהו. בהקשר זה הסימון בפסים הוא בגדר המייעל את מילון הפרופילים המוחזרים לפי היצרן. הנפקות המשפטית מקביעה זו היא, כי אין לתובעת זכות בלעדית על השלמוש בפסים. קבלעה אחרת להבה כדיל לפגוע בתחרות חופשית בשוק הפרופילים ולגרום עוול למתחרים של קליל". ז. סוף דבר, מסקנתי הלא שאין הסימנים דנן תואמים את הגדרת "סימן מסחר" שבסעיף 1 לפקודת סימני המסחר. 1. סעיף 8 לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן: "8. א. אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין). ב. הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום." במילים אחרות, לפסוק סעיף 8(ב) לפקודה,סימן שלמעשה אין בו אופי מבחין כל להפוך לסימן בעל אופי מבחין אם יתקיימו שני תנאים:

א.. שהסימן נמצא בשלמוש ב. שהשימוש הגיע לשיעור כזה שבאמצעותו רכש הסימן לעצמו את סגולת האופי המבחין.

לענין אידת השלמוש הבדרשת כדי שסימן ייהפך לבעל אופי מבחין כותב ד"ר זליגסון ז"ל בספרו הנ"ל בסעיף 32 בעמוד 24 כדלקמן: (ואביא את דבריו בשלמותם מפאת חשיבותם):

"במילים אחרות, אם הקהל בראותו או בשמעו את הסימן, לא לחשוב על המילה המדוברת והידועה אלא יצרף מיד במוחו את המילה או הציור למקור ליצור מסויים, אז, ורק אז, רכש הסימן את המשמעות השנייה. בצדק לא קבע המחוקק מסמרות ביחס להיקף השימוש, לא ביחס לזמן המינימלי, . לא ביחס לגודל השטח ולא ביחס למידת האלנטנסיביות שבה התפרסם הסימן, שכן הכל תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. הנסיבות המספיקות לשם רכישת משמעות שנייה משתנות בעיקר בהתאם לאופי השונה של הסחורות, שלגבלהן משתמשים בסימן. המליצר ומפיץ סחורות בקהל הרחב ישיג את המשמעות השנייה לסימנו רק ע"י שימוש רחב ביותר הנמשך תקופה ארוכה. לדוגמא: שימוש בכמות של חצ? מלליון מקלות לאכללה בתקופה של ששה חדשים, לא נחשב כמספיק כדל שהסימן "וְחן55ו"6"ירכוש משמעות שנייה, מאלדך, סימן המיועד למכשירים או מכונות, אשר לפי טבעם מוצאים מהלכים רק בקהל מצומצם של לקוחות, יצא לדי חובה משיוכיח שחלק ניכר מהלקוחות האפשריים מכיר את הסימן היטב. לדוגמא: מכשיר מדעי, שלכול להיות מוכר בארץ רק למוסדות המחקר המועטים הקיימים בה. רכלשת אופי מבחין לסימן איננה נפגמת אם למרות שהשלג משמעות שבה, לא שכח הקהל את משמעות המילה הרגילה ומשתמש בה גם בהתאם. גם היום מבין הקהל את המשמעות הרגילה של המילה "שמן" ומשתמש במילה זו בשפה הרגילה וכל חנווני זכאי לכתוב על בקבוק מכיל שמן, שהבקבוק מכיל ליטר שמן, מאלזו תוצרת שלא. אולם אסור לו (ובוודאי ליצרן) להשתמש במ?לה "שמן" כסימן מסחר - דהיינו: כמו סימן. הלכה הפסוקה היא, שתאריך הגשת הבקשה לרישום סימן - הוא התאריך הקובע. לצורןך השאלה אם הסימן רכש לו משמעות שנייה אם לאו, ראה:

"6015 .ץ 60606 .5 בג"צ 150/50, פסקים על' ו'ע. 199 וכן ץ8ת5%ו960 .\ 6413 בג"צ 300/52, פסקים על' י"ב ע. 480 לדעתי יהיה בילת המשפט מוסמך להסיק מסקנות גם ממצב ידיעת הקהל בשלב מאוחר יותר. אם יווכח שהשלמוש בסימן

---- מו שוטר ה חן יק ורמ ו עד 1די ה ו 1 מסחר היה קיים כבר בזמן הגשת הבקשה, אך נמשך גם לאחר הגשתה, בממדים הולכים וגדלים, כי אז יתחזק הרושם שהסימן השלג את המשמעות השנייה כבר מלכתחילה".

2. א. אם נפעלל את המבחן הב"ל על המקרה שלפב ליבו, הרל שלא הוכתה שימוש נרחב בסימנים,לאור האמור בסעיף 20 לעיל, לא רכשו הסימנים דנן אופי מבחין. לא די בפרסומת כפי שהוצהר עליה בתצהירתו של מר נלר כדי למלא את הדרישה שבסעיף 8(ב) לפקודה של "שימוש בשיעור כזה שבאמצעותו רכש הסימן לעצמו את סגולת האופי המבחין? כפי שכבר ציינתי לעיל, נבותרה בעינה קביעתו של כב' בית המשפט המחוזי בת.א. 144/82 שסימניה של בעלת הסימנים דנן לא רכשו לעצמם הכרה או מוניטין בציבור וזה טרם התסגל לראות בסימן שלושת הפסים ציון סחורותיה של קליל. לעניין זה היה מוטל על שכם בעלת הסימנים בתל כבד להפריק את הקביעה הנ"ל ונטל זה לא הורם.

ב. סוף דבר, שוכנעתי שבתאריך הגשת הבקשות לרישום הסימנים דנן ואף לאהר מכן עד היום לא רכשו הסימנים דנן משמעות שנייה.

3. לאור כל האמור לעיל, הנהל מקבל את הבקשה למחיקת סימני המסחר 45444 ו-45445 ומורה בזה שסימנים אלו יימחקו ושפנקס סימני המסחר יתוקן בהתאם.

אשר להוצאות המתבקשות מדיון זה, יסכמו הצדדים טענותיהם בכתב כדלקמן: תוך 5 יום מהיום תטען טענותיה המבקשת, ותוך 15 יום נוספים תשיב בעלת הסימנים ולאחר מכן תינתן החלטתי באשר להוצאות.