סימן מסחר 5

ההחלטה:

ימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"

קביעת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב, תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר שגובשו בפסיקה, בין היתר בעניין ע"א 9193/03 11160013₪/ נ' אבסולוט שוז (פורסס בנבו 19.7.2004) (להלן: "עניין אבסולוט"). ואלו הם: מידת ההכרה של הסימן בקרב הציבור הרלוונטי; היקף ומשך השימוש והמכירות; עומק החדירה לשוק; היקף ומשך הפרסום; רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן הטבועה או הנרכשת; מידת השימוש בו על ידי צדדים שלישיים; אופי

הטוביו או השירותים וצינורות השיווק; הערך המסחרי המיוחס לסימן והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל את איכות הסחורות.

בנוסף נדרש שיהא הסימן מוכר היטב בישראל וכפי שנקבע בפסקה 4(ג)(1) בעניין אבסולוט:

"המדובר בסימן מוכר היטב בישראל - קרי, על תנאי ההכרה להיות כאלה המתקיימים בישראל; דהיינו, שבחוגים הנוגעים לכך בישראל הוא מוכר, ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות. "

מנספחים 1-17 ו- 27-28 לתצהירי גרסייה עולה, כי למתנגדת פרסום ושימוש רב בסימנה ברצלונה, וברחבי עולם ספרד. על פי תצהיריו קיימות למתנגדת מכירות בגובה של כ-600 מיליון יורו ברחבי עולם, שפועלת לרישום סימניה בהיקף נרחב. ואולם מתצהיר גרסייה על נספחיו לא ניתן לדעת על רמת הפירסום, המכירות ומידת ההיכרות של הציבור בישראל עם הסימן. (מלבד ההפנייה לאתר האינטרנט ופרופילי רשתות חברתית שבבעלות המתנגדת שלגביהם לא פורט מה שיעור הגישה או המנויים מישראל). דעתי היא כי מכלל תצהירי גרסייה ונספחיו אין בידי להסיק בדבר רמת ההיכרות של הציבור בישראל עם סימנה ועל היותו מוכר היטב.

הראיות שהביאה המתנגדת על מנת להוכיח כי סימנה מוכר היטב בישראל מצויות גם בתצהירי בבלי. על פי סעיף 15 לתצהיריו הראשון, ממוצע ההכנסות ממוצרים הנושאים את הסימן המבוקש בישראל בשנים 2013-2015 הם על סך של 1.5 מיליון ש"ח בממוצע. על פי נספח 3 לתצהיריו האמור, קיימים לכאורה מאות בעלי עסקים הרוכשים מוצרים תחת הסימן, אך לא הציג חשבוניות שהונפקו להם בגין מכירת מוצרי הסימן. לדברי מר בבלי סך השקעותיו בפירסום הסימן במשך כ- 8 שנים מסתכמים במיליון ₪ לערך, שאף בגין כך לא הוצגו חשבוניות.

איני סבור כי די בראיות אלה כדי להוכיח כי סימנה של המתנגדת הינו סימן מוכר היטב בישראל. אמנם המתנגדת מתארת פעילות שיווק גלובלית רבה שנעשתה, ואולם היקף הפעילות בישראל אינו כזה שיש בו כדי להריס את הנטל, בוודאי לאור היקף המכירות שתואר, שאין בו כדי להצביע על כך שאכן הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הרלוונטי בישראל.

גם לא ניתן להסיק ממספר המבקרים בספרד (בשנת 2013 לבדה) ורמת הפופולריות של קבוצת הכדורגל "ברסה" (נספח 18 בבלי) כי רמת ההיכרות של הציבור הרלוונטי עם סימן המתנגדת רבה מאוד עד היותו מוכר היטב בישראל.

למען השלמות אציין כי בראיות המבקשת לא היה די כדי להוכיח שסימנה מוכר היטב בישראל או זכה למוניטין כזה, עד כדי כך שסכנת ההטעיה ברישומו תאוין, ויתאפשר רישום מקביל. איני סבור כי די בראיות שהוגשו, (אפילו יקבלו ככתב ונכון) בשימוש של מעלה מ-8 שנים, עם

טענות נוספות שהעלו הצדדים

הצדדים טענו טענות הדדיות על כך שבהליכי התנגדות והליכים נוספים בנוגע לרישום סימניהם בחו"ל, נטענו טענות בדבר הטעייה/אי הטעייה בין הסימנים, טענות אלו לדבריהם סותרות את הנטענות על ידי הצדדים בהליך שבפניי.

ראשית אומר כי נסיבות כל בקשה לרישום סימן מסחר שונות ממקום למקום, לאור סוג הבקשה, מצב השוק ושיקוליס אחריס בנוגע לרישום ולדין. לפיכך לא ניתן לקבוע כי סימן כשיר או פסול לרישום לאור הליך בחינה במדינה אחרת או להשליך מטענות הצדדים לגבי אותה בקשה לענייננו.

(ראה לעניין וה בבקשה לרישום סימני מסחר 210591, (ואחרים) 1101016 הסג 1 סט[ס/ םג נ'.פד/1 , סעיף 60 תש"ד-שספאז צטהת אסז זזש זשמתד (פורסס באתר רשות הפטנטים, 28.5.2014)).

הצדדים אף העלו טענות הדדיות, כי כל צד טען במסגרת הליכי הרישום טענות סותרות לאלה שנטענו במסגרת הליך זה. מבלי להיכנס לפרטי כל טענה וטענה סבור אני כי בסופו של דבר, משקבעתי כי קיים חשש להטעיה בין הסימנים, אין להרשות את רישום הסימן בפנקס, בלי קשר לטענות כאלה או אחרות שהעלו הצדדים בעבר.

לעניין טענותיהם ההדדיות של הצדדים למחיקת טענות מפאת הרחבת חזית, לא מצאתי ממש בטענות אלה. מרבית הטענות נטענו בכתב הטענות ובראיות הצדדים גם אם נטענו בתמצית, ואיני סבור כי הסתמכתי בהחלטה זו על טענה שלצדדים לא הייתה הזדמנות להתייחס אליה כדבעי.

לפני כן אציין כי לטעמי אין בטענות המבקשת בעניין החוזה שנכרת בין הצדדים, בכדי להשפיע על החלטה זו. החוזה התייחס לקיום של הסימנים במקביל באיחוד האירופי, ואינו רלוונטי לישראל וולו מהטעמים שנמנעו לעיל ביחס להליכים השונים בעולם. מעבר לכך, אף אם הצדדים סברו כי לא קיימת סכנה להטעיה בין הסימנים באיחוד האירופי, אין הסכמתם מחייבת את רשות האמון על האינטרס הציבורי.

סוף דבר, לאור החשש להטעיה שבסימן המבוקש, אני דוחה את הבקשה לרישום הסימן מס' 5.

בהתאם לסמכותו של הרשוה הקבועה בסעיף 69 לפקודה וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל דין שזכה בדינו את הוצאותיה הראייתיות. בפסיקת ההוצאות, יש להתחשב, בין היתר, בהיקף העבודה שהושקעה בניהול ההליך ובהכנת כתבי בית הדין, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תוספת לשלום של הצדדים ועוד (ראה בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ

נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה, המסחר, (פורסס בנבו, 30.6.2005)).

המתנגדת ביקשה כי פסיקת הוצאותיה תיעשה על פי בקשה נפרדת, שתוגש בהתאם לחוזר ראש מ.נ. 80.

פסיקת הוצאות יכול שתיעשה על דרך האומדנה, ויכול שתיעשה על דרך של בקשה מפורטת לפסיקת הוצאות. בהתאם להוראות החוזר, לא תתקבל בקשה לפסיקת הוצאות ככל שניתנה התייחסות לכך במסגרת ההחלטה, ואולם אין משמעות הדבר שיש מקום לדיון נפרד בעניין ההוצאות בכל הליך והליך. פסיקת הוצאות על פי בקשה נפרדת העוסקת רק בעניין ההוצאות בכל הליך, עלולה להאריך את ההליכים, לגרום הוצאות נוספות לצדדים בגין הגשת הבקשה ולהביא לבזבוז ומן שיפוטי.

סבור אני כי במקרה דנן, שאינו בעל מורכבות מיוחדת, עדיפה הדרך של פסיקת הוצאות במסגרת ההחלטה העיקרית, וניהול הליך ייעודי לפסיקת ההוצאות, וזאת על מנת להביא לחיסכון בזמן שיפוטי והן בהוצאות הצדדים.

בהתחשב בכלל השיקולים לפסיקת הוצאות בעל דין שזכה בהליך, הריני לקבוע, כי המבקשת תשלם למתנגדת שכ"ט עורכי דין בהליך בסך 55,000 ₪, והוצאות בסך 5,000 ₪. בקביעת ההוצאות הבאתי בחשבון את העובדה כי הצדדים ויתרו על חקירותיהם בהליך, וכן כי כתבי הטענות בהליך, הראיות והסיכומים היו בהיקף נרחב, באופן המהווה זהירות יתר ומעבר לנדרש לשם ניהול ההליך באופן סביר.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום י"ז שבט, תשע"ט

3 ינואר, 2019