סימן מסחר 51267

ההחלטה:

בפני רשם הפטנסים, המדגמים וסימנבי המסחר

בקשות מתחרות מס- 8 ו-51267 לרישום הסימן 0

סעיף 29 לפקודת סימנפ המסחר (נוסח חדש),

תשל"ב-1972 המבקשט מס* 1: ברמן שפירא מבקש הסימן מס'* 51267 באמצעות וע"* עו"ד אברהם שרון המבקשת מס" 2: 909180 08

. 103 תג 5ת6זגו+30 +גותם) מבקשת הסימן מס" 47988

באמצעות ד"ר ריינהולד כהן ושות' עורכי פטנטים ע"י ד"ר מ. כהן, עורך פטנטים

41 שניים אוחזים בסימץן | 80250 האחד, (המבקש מס" 1) ההפץ בסימן שירות, אומר כולו שלי והאחרת (המבקשת מס' 2) החפצה בסימן מסחה,

אומרת גם לי גם לך יהיה. השאלה הנשאלת היא ידו של מי על העליונה.

2. להלן כמה עובדות בסיסיות באשר לשתי הבקשות המתחרות דנן: א. המבקשה מס' 2 - הגישה את בקשתה מס' 47988 לרישום הסימן 0 0 בביום 28 במאי 1979. סימנה שכלל את המילה 0 סת

בלועזית ודמות ציורית של סוס נתבקש לרישום בסוג 25 לגבי

"צרכי הלבשה, ובכללם מגפיים, נעליים ונעלי בית".

סימן זה. ב. המבקש מס" 1 - הגיש את בקשתו מס" 51267 לרישום הסימן רודיאו- | 202900 ביום 2 בדצמבר 1980. סימנו שכלל את

המילה רודיאו בעברית ובאנגלית נתבקש לרישום בסוג 42

לגבי "צרכי הלבשה לרבות מגפיים נעליים ונעלי בית ותיקים".

להלן סיכום הראיות שהגישו הצדדים: 3. ראיות המבקש מס' 1: מטעם המבקש מס" 1 הוגשו 3 תצהירים ואשור בנקאי מטעם בנק הפועלים, התצהירים היו כדלקמן: א. תצהירו של יהושע גרוסברג, מנהל עסק הידוע בשם "לונדון

מיניסטור"'עסק המצוי במרכז המסחרי שברחוב אבן גבירול 30,ת"א.

תצהירה של גב' שרה כהן אימו של אחד משוכרי החנויות שבמרכז המסחרי, ה(זכר בס"ק(א) דלעיל. תצהירו של הרמן שפירא (המבקש מס' 1) שהינו השוכר ובעל עסק למפירת

צרכי הלבשה ומכנסי ג'ינס הפועל בשס המסחרי "רודיאו".

להלן הפרטים העולים מ-3 התצהירים הנ"ל במאוחד:

א.

אהת החנויות במרכז המסהרי המוזכר לעיל הפועלת מאז מאי 1971 מנהלת עסק לממכר מכנסי ג'ינם וצרכי לבוש אחרים בשם המסחרי "רודיאו".

מאז דצמבר 1971 המבקש מס' 1 (אשר בא כשוכר אחרי אדם אחד בשם ג'רי נוימן) מוכר בהנות הנ"ל צרכי לבוש תוך שימוש בשם המסחרי "רודיאו".

מהאישור שהוגש מטעם בנק הפועלים מיום 25.9.81 עולה שב-6.9.71 נפתח בסניף בנק הפועלים שברחוב שאול המלך בתל-אביב חשבון על

שם "בוטיק רודיאו" וכן בתאריך 14.7.72 נפתח השבון נוסף ע"ש

בוטין רודיאו אשר בעליו הוא המבקש מס' 1 ורעייתו.

ראיות המבקשת מס' 2:

מטעם המבקשת מס" 2 הוגש מסמך אחד ויחיד שכותרתו "828%101 4661"

והחתום ע"י 83 ג .א.ע .ח.ד וע"י 00%ט9תץ ...4.1.5

מיופי הכה של המבקשת מס" 2. מתצהיר זה עולות העובדות הבאות:

א. המבקשת מס' 2 התאגדה בהולנד ב-1841 לשם ניהול עסק מסחרי הקשור לביגוד לרבות נעליים ונעלי בית.

ב. הסימן 0 6נבהר נמצא בשימוש ע"י המבקשת מס' 2 מאז 8 ונעשה בו שימוש בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג ובארצות

אחרות (בענין זה סתם המסמך ולא פירש אלו ארצות אחרות).

ג. המבקשת מס' 2 ובעלי הרשיון מטעמה מנהלים עסקים בכ-325 חנויות.

ד. הקשוה מס" 2 מקדמת את מכירותיה ע"י פרסומת ברדיו,

בטלויזיה, בעתונים, תקופונים בהולנד ובכל הארצות בהן היא

מנהלת עסקים.

למסמך זה התנגד ב"כ המבקש מס' 1 בטענה שאיננו תצהיר והוא לא ממלא אחרי הוראות פקודת סימני המסחר בדבר ראיות בפני רשם סימני המסחר;לפיכך אין באמור בו ערך ראייתי כלשהו.

סעיף 67 לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן:

" בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח הדש), תשל"א-1971,

או בהצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראיה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא

להרשות שהמצהיר ייחקר חקירה שכנגד".

תקנה 87 לתקנות סימני המסחר, 1940 קובעת כדלקמן:

" הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות המשמשות

בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה -

1. בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;

2. בחוץ לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה

או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנדונה". |

למקרא הוראות אלו הדין הוא שראיה המוגשת לרשם סימני המסחר בהליך - על-ריב המתקיים בפניו חייבת להיות בצורת תצהיר ובמידה והתצהיר נעשה בחו"ל (כפי שהמצב במקרה שלפנינו) כי אז על התצהיר להינתן בפני נציג מדינת ישראל המוספמןך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנדונה (ובמקרה שלנו זו הולנד).

עיון במסמך שכותרתו "תמ2601818%10 שהוגש ע"י המבקשת מס" 2 ואשר נעשה בהולנד מראה שלא נתקיימו בו אף אחת מהדרישות שעולות מסעיף 07 לפקודת סימני המסחר ומתקנה 87 לתקנותיה. מסמך זה לא נעשה בצורת תצהיר, המצהירים לא הוזהרו לפני שתתמו על המסמך, והמסמך לא נעשה בפני נציג מדינת ישראל שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני רשות שהוסמכה בהולנד לקבל הצהרה בשבועה. על כן מקבל אני את טענת ב"כ המבקשא מס' 4 שיש להתעלם מהמשך זה שהוגש ע"י המבקשת מס" 2.

לפיכך, עלי לפסוק את הדין בהתאם לתצהירים שהגיש המבקש מס 1

ובהתאם לחומר העובדתי שבתיקי הבקשטות לסימן מסחר.

5. הבעיות המשפטיות המתעוררות לאור המערך העובדתי דלעיל הן כדלקמן:

א. בהתחשב בכך שבקשה אחת (מס 7) היא לסימן שירות המבוקש לריטשום בסוג 42, והבקשה האחרת (מס' 47988) היא לסימן מסחר המבוקש לרישום בסוג 25, ובהתחשב באופיים של הסימנים הנ"ל האם יש מקום להחיל עליהם את סעיף 29 לפקודת סימני המסחר?

ב. בהנחה שהתשובה לשאלה א היא בחיוב זכותו של מי עדיפה בנסיבות דנן. 6. תחולת סעיף 29 לפקודה על הענין שלפנינו: א. הכלל בדיני רישום סימני מסחר כפי שמצא את ביטויו בסעיף 11

לפקודה הקובע אילו סימנים אינם כשרים לרישום הוא שלא יירשמו

בפנקס סימני המסחר זה לצידו של זה סימנים שיש בהם כדי

להטעות את הציבור ולעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר, הדברים אמורים לא רק בסימנים הזהים זה לזה כי אם בסימנים הדומים זה לזה (ראה סעיפים 6(1) ו-9(11) לפקודה). עם זאת, צפה המחוקק מצב בו תוגשנה כמה בקשות לרישום סימנים זהים או דומים. במקרה זה איפשר המחוקק (במסגרת סעיף 29 לפקודה) להסדיר את היחסים שבין המבקשים בהסכם שביניהם ובאין הסכם יובא ענינם להכרעת רשם סימני המסחר. הרשם יוכל לקבוע זכותו של מי מהמבקשים עדיפה, ויוכל, (כשיתברר לו שהיה שימוש בסימנים המבוקשים בתום לב) לרשום את כל הסימנים המבוקשים בהתאם לאמור בסעיף 30 לפקודה. אכן נכון הוא שסעיף 29 לפקודה דן בסימני מסחר אלא שסעיף 2 לפקודה פותר את הבעיה בקבעו כדלקמן: " הוראות פקודה זו החלות על סימני מסחר יחולו על סימני שירות, בשינויים המחוייבית לפי הענין, וכל מקום בפקודה שנאמר בו "סימן מסחר" - אף סימן שירות במשמע, ו"טובין" - אף שירותים במשמע, והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה". | ב. בחינת הסימנים המבוקשים במקרה שלנו מראה שלא רק שהם דומים כי אס הם זהים ואם אינם עוסקים באותו הגדר טובין בדיוק הרי בודאי

שהם עוסקים בטובין ובשרותי בית מסחר לאותם טסובין, דבר

המצדיק החלת סעיף 29 לפקודה.

בשני המקרים מבוקש לרישום הסימן כי במקרה אחד (בקשה

וא כתוב רק בלועזית ומופיעה לצידו דמות ,

ציורית של סוס) ובאַהר (בקשה מס' 51267) מופיעה המילה

באנגלית ובעברית בכתיבה מסוגננת שונה.המדובר הוא לכל הפחות

בסימנים דומים אם לא זהים בתכלית הזהות.

העובדה ש"הגדר" הטובין הוא שונה בכך שהאחד (בקשת 47988)

הוא בסוג 25 לגבי "צרכי הלבשה, ובכללם מגפיים, נעליים ונעלי

בית" והאחר (בקשה 7) הוא בסוג 42 לגבי "צרכי הלבשה

לרבות מגפיים נעליים ונעלי בית ותיקים", לא תשנה,

כבר קבע ביהמ"ס העליון בע.א. 352/69 מנהטן נגד "המגפר"

פ"ד כ"ג(2) 373 שדמיון בין הסחורות נקבע לפי המציאות המסחרית

ולא לפי זהות או אי זהות בסוג הרשמי בו נרשם סימן מסויים. על כן הייתי אומר שבמקרה שלנו המדובר הוא באותם טובין והשוני

היחידי בין שתי הבקשות הוא שהאחת (מס' 51267) מתייחסת גם

לתיקים בעוד ששתי הבקשות מתייחסות ל"צרכי הלבשה, מגפיים נעליים ונעלי בית". על כן מסקנתי היא שיש מקום להחלת סעיף 29 על המקרה שלפנינו ועתה נותרה לבירור השאלה השנייה שהצבתי לעצמי והיא

זכותו של מי עדיפה.

7. זכותו של מי מהמבקשים עדיפה א. השוואת שתי הבקשות (ולצורכי פרק זה אם לא אתעלם מההצהרה שהגישה המבקשת מס' 2) מראה כדלקמן:

המבקש מס' 1 - הגיש בקשתו (מס' 51267) לרישום הסימן ולטענתו הוא משתמש בסימן לענין שירות המכירה שלו מאז דצמבר 1971.

המבקשת מס' 2 - הגישה בקשתה (מס' 47988) ב-28.5.79 אלא שהחלה להשתמש בסימנה ב-1978 וכל השימוש שעשתה היה מחוץ לישראל (בעיקר ארצות בנלוקס). אמנם יש פרסומת שנעשית ברדיו, טלביזיה ועיתונים אך לא הוכח שהפרסומת מגיעה ארצה.

ב. כשבוחנים זכותו של מי עדיפה בסימן מסחר מועד הגשת הבקשה לרישום הסימן יש לן אמנם חשיבות מסויימת אך לא מכריעה,

היינו יכול שסימן יתבקש במועד מסוים בעוד שהשימוש נעשה בו לפני כן, ומה שיקבע לענין הזכויות באותו סימן יהיה דוקא

השימוש וההיקף שלו.

הה- / 00000

משנלקת בהשבון השימוש בסימן והיקפו הרי שלענין רישום הסימן יש לקחת בהשבון את השימוש שנעשה בסימן בישראל ובאין שימוש בישראל ילקח נתון זה בהשבון באשר שוקלים זכותו של מי עדיפה בסימן שכן סעיף 4 לפקודה קובע ש"רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשוס ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך השנתיים שקדמו לבקשת הביטול".

כן מוסיף סעיף 41(ג) לפקודה וקובע שלענין סעיף 41 יראו את כל אהד מהמעשים המנויים בו כאילו אין שימוש בתום-לב בסימן מסחר ואחד המעשים הללו הוא:

. (4) שימוש בסימן המסחר בישראל בפרסומת בלבד, בין בעתונות

מקומית ובין בעתונות חוץ המגיעה לישראל, זולת אם קיימות נסיבות

מיוחדות המצדיקות, לדעת בית המשפט או הרשם, שלא להשתמש בסימן

על גבי טובין המיוצרים בישראל או הנמכרים כאן".

לפיכך, אם אין שימוש בסימן בישראל ובמקרה שלנו זהו המצב העובדתי (ואף לא נטען או הוכח שיש שימוש בפרסומת אשר ממילא לא היה בבחינת שימוס בתום לב לענין סעיף 41 ולדעתי אף לענין סעיף 30 לפקודה הדן ב"שימוש מקביל בתום לב") הרי שעובדה זו תהיה לה השפעה מכריעה כאשר בוהנים את השאלה "זכותו של מי עדיפה בסימן".

אמנם נכון הוא שבכל הקשור לרישוסם הסימן לא תיבדק השאלה האם נפשה שימוש בסימן לפני הרישוס שכן הגדרת סימן מסחר בסעיף 1 לפקודה היא "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם" אך משנרשםיהסימן יש נפקות לשאלה אם נעשה שימוע בסימן או לאו שכן אם לא נעשה בו שימוש במשך שנתיים כי אז יימחק הסימן מהפנקס אם תוגש בקשה למהחיקתו לפי סעיף 41 לפקודה. כן יש נפקות לשאלה אם נעשה שימוש בסימן בישראל או לאו כאשר ישנן בקשות מתחרות לרישום סימן מסהר זהה או דומה. ראה למשל בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ. פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ורשס סימני המסחר פ"ד י"ט(3) 337, 343 (בסע' 11) שם נאמר כדלקמן:

" היוס הכל מסכימים, ששימוש קודם אינו תנאי לרישום סימן מסחר. יש ולשימוש קודם נובעת חשיבות, כגון

להכרעה בין שני מתחרים בדיון על פי סעיף 17 לפקודה"

(כיום סעיף 29 לפקודה י.צ.).

א. במהּלך הטיעון בע"פ טען ב"כ המבקשת מס' 2 שכל השימוש שעשה המבקש מס 1 בסימן היה בשימוש בסימן כשם עסקן שכן מה שהוכח הוא שהמבקש מס' 1 משתמש בשם "רודיאו" כ"שם המסחרי" של החנות לממכר מכנסי ג'ינס ודברי לבוש אחרים. המבקש מס' 1 ביקש לרשום סימן שירות לענין הסימן הנ"ל ו"סימן שירות" הוא לפי סעיף 11 לפקודה "סימן המשמש, או מיועד לשמש לאדם לענין השירות שהוא נותן". מתברר שהשירות שנותן המבקס מס' 1 הוא מכירה אלא שבהגדרת השירות שהוא נותן (ראה טופס הבקשה לסימן מסהר) לא ציין את השירות הנ"ל אלא ציין שהוא מבקש

רישומו של הסימן הנ"ל בסוג 42 לגבי "צרכי הלבשה וכו*".

המבקש מסי 1 לא הביא כל עדויות כיצד והאם ציבור הצרכנים מזהה את השירות של מפירת מכנסי ג'ינס עם הסימן המבוקש. שונים היו פני הדברים לו ביקש המבקש מס' 1 סימן מסחר והיה מוכיח שסימן סחורותיו בסימן במשך הזמן שמ-1974 ועד היום, או לו הוכיח שציבור הצרכנים מיחס: את השם המבוקש לפעולת המכירה של צרכי הלבוש.

8. התוצאה המצטברת מהניתוח הנ"ל היא שלמרות שהמבקשת מס" 2 קדמה

למבקש מס' 1 בכמהיחודשים שניהם נמצאים באותו מצב משפטי. המבקשת

מס' 2 מתכוונת בעתיד להשתמש בישראל בסימנה המבוקש ואילו המבקש

מס' 1 משתמש בשם מסהרי כשם עסקו כאשר שם זה זהה או דומה לסימן המסחר אך השימוש הזה איננו שימוש בסימן שירות שכן לא הוכח שהציבור מזהה את "שירותי המכירה" עם שם העסק. על כן השם המבוקש היה מקום לרשמו לפי פקודת שמות עסק, 1935 אשר אין בינה לבין פקודת סימני המסחר דבר. לכן לשני המבקשים שלפני יש למעשה כוונה להשתמש בסימן לענין הטובין (במקרה של המבקשת מס" 2) או לענין השירות ואולי הטובין

(במקרה של המבקש מס' 1), כוונה שאותה הביעו בעצם הבקשות

לסימן מסחר שביקשטו. בנסיבות אלו יש מקום לרשום את שני הסימנים

המבוקשים באשר התקיימו תנאי סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר הקובע כדלקמן: " רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות -

שיראה לנכון או בלעדיהם".

במקרה דנן אין אמנם לדעתי "שימוש" בפועל בסימן במובן שהתכוונה

אליו הפקודה מאחר והמבקשת מס" 2 משתמשת אמנם בסימנה בחו"ל מאז רץ מ-1978, המבקש מס' 1 יש לו שם עסק מאז 1ו197 עם אותו

שא

שם, אך המשותף למבקטים הנ"ל הוא ששניהם מתכוונים להשתמש בעתיד,

שניהם בחרו בסימנים בתום לב ועל כן אלו לדעתי נסיבות מיוחדות

המצדיקות לרשום במקביל את סימן המסחר לצידו של סימן השירות

הנ"ל, וכך אני מורה במקרה דנן.

א. לפיכך, הנני מקבל לרישום את שני הסימנים המבוקשים בבקשות לסימן מסחר מס" 51267 ו-47988. עם זאת, בהיות סימנו של המבקש מס' 1 סימן שירות עליו לתקן את הפרטת של סימנו כפי שמצויה בטופס הבקשה "לאספקה באמצעות בית מסחר של צרכי הלבשה לרבות מגפיים, נעלים ונעלי בית ותיקים".

ב. בנסיבות דנן, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו הוא.

ניתן בירושלים היום, 6 בתבת התשמ"ד 47 בדצמבר 1983

רשם הפטנטים, רשם סימני המסחר

משרד המשפטים מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,

בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק, בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום משרד המשפטים (חתימה מוסדית).