סימן מסחר 54678313-182963

ההחלטה:

חן השימוש, מידת האופי המבחין שרכש סימן, נפסק כי אין מקום ליחס שימוש של חברה אחת לחברה קשורה אחרת, ודאי לא שעה שאין ביניהן שום קשר משפטי (ר' החלטת כב' הרשס (כתוארו אז) גולדברג, מיוס 30 באוקטובר 2001, בבקשה

למחיקת סימן השירות.

תוצאותיו של הליך זה, הן כי זכותה של המבקשת 1 בסימנה גוברת היא על זכותה של המבקשת 2 בסימנה. בדברים אלה אין די. סעיף 30 לפקודה מאפשר לרשם סימני המסחר להתיר רישום של סימנים בפנקס אפשר גם דומים או זהים, שעה שהוא משוכנע כי התקיים שימוש מקביל בתוס לב.

בדיון לפני ואף בסיכומיה הסכימה המבקשת 1 כי ירשמו שני הסימניס זה לצד זה, אולם המבקשת 2 עמדה על כך שאין היא מסכימה לכך. דרך כלל, אין מקום לכפות על צד שאין

לו עדיפות בסימן שימוש מקביל שכזה, והרשם לא ייתן מיוזמתו סעד כזה שעה שהמבקשת 2 אינה חפצה בו, אולם בנסיבות המיוחדות של המקרה דנן, מוצא אני לנכון לדון ולפרט לעניין זה.

כפי שקבעתי לעיל, הסימנים שניהם נבחרו בתוס לב, והשימוש בהם נעשה בתוס לב. במצב כזה אין מניעה שסימן ישראלי יגבר על חברו הבינלאומי, שעה שהוא מוכיח עדיפות עליו בזכות. ואת, תוצאת הליך לפי סעיף 29 היא חד משמעית, סימן אחד נבחר ואילו חברו אינו זוכה להמשיך בהליך הבתחינה. וזאת לא משום שלמבקש הסימן אין בו זכויות אלא שזכויותיו פחותות מאלו של חברו. תוצאה זו מעוררת חוסר נחת במידה מסוימת. או כפי שהתבטא לגבי כך כב' השופט גרוניס בע "א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם, [פורסם בנבו]:

"הוראות סעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב.1972 כפי שנתפרשו בפסיקה, על רקע ממצאי העובדה שקבע הרשם, ושאין מקום להתעדב בהם, מובילות לדתייתו של הערעור. משמע, בתחדות בין שניים על סימן מסחר אחד יוצא מגיש הבקשה הדאשונה, שאף השתמש לראשונה בסימן, כשידו על התחתונה. תוצאה זו מעוררת אי- נחת. היא מביאה לכך שבמקרה הנוכחי זו שהגישה את הבקשה המאוחרת (המשיבה 1, להלן - המשיבה), "מפקיעה" את זכותו של המבקש הראשון (המעדער) וזאת בלא פיצויו. תוצאה זו מתחייבת מן האופי הבינארי של הכרעות משפטיות לבבות ככלל, ונוכח הוראת סעיף 29(א) לפקודה בפרט. ההכרעה בתחדות בין המערער למשיבה מובילה לזכייה מלאה של המשיבה ולהפסד מוחלט של המערער. תוהה אני האם לא היה זה צודק ואף נכון מבחינה כלכלית, להביא לפתרון ביניים. כנראה, שהדבר קשה לפי המצב המשפטי הקיים. בכל מקרה, בעלי הדין לא התייחסו לאפשרות כזו ואין מקום שבית המשפט יעלה אותה מיוזמתו. אף על פי כן, נדאה לי לנכון להציג שתי אפשרויות שיש בהן, לטעמי, היגיון כלכלי ואשר עשויות אף להביא לתוצאה צודקת ואשר אינה בבחינת הכל או לא כלום..... נוכה העובדה שהמערער היה הראשון שהשתמש בסימן ואף הגיש את הבקשה הראשונה לדישום סימן מסחר, ניתן לראותו כבעלים של זכות בעלת אופי קנייני מסוים. משכך, חייבים להודות שהעדפתה של המשיבה, אף שמתחייבת היא לאור הודאות הדין, מביאה לכך שהמשיבה מפקיעה למעשה לטובתה את זכותו של המערער. עושה אני שימוש במונח הפקעה משום שהמשיבה מקבלת לדשותה זכות שהייתה נתונה בעבר, ולוּ חלקית, בידי המעדער."

בהמשך לדבריו, קובע כב' השופט גרוניס כי אמנם אין בדין פתרון כזה, אולם מציע לשנות את הדין כך שניתן יהא להגיע לתוצאת ביניים צודקת, שעה שמכריעים על בעלות בסימן משותף מעין וזה. ואכן פעמים רבות מותיר אותנו הדין במצב בו נאלץ צד אחד לוותר כליל על זכות שהייתה לו בסימן מסחר, לנוכח זכותו העדיפה של בעל דינו.

לאור דבריסם אלה מקבלת האפשרות לפסוק לפי סעיף 30 לפקודה, דהיינו להתיר רישום מקביל של סימנים, מימד אחר, נוסף, אשר ימריץ את הרשם, שעה שהשתכנע כי התקיימו התנאים לכך, להתיר את הרישום המקביל. זאת ועוד, אם השתכנע הרשם כי שני סימנים יכולים לדור בכפיפה אחת, הרי תהא זו מדיניות ראויה להרשות גם לסימן שהוא בינלאומי, למצוא את מקומו בישראל, לצד קיומו בפנקסי מסחר רבים ברחבי העולם.

בדיון התבטאה המבקשת 2 כנגד שימוש מקביל בסימן, באופן בו התרשמתי כי היא חוששת מדילולו. דילול כזה יש בו חשש הרי שהוא כבר נעשה, ומכל מקום איני חושב שהוא יפגע בבעלות הסימנים.

יתר על כן השתכנעתי כי ניתן להתיר את רישום של שני הסימנים בפנקס מבלי לגרום לחשש של טעות ביניהם. אמנם במבחן הצליל שניהם זהים, גם הסתכלות שטחית על צינורות השיווק, אופי המוצר (משקה אנרגיה המכיל חומרי מעוררים כגון קפאין) והלקוחות הפוטנציאלים יביאו למסקנה כי דומים עד מאד, אם לא זהים. ואת השתכנעתי מנציגי הצדדים שהופיעו בפני כי המוצרים עצמם מובדלים זה מזה בצורה ניכרת. מוצרי המבקשת 1 הוא משקה אנרגיה מוגז הנמכר בפחית, הוא מתחרה בשוק המוצרים שאותו הובילה עד לא מכבר יצרנית המשקאות רדבול, והוא אחד מקבוצת משקאות המתחרים על אותה משבצת שיווק ובאותה קטגוריה.

משקה האנרגיה של המבקשת 2 נבדל הוא במהותו, בשיווקו ובתדמיתו מאותם המשקאות. ראשית הוא מופיע בטעמיים שונים, שני הוא אינו מוגז, ושלישית הוא נמכר בבקבוק אשר יש בו ייחודיות כמוזכר לעיל. הצרכן הצורך משקאות אנרגיה הוא צרכן נבון הבוחר את הרצוי לו. אין לי ספק כי לא תתכן טעות בין המוצרים ולא ייווצר מצב בו לקוח שיחפץ באחד מהם יקנה בטעות את האחר ולהפך.

באשר לחשש השיוך, דהיינו שצרכנים יחשבו בטעות כי שני המשקאות שייכים לאותו יצרן, אמנם העלה העד מטעמ המבקשת 2 חשש כזה בפני, ואף סיפר לי על שאלה

שנשאלה את התי יל למכור (0)% בפחיות, אלא שאיני רואה במקרה יחיד המשוס חשש אמיתי. הציבור הוא ציבור נבון וכשפי שידע להבדיל בין המוצרים אשר נבדלים באופן ברור ומובחן, כך ידע לעשות את ההבדלה בין מקורותיהם.

ההתרשמות שקיבלתי משני הצדדים, ומהעדויות שהופיעו מטעמם, היא כי אין בכוונת אף אחד מהם להרחיב את עסקיו לכיוון בו עוסק הצד האחר. הקטגוריה בה מתחרה המבקשת 1 היא מעניינת אותה והיא מנסה למצות את יתרונותיה בתוך הקטגוריה (על ידי שינוי הטעם למתוק יותר וכד') ולא באמצעות חתירה למוצר אחר מתוחכם יותר, ואילו התכונות והייחודיות של מוצר המבקשת 2 הוא הנכס העיקרי שלה, כמו גם

השיווק בבקבוק הייחודי לה, ולא נראה כי יש בכוונתה לעבור לייצר משקאות אנרגיה בקטגוריית המשקאות המוגזיים שבפחית.

לאור האמור אני קובע כי הבחינה תמשך לגבי סימן המסחר בבקשה 1, ובלבד שפרטת הסחורות שבה תשונה ל: משקאות אנרגיה מוגזים המשווקים בפחית.

באס תפצה המבקשת 2 תוכל אף היא לבקש את המשך הבחינה וזאת בשני תנאים: שתמציא למחלקת סימני המסחר מסמך מטעמ החברה האמריקאית המעביר לה את הזכות להשתמש בסימן ולרשומו בישראל, ושפרטת הסחורות שלה תשונה ל"משקאות אנרגיה הנמכרים בבקבוק".

לאור תוצאות ההליך איני עושה צו להוצאות.

נח שלו שלומובי), פוסק קניין רוחני

נח שלו שלומובי 54678313-182963/ סגן רשם הפטנטים ניתן בירושלים ביום | 19 אפריל, 2009 כ"ה ניסן, תשס"ט