סימן מסחר 5627

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בקשה לביטול מדגם מס' 5627. מבקש הביטול: יהזקאל ניפן - 4" באמצעות דן לפידות ויוסף שחם, עו"ד : ע"י יוסף שחם, עו"ד בעלת המדגם: ה.ג. פולק בע"מ באמצעות זליגסון את גבריאלי, עו"ד - ע"י א. גבריאלי, עו"ד

בקשה לביטול מדגם מס' 5627. בפתיחת הדיון העלה ב"כ מבקש הביטול טענה מקדמית שלפיה ב"כ בעלת המדגם מנועה מלהתגונן מאחר והתקיים מכרז לאספקתו של נשוא המדגם לבית חולים תל-השומר ובמכרז זה השתתפו הן מבקש הביטול והן בעלת המדגם ועל כן מנועה בעלת המדגם מלהתגונן בהליכים דנן מניעות שבדין ומניעות שביושר.

טענה זו דחיתי במהלך הדיון והתרתי לב"כ בעלת המדגם לטעון: טענותיו ולהלן הנמקותי: ב"כ מבקש הביטול תמך יתדותיו בפסק דינו של ביהמ"ש בבג"צ אישפר נ. שר הבפחון פ"ד ל"ז(2) 505, 512 באותו מקרה

התחרו העותרת והמשיבה על הקמת אולפן טלוויזיה עבור חיל המודיעין של צה"ל. הקמת האולפן וציודו הוטלו על קצין מקציני ההיל אשר פנה בין היתר, אל העותרת ואל המשיבה בבקשה להציע הצעות נפרדות להקמת האולפן ולציודו. בהקמת האולפן זכתה המשיבה בלא ערעור מצד המתחרים. בהקמת האולפן ובציודו נועץ הקצין הממוגה במוממה שהיה המנחל הטכני של המשיבה, ששירת אותה עת בשירות מילואים. העותרת טענה שהצעת המשסיבה פסולה משום שתכנון אותו אולפן נעשה עצ"י אחדר ממנהלי המשיבה ולכן נפגע עקרון השוויון. המשיבה טענה שהעותרת ידעה על כך שאחד ממנהלי המשיבה עפקו בתכנון האולפן. בהקשר זה אמר ביהמ"ש מפי השופט שינבוים כדלקמן (ראה עמוד 512):

הלכה רווחת היא בבית משפט זה, כי כל מי שמשתתף במכרז בידעו על פגם שנלווה אליו, אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם, כאשר אין הוא זכה בו... הנימוק להלכה זו הוא, כי אדם, אשר שתק בזמן שהגיש הצעתו למכרז, מוותר על האפשרות להטיל דופי לאתר מעשה במכרז ובתנאיו". - פסק דין זה אינו נוגע כלל לעניננו. הוא בא לקבוע הלכה, בקשר למניעות במכרזים היינו שאם צד שמשתתף במכרז ידע על פגם ולמרות אותו פגם השתתף במכרז אין הוא יכול לבוא ולבקש את ביטול המכרז (אם לא זכה בן). כאן אנו עוסקים במקרה שבו השתתפו מבקשת הביטול ובעלת המדגם במכרז אך אין בכך כדי ליצור מבחינת בעלת המדגם מניעות מלטעון טענות קניניות באשר לזכויותיה במדגס הרשום על שמה. אין לבטל מדגם אלא אם כן התקיים בפני רשם הפטנטים והמדגמים הליך בקשר לביטולו של המדגם. העילה לביטולו של מדגס נקבעה בסעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים (היא: אם המדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו ורק אם מתקיימת עילה, זו יש מקום לבטל את רישומו של מדגם. בע"א 689/69 תריסול בע"מ נגד קובובי כ"ה(1) 75 לביהמ"ש העליון לדון בשאלת מניעוה באשר להפרת הפטנטים וקבע הלכה שהתנהגות בעל פטנט היוצרת מצב יכולה לשמש הגנה אצל מפר הפטנט בתביעה להפרת פטנט. מהלכה זו ניתן ללמוד שמניעות לא יכולה לפגוע בזכות הקנינית. אפילו אפ בעל פטנט הציג מצגן שאיפשר למפר הפטנט, ולהאמין שהוא יכול להשתמש בפטנט ולנצלו הרי שזכותו הקנינית של בעל הפטנט לא תיפגע כי אט תינתן למפר הזכות להמשיך ולהשתמש בפטנט ויהיה מוגן מפני תביעת הפרה אך הקניין יישאר בידי בעל הפטנט. כך גם במקרה שלפנגינון אפילו אם היתה מתקבלת טענת המניעות לא היה בה כדי לפגוע בזכויות הקניניות של בעל המדגם.

אין ברצוני להביע דעתי עד כמה יש בהתנהגות הגנ"ל של בעלת המדגם כדי להשפיע על תביעת הפרת מדגס, אך אין בה כדי להשפיע מכל וכל, על הליך של ביטול מדגם אשר במהותו משפיע על הקניין במדגם. לפיכך, דחיתי את טענתו הטרומית של ב"כ מבקש הביטול והוריתי על המשכת ההליכים. לשם שלמות הכתובים אציין כי מיד לאחר מכן ביקש ב"כ מבקש הביטול:

להשמיע כעד מטעמו את מר גלמן מנהל ביח"ר צג בע"מ. בעת הדיון נתתי את החלטת הביניים הבאה שבה אישרתי את השמעתו של העד. זוהי בקשתו של ב"כ מבקש הביטול להשמיע כעד מטעמו את מר גלמן ביח"ר צג. בקשה זו הושתתה על סעיף 1(47) לפקודת הפטנטים והמדגמים הקובעת כדלקמן: "בכפופות לכל תקנות שיתקינו עפ"י הפקודה זאת, הרי בכל הליך משפטי בפני הרשם עפ"י פקודה זו תהא עדות ניתנת בהצהרה בשבועה, באין הוראות האומרות את ההיפך, אלא שמקום שמוצא הרשם כי מן הראוי לגבות עדות בעל פה במקום עדות בכתב או בנוסף עליה או להרשות לכל מוסר עדות להיחקר חקירה שכנגד, רשאי הוא לעשות כן". למקרא סעיף זה לא נחסמה דרכו של צד לדיון להשמיע עדות בע"פ אלא שזו צריכה להיות כענין שאינו ענין שבשגרה. פעיף זה שונה בנוסחו מסעיף 163(א) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 שדורש למעשה שהעדות בפני הרשם תהיה בתצהיר שבכתב. סעיף 163(א) לחוק הפטנטים קובע כדלקמן: "בכפוף לכל הוראה בהוק זה או בתקנות על פיו, תינתן העדות בפני הרשם בתצהיר שבכתב, והרשם יתיר לחקור את המצהיר חקירה שכנגד אם נתבקש לעשות כך ולא ראה טעם סביר שלא לעשות זאת". סעיף 163(א) לחוק הפטנטים לא פתה את הדלת להבאת עדויות בע"פ אלא אם כן היה תצהיר שבכתב שקדם לכך. לכן, סבור אני שבהליך שבמדגמים רחבות סמכויותיה הרשם באשר לדיני הראיות מאשר בהליך על ריב בפטנטים שכן יכול הוא בהליך על ריב שבמדגמים לקבל עדויות בע"פ גם אם לא קדמו לכך יתצהירים וההצדקה לכך היא שהליך על ריב בפטנטים זהו הליך טכני מטבעו ועל כן מוצדק הדבר שיהיה תצהיר בכתב שיקדם לדיון בעוד שהליך שבמדגמים אין הוא כזה. זו אף הפיבה שבערעור על חלטת רשםני שאפיים החלטה זו ברצוני להעיר הערת אגב באשר לשאלת הרשם לדון בביטול מדגם כאשר הועלתה שאלת תקפותו של המדגם בהלי הפרת מדגם בביהמ"ס המחוזי (שאלה שהתעוררה בדיון שהיה בהמ: הנ"ל). שאלה זו איננה דרושה לצורך הכרעה, במקרה שלפנינו אך הנני מוצא לנכון להביע דעתי בענין זה. לצורך הבהרת נושא חלוקת הסמכויות בין ביהמ"ש המחוזי לבין הרשם יש להשוות את ההליכים על ריב באשר להפרת מדגם להליכים על ריב באשר לפטנטים. משהתקיים דיון בביהמ"ש המחוזי באשר להפרת פטנט זכאי הנתבע להתגונן בהליך ההפרה ולטעון שהפטנט חסר מפאת אחת מהעילות שמצויות בסעיף 31 לחוק הפטנטים וביהמ"ש רשאי בקבלו טענת הגנה זו לצווה על ביטול הפטנט כולו או מקצתו. סעיף 182 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע בענין זה כדלקמן: " עילה שניתן על פיה להתנגד למתן פטנט תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה; קיבל ביהמ"ש את ההגנה, יצווה על ביטול הפטנט, כולו או מקצהו, לפי הענין". סמכות דומה לא הוקנתה לביהמ"ש המחוזי כאשר הוא דן בתביעת הפרת מדגם. עם זאת, מוטמך ביהמ"ש באופן עקרוני לדון בשאלת תוקפו במסגרת הסמכות שבנו לו בסעיף 35 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957. סעיף זה קובע כדלקמן: " הובא ענין כדין לפני בית המשפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור הענין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בפמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית רין אתר". לאור סעיף זה הרי שגם אם לא היה קיים סעיף 182 לחוק הפטנטים המוזכר לעיל היה מוסמך ביהמ"ש הדן בהליך הפרת פטנט להחליט באשר לבטלוחו של הפטנט. אלא שסעיף זה רלבנטי בהליך הפרת פטנט אך אינו יכול להשתמש בהליך הפרת מדגם. הסיבה לכך היא שבהפרת מדגמים אם יהליט ביהמ"ש באשר לבטלות המדגם הרי שיש בהחלטתו מצב שיצריך את תיקון הפנקס קביעה שנכנסת ל-ד' אמות סעיף 44 לפקודת הפטנטים והמדגמים העוסק בתיקון הפנקס ע"י ביהמ"ש". בהתאם לפעיף זה יכול אמנם ביהמ"ש להחליט ולהורות על תיקון הרישום בפנקס המדגמי ולצורך כך אף מוסמך הוא להחליט לפי סעיף 2(44) בכל שאלה ש צורןך להחליט עליה בקשר עם תיקונו של הפנקס אלא שההליך שבפני ביהמ"ש צריך להקשות ולהיות לפי סעיף זה וחייבת להתקיים פרוצדורה מסויימת המתחייבת מהדיון עפ"י סעיף זה. שכן לפי סעיף 44(דָ) לפקודת הפטנטים והמדגמים ש להודיע לרשפ המדגמים על בקשה שהוגשה לפי פעיף זה ולאפשר לו להופיע במשפט ולהשמיע את טענותיו בענין והרשם אף יהא חייב להופיע לדיון בביהמ"ש אם נצטווה לכך ע"י ביהמ"ש". לפיכך, בדיון בהפרת מדגם שבו מתעוררת שאלת בטלות המדגם לא ניתן לדון בשאלת הבטלות כשאלה שבגררה ואין מנוס מלהעביר את הדיון להחלטת הרשפ בתוקף הסמכות הנתונה לו בסעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים. הדרך הפתוחה בפני נתבע בהליכי הפרה להניע את ביהמ"ש לדון בשאלת תקפות המדגם היא להגיש תביעה שכנגד להעיר ההפרה שתתבסס על סעיף 44 לפקודה ואז יוסמך ביהמ"ש לטפל גם בעילה המפורטת בסעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים תוך מתן זכות לרשפ להשמיע דברו לפי סעיף 44(ב3) לפקודה הנ"ל. באשר להליך הפרת פטנטים גם אם היה ביהמ"ש לדון בשאלת בטלות הפטנט גם אלמלא קיומו של סעיף 182 לחוק הפטנטים וזאת בתוקף האמור בסעיף 35 לחוק בתי המשפט. לאור כל האמור לעיל, מסכים אני, בכל הכבוד לגישת ביהמ"ש המחוזי שהעביר להכרעתי את שאלת ביטול המדגם בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודה אך חולק אני בכל הכבוד על טעמו של ביהמ"ש להעברת העניין להכרעתי באמרו כדלקמן: " ברצוני להוציא כי רואה טענה רב בכך שלא ביהמ"ש הוא שיבטל רישום של מדגם, כאשר מתקיים דיון בשאלת הגנת זכויות היוצרים. שאם לא כן איזו הגנה נותן הרישום אע בכל עת למרות הרישום אפשר יהא לתקוף את הרישום בבית המשפט מה ההגנה היא זו וערכו של הרישום כאפס".

הטעם להעברת הדיון בבטלות המדגם לרשפ המדגמים היא שבעת שדן ביהמ"ש המחוזי במשפט על הפרת מדגם אין הוא מוסמך להפעיל סמכות שבנו ולדון בבטלות המדגם נוכח האמור בסעיף 44 לפקודת הפטנטים.

9. לפיכך, קובע שלא הוכח לי שהמדגם דנן פורסם בישראל לפני תאריך רישומו ועל כך אין לי אלא לדחות את בקשת, ביטול המדגם דנן.

תוך 30 יום מהיום מתבקש ב"כ בעלת המדגם לסכם טענותיו לענין ההוצאות המגיעות באשר להליכים שבפני ולב"כ מבקש הביטול נתונים ו בזה 15 יוס נוספים להשיב על טענות ב"כ בעלת המדגם.