סימן מסחר 68299 ו- 68304

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ד"ר מאיר נועם

בקשה לביטול סימני מסחר מספר 68299 ו- 68304

בעלת הסימנים: 0) 8 2011 ) 161 13 אה וה1306 0055 0

ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו, עורכי פטנטיס

מבקשת הביטול: .6ח1 ,6012013110 הּמ31011-) בּותושעו \

א - 8 4

ע"י ב"כ אריה רייף

ה ח ל ט ה

מונחת בפניי בקשה לביטולם של סימני המסחר מספר 68299 - "13055 סשט11" (להלן: "הסימן הראשון") ומספר 68304 - "2055" (להלן: "הסימן השני" יחד יקראו "הסימנים"). הסימניס הוגשו לרישוס ביוס 25.01.1988, על ידי 2055 00ש3 00 86 11סות2) זהסתתסשַהּתה]/1 17806878 (להלן: "בעלת הסימנים"). רישוס הסימניס נתבקש בגין טובין מסוג 34 - צרכי מעשנים, הכולל: "מוצרי טבק, מיר לסיגריות (צ"ל נייר לסיגריות - מ.נ.), מחזיקי סיגריות, מוצריס למעשנים, מציתים; גפרוריס". הסימניס קובלו ביוס 30.06.1997, הסימן הראשון פורסס להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר 12/1998, והסימן השני פורסס ביומן סימני המסחר 11/1997.

ביוס 03.12.2009 הוגשה בקשת הביטול מטעם .186 ,מס8זסכןס) 8ת87011) 8ותושזו/ר (להלן: "מבקשת הביטול"). נימוקי הבקשה הינס כדלקמן: מבקשת הביטול הינה חברה העוסקת בין היתר במוצרי טבק שונים, וברצונה לרשוס תחת שמה את סימן המסחר "055" בסוג 34; מבקשת הביטול מלינה כי לבעלת הסימנים לא היתה כוונה בתוס לב להשתמש בסימנים בקשר לטובין לגביהס הס רשומים, בנוסף, בעלת הסימניס לא עשתה בסימניס שימוש בתוס לב בקשר לטובין לגביהס הס רשומים; לחילופין, טוענת מבקשת הביטול כי לא נעשה שימוש בסימניס הרשומיס בתוס לב במשך שלוש השניס אשר קדמו להגשת בקשת הביטול. לפיכך, מבקשת מבקשת הביטול כי הסימנים ימחקו מן הפנקס.

ביוס 20.06.2010 הוגשו ראיות מבקשת הביטול. במסגרת ראיות אלה הוגש תצהירו של מר יהודה גולן אשר הינו בעל עסק בתחוס מתן שירותי חקירות ומידע. במסגרת חקירתו

בדק מר גולן מספר עסקיסם ותיקים באזוריס שוניס ברחבי באר (לרבות דיוטי פרי נתב"ג, בית הטבק, מספר פיצוציות וקיוסקיס ברחובות דיצינגוף, אבן גבירול, בוגרשוב ופינסקר בתל אביב וכו'). ממצאיו של מר גולן עולה כי לא נעשה שימוש במותג זה כלל ואף לא בשלוש השניס אשר קדמו להגשת בקשת הביטול. עוד מוסיף מר גולן כי מחקירתו עולה כי אף אחד מן העסקיס אשר נבדקו לא ייבא, שיווק או מכר את הסחורה הנבדקת תחת המותגיס הנבחרים. מכך מסיק מר גולן, כי לא נעשה שימוש במותגיס הנבדקיס באר בנוגע לסחורה המוגדרת.

עוד מוסיפה מבקשת הביטול במכתבה זה מיוס 20.06.2010 כי היות שבעלת הסימנים לא הגישה הודעה שכנגד, ההליכים מול הרשס יתנהלו במעמד מבקשת הביטול בלבד ומשכך היא אינה רואה לנכון לשלוח ראיותיה לבעלת הסימנים. ביוס 29.06.2010 הודיעה מחלקת סימני המסחר כי הדבר אינו מקובל וכי על מבקשת הביטול להמציא ראיותיה לבעלת הסימנים, זאת כיוון שמבחינת הרשס נותר ההליך דו-צדדי.

ביוס 27.07.2010 הגיבה מבקשת הביטול כי עמדת מחלקת סימני מסחר הינה מנוגדת לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: "התקנות"). שכן תקנה 71א(ב) לתקנות הקובעת לעניין הליך ביטול באה במקומה של תקנה 38 לתקנות. עוד מוסיפה מבקשת הביטול כי לאור עמדת מחלקת סימני המסחר נשלח העתק מראיותיה לבעלת הסימנים, אך אין בדבר כדי להכשיר תגובה מצד בעלת הסימנים.

ביוס 16.08.2010 הגישה בעלת הסימניס בקשה לסילוק בקשת מבקשת הביטול לביטול סימני המסחר שבנדון. בעלת הסימנים מציינת כי ראיותיה של מבקשת הביטול הוגשו באיחור וזאת ללא קבלת אורכה, ללא תשלוס אגרת ארכה וללא שליחת העתק מן הראיות לצד שכנגד כפי שמתחייב בתקנות. טוענת בעלת הסימנים כי יש לראות במבקשת כמי שונחה את בקשתה לאור איחור זה. עוד מוסיפה בעלת הסימנים כי אכות העמידה של מבקשת הביטול בבקשה לביטול הסימניס אבדה, שכן וכות זו קמה מהיותה "אדם מעוניין" לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"). טענה זו עולה לאור העובדה שמבקשת הביטול הגישה ביוס 09.12.2009

בקשה לרישוס הסימן "2055" אולס ביוס 21.07.2010 ונחה את בקשתה.

ביוס 30.08.2010 הוגשה תגובת מבקשת הביטול לבקשת הסילוק שהוגשה מטעס בעלת הסימניס. מבקשת הביטול מעלה מספר טענות כפי שיפורט להלן:

1. מבקשת הביטול טוענת כי בעלת הסימנים היא זו אשר זונחה את רישוס סימניה

ועל כן בחרה שלא להגיש כתב טענות שכנגד בהליך דנן;

2. בנוסף טוענת מבקשת הביטול, כי לבעלת הסימניס אין כל מעמד ווכות בהליכים אלה ואין לה יכולת "להגניב" עצמה להליכים שזנחה על ידי בקשת סילוק המחוסרת כל יסוד; תקנה 71א אשר מחליפה את הפרוצדורה הקבועה בתקנה 38 אינה מחייבת מסירת העתק מן הראיות לצד השני. יתרה מכך, התקנה קובעת כי

לאחר הגשת הראיות מצד מבקש הביטול "יועיד לו הרשס מועד להשמיע טענות?ו" (הדגשות במקור - מ.נ.). בכל הליך משפטי אחר אי הגשת הודעה שכנגד או כתב הגנה, משמעה זניחת התיק, ההסדר בבקשת הביטול הינו שונה וזאת בשל עיקרון טוהר הפנקס. בבקשת הביטול על מבקשת הביטול לשכנע את הרשם בנכונות

טענותיה כאשר בעלת הסיימנים אינה חלק מן ההליך;

3 עוד מוסיפה מבקשת הביטול כי וּכות העמידה קמה לה מעצם כוונתה לרשוס את הסימן "2055". בעצס אי קידוס הסימן, המוזכר בבקשת בעלת הסמנים, אין כדי

להעיד על זניחת כוונת מבקשת הביטול; מבקשת הביטול מדגישה כי הפרשנות אשר ניתנה למונח "כל המעוניין" הינה רחבה בניגוד לבקשת מחיקה בה זכות העמידה קמה ל"צד הנפגע".

4. למען הזהירות מוסיפה מבקשת הביטול כי בעלת הסימניס לא הצביעה, ואף אינה יכולה להצביע, על שימוש בסימנים, לא במועד הגשת בקשת הביטול, לא בשלוש השניס אשר קדמו להגשת הבקשה, ואף לא במועד כתיבת השורות. על כן אין שוס טעס בהגשת בקשת הסילוק.

5. טענה נוספת מצד מבקשת הביטול היא כי בעלת הסימניס לא הציגה כל עילה לפי תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, לפיה יש מקוס להגיש את בקשת הסילוק. הכנסת הפרוצדורה האזרחית נובעת מכך שהפקודה אינה עוסקת בפרוצדורה של סילוק על הסף, ועל כן יש לפנות לחקיקה הכללית. עוד מציינת מבקשת הביטול כי לא בנקל תתקבל בקשה של מחיקה על הסף.

ביוס 30.08.2010 ניתנה החלטתו של כב' הפוסק בקניין רוחני, נח שלו-שלומוביצ, הקובעת כי בקשת הסילוק על הסף נדחית; ניתנת למבקשת הביטול אורכה להגשת ראיותיה

בדיעבד; בנוסף, לאור אי תגובת בעלת הסימניס לבקשה דנן יושתו עליה הוצאות ההליך בסך 1,500 ₪.

ביוס 02.09.2010 הודיעה מבקשת הביטול על בקשתה לקבל החלטה בהליך הביטול דנן על סמך החומר המצוי בתיק.

הדיון שלפני עוסק בשאלה האם נעשה שימוש בסימן המסחר הנדון בשלוש השניס אשר קדמו להגשת בקשת מבקשת הביטול למחיקתו מהפנקס. להלן תובא הוראת סעיף 41 לפקודה:

"(א) בלי לפגוע בכלליות הולראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהס דשוסם הסימן או חלקם (להלן

- הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתוס לב בסימ( המסחר בקשר לטובין שלגביהס מבוקש ביטוכ הדישום או לא היה שימוש כאמוד בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטות..."

מהוראת סעיף 41 בכללותו עולה כי שאלת השימוש או היעדרו תבחן לאור שלוש המבחניס הבאים. ראשית, האס הייתה כוונה בתוס לב מצד בעל הסימן להשתמש בסימן המסחר והאס היה למעשה שימוש בתוס לב בסימן המסחר במהלך שלוש השניס שקדמו לבקשת הביטול; שנית, במידה והוכח היעדר שימוש, האס היו נסיבות מיוחדות במסחר (סעיף 41 (ב) לפקודה), שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן; שלישית, האס יש מקוס

במסגרת שיקול דעתו של הרשם, להורות על מחיקת הסימן (ראו: בג" 302/74 05]ססוות כ 65פזסטכ) נ' ניסן פדמינגר בע"מ, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975), וכן ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ ל אזתמה עפשאשספוםזאמם מז'ז60 ₪ - תמאםזכ5מד 601 ₪1 גת, מיוס 11.03.2007 (פורסס בפסק דין), וכן בקשות לביטול סימני מסחר מס' 74787, 74788 .5.7.1 .ש6א1.א1 כ 2 סא[סק5 "זסויזסק6ת"

000162 0200זחסיזפס ניתן ביום 09.08.2010).

שאלת השימוש:

בענייננו, מבקשת הביטול צרפה חוות דעת של מומחה מטעמה, מר גולו. מתצהירו הנני למד כי לא רק שלא נעשה שימוש בסימן המסחר בשלוש השניס שקדמו להגשת בקשת הביטול מטעס מבקשת הביטול, אלא שכלל לא הופצו מוצרי בעלת הסימניס מן הסוג האמור בישראל.

רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (סעיף 64 לפקודה) ולכן על המבקש לטעון אחרת, נטל השכנוע (ראה בג"צ 144/85 קליל ג' לשם הפטנטים פ"ד מב,1) 309 (1988), 318). לדידי, עמדה מבקשת הביטול בנטל זה. ניכר מתצהירו של מר גולן כי בדיקותיו היו מקיפות וכללו חנויות רבות באזורים מגווניס בארץ, דבר המבטיח כי תוצאות תחקירו הינן מהימנות.

באשר לשאלת הכוונה- מתצהירו של מר גולן עולה כי מעולס לא יובאו ו/או שווקו באר טוביו הנושאיס את הסימניסם הנדוניס בסוג בו נרשמו. מכאן ניתן ללמוד כי מעולס לא הייתה כוונה לעשות שימוש בסימניס אלו בישראל.

נסיבות מיוחדות במסחר:

בעלת הסימניס לא ניסתה לטעון להשארת סימניה רשומיס בפנקס. מקל וחומר, לא ניסתה היא להוכיח כי אכן היה שימוש, ובאס לא היה שימוש לא ניסתה להסביר בעטיין של אילו סיבות נבצר ה ממנה. מסקירת שוק מוצרי הטבק בשניס האחרונות לא ניכרת

בעיית ייבוא ושיווק בישראל. מותגיס רביס ייבאו את מרכולתס ארצה וזכו להכרה רבה מצד הציבור הישראלי, המעשן וזה שאינו מעשן (ראה מותגי הסיגריות מלבורו, וינסטון וכו'). מכאן כי לא עולות נסיבות אובייקטיביות בגינן לא נעשה שימוש בטובין בישראל. אדגיש כי נסיבות אשר קשורות בבעלת הסימניס אינן עולות כדי נסיבות מיוחדות במסחר ככוונת הסעיף בפקודה.

בעניינו, יש בהותרת הסימן על כנו מבלי שנעשה בו שימוש, מעין הסכמה לרישוס סימן הגנתי, ובכך פנקס סימני המסחר ישקף למעשה מציאות מסחרית מעוותת. סימני המסחר נועדו לבידול מקורות הטובין או השירותיס המוצעיס בשווקיס המסחריים. לאור חשיבות השמירה על טוהר הפנקס אין לאפשר המשך קיומו של סימן רשוס שלא נעשה בו שימוש במשך שלוש שניס לפחות ממועד רישוס הסימן. רישוס הגנתי של סימני מסחר מפקיע מרשות הכלל את זכות השימוש בסימניס הרשומיס וזאת מטעמיס פסולים.

באשר לטענות אשר הועלו בבקשת הסילוק על הסף שהוגשה מטעם בעלת הסימנים, לרבות הטענות באשר לכך שמבקשת הביטול חדלה מלהיות "אדס מעוניין", טענות אלו הוכרעו מכבר בהחלטתו של כב' הפוסק בקניין רוחני, מיוס 30.08.2010 ועל כן איני מוצא מקוס להתייחס אליהן בשנית.

סוף דבר:

8. לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את בקשת מבקשת הביטול. הנני מורה על מחיקת הסימניס מס' 68299 ו- 68304 מפנקס סימני המסחר.

9. בעלת הסימניס תשא בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 18,000 ₪ הכולל מע"מ,

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיוס ועד התשלוס בפועל.

ד"ר מאיר נועס, רשם הפטנטים המדגמים, וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום | 07 דצמבר 2010

ל' כסלו תשע"א