סימן מסחר 69909 - "במבינו" (מעוצב)

ההחלטה:

רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר מס' 69909 - "במבינו" (מעוצב)

מבקש הביטול שלמה עיני והמחיקה: ע"י ב"כ עו"ד גילת, ברקת ושות'

(להלן: "המבקש") בעלת הסימן: אקטרינה גוטמן

ע"י ב"כ עו"ד פרייס, קלגסבלד ושות' (להלן: "בעלת הסימן")

רקע וטענות הצדדים

1. תיק זה הובא אלי למתן החלטה לאחר שהעדויות והחקירות הנגדיות על התצהירים נשמעו בפני כב' רשם סימני המסחר הקודם, אשר פרש בטרם ניתנה החלטה.

2. הסימן נשוא הבקשה דנן נרשום על-שס בעלת הסימן ביוס 24 בספטמבר 1992 לגבי "נעלים הנכללות בסוג 25 לילדים ונוער" (להלן: "הסימן"). בתנאי הרישום נרשם כי

"רישום סימן מסחר זה לא יתן וכות לשמוש ייחודי באותיות 5, ב, אלא בהרכב הסימן", וכי "רישום סימן מסחר זה לא ימנע מאחריס שימוש בתוס לב במהלך הרגיל של המסחר

במילה במבינו - 0א1₪1א.". הסימן נראה כך:

ב חד ב ייב1 ב8] שואוע תג

3. בפברואר 1995 הגיש המבקש בקשה לביטול ולמחיקת הסימן מן הנימוקים הבאים:

א.

המבקש מפעיל מזה 17 שנה חנות נעליים בשס "במבינו". יצוין כי הדברים היו נכוניס אותה עת. בינתיים, ניתן נגד המבקש צו מניעה המונע ממנו שימוש בסימן, וכן חנות הנעלים אינה קיימת עוד.

רישום הסימן על-שס בעלת הסימן מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר בכך שהוא מאפשר לבעלת הסימן לחבל בעסקו של המבקש, כפי שזו עשתה משהגישה נגדו תביעה בבית המשפט המחוצי למניעת השימוש בשס "במבינו" על ידי המבקש.

המוניטין בשס "במבינו" בדרוס הארצ ובפרט באשדוד שייך למבקש ולעסקו. רישום הסימן על-שס בעלת הסימן מהווה הטעיית הציבור ומונעת מן המבקש לנצל את המוניטין שבנה לעסקו בעמל כפיו.

השס במבינו פתוח למסחר וקיימים בתי עסק רבים בשם זה.

המילה "במבינו" הינה מתארת וחסרת אופי מבחין. היא הפכה לנחלת הכלל

מכוח שימוש רב שנים.

לא הייתה כוונה בתוס לב לעשות שימוש בסימן במסחר ולא נעשה שימוש כזה במשך כל תקופת הרישום.

הבקשה לרישום הסימן הוגשה בחוסר תוס לב ותוך הטעיה באשר בעלת הסימן ידעה על קיומה של חנות "במבינו" לנעלי נשים, גברים, ילדים ונוער ועל מוניטין שפיתח המבקש לגבי השס "במבינו". נטען כי בעלת הסימן העלימה עובדות אלה מפני הרשס.

הבקשה לרישום התקבלה שלא כדין הואיל וחלק מהראיות שתומכות בבקשה הוגשו ללא תצהיר.

4. טענותיה של בעלת הסימן בהודעתה בתשובה הן, בתמצית, כדלקמן:

א.

בעלת הסימן מנהלת מזה 28 שנים יחד עס בעלה (אשר נפטר לצערנו בינתיים) חנות נעלי ילדים בשס "במבינו", ולסחורתה מוניטין רב.

המבקש אינו אדס מעוניין במובן סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה").

יש למחוק את בקשת המחיקה על הסף, מחמת מניעות או השתק, באשר המבקש עצמו טוען כי הוא בעל הסימן "במבינו". משכך טען המבקש, מנוע הוא מלטעון כי הסימן אינו כשיר לרישום, שכן יש בטענה זו משוס הודאת בעל הדין כי הסימן יוצר מוניטין, אינו פתוח למסחר ואינו נחלת הכלל, והוא בעל אופי מבחין.

בעלת הסימן עושה ותעשה שימוש בסימן המסחר, היא עושה זאת במשך שנים רבות, בעלת הסימן יצרה מוניטין תחת שס זה.

השימוש רב השניס יצר לסימן אופי מבחין, וזאת אף בהתעלם מאופיו המבחין של השם "במבינו" גם ללא יצירת מוניטין.

יא.

יב.

יד.

טו.

טז.

יז.

יח.

יט.

כא.

הטובין הנמכרים על ידי בעלת הסימן זכו לפרסוס רב ולהכרה והוקרה והסימן מזוהה עס בעלת הסימן.

חנותה של בעלת הסימן היא החנות לנעלי ילדים הגדולה בישראל, ככל הידוע לה, מחזור המכירות הוא גדול, מספר העובדים גדול והשימוש בסימן הוא יומיומי וקבוע.

איו בסימן כדי להטעות את הציבור.

בית המשפט המחוזי אסר על המבקש את השימוש בשס "במבינו" בצו מניעה זמני (אשר בינתיים הפך לקבוע - י.א.).

הסימן אינו מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.

המבקש עצמו מודה כי בעלת הסימן החלה לעשות שימוש בסימן זמן רב לפני שהוא עצמו החל בכך.

הסימן אינו מורכב מספרות, אותיות או מיליס הנוהגיס במסחר לתיאור הטובין או סוגי הטובין או הנוגעיס במישרין למהותס או לאיכותס של הטובין. הסימן הוא בעל אופי מבחין במובן סעיף 8(ב) או 9 לפקודה.

אין בסימן כדי להטעות את הציבור לחשוב כי הסחורה של בעלת הסימן היא של המבקש, וזה האחרון לא טעו לכך.

כאשר החלה בעלת הסימן לעשות שימוש בסימן, לא היה כל עסק בשס "במבינו" בתחום הנעלים.

לא הייתה כל תרמית ברישום הסימן.

לא קיימים בתי עסק רבים בשם "במבינו".

השם "במבינו" אינו נחלת הכלל בהתייחס לטובין לגביהס נרשם הסימן.

בעת הגשת הבקשה, לא ידעה בעלת הסימן על קיומו של המבקש. בשיחות שהתנהלו ביניהם לאחר מכן, הבינה בעלת הסימן מהמבקש כי יחדל מהשימוש בסימן לאחר שיבדוק עם עורך-דינו כי הסימן אינו רשום על שמו.

המבקש מכר את חנותו ו"הפקיר" את השס "במבינו" לרוכש החנות, רוכש אשר התחייב כלפי בעלת הסימן לחדול מהשימוש בשס זה.

למבקש אין חנות נעליים ואינו עושה שימוש מסחרי בשסם "במבינו". למבקש אין כל טובת הנאה בשס "במבינו" וכל רצונו הוא להתנקס בבעלת הסימן על כך שהוציאה נגדו צו מניעה.

בעלת הסימן עמדה בדרישות הדין לרישום הסימן וכדי למנוע שמא של טענה, היא המציאה תצהירים ערוכים כדין.

5. ביוס 24 באפריל 1995, כחודשיים לאחר שהוגשה הבקשה לביטול ולמחיקה, הגיש המבקש בקשה לרישום סימן מסחר מס' 98182 בסוג 42 לגבי "ממכר נעלי נשים ילדים ונוער", הסימן שנתבקש על ידו נראה כך:

6. בתצהירו מיוס 16 בפברואר 1997 הצהיר המבקש כדלקמן:

א.

המבקש ניהל חנות נעליים בשס "במבינו" במשך 17 שנה, בהפסקה של שנתיים בשניס 1980-1981, עד לתחילת ההליכים המשפטיים נגדו. בעת מתן התצהיר, החנות הייתה, כך הוצהר, בבעלות אחרת והיא נקראה "במבינו 2000". צורף אישור מס הכנסה להוכחת קיומה של חנות בשס "במבינו" בשנת 1978. כן צורפו מכתבים של יצרני נעליים המעידים על ניהול חנות כאמור בין השניס 1978-1995, וחשבוניות משנת 1982.

בחנות נמכרו נעליים אופנתיות לכל המשפחה ובאיכות מעולה. לחנות היה מוניטין רב במיוחד באשדוד והסביבה. צורף מכתב מרואה חשבון בו רשום כי המחזור העסקי בשנת 1994 היה 778,000 ₪.

השס "במבינו" הוא כינוי של המבקש מילדות, ולכן כינה כך את החנות אותה פתח בשנת 1978.

המבקש השקיע כספים בפרסום ונסע לתערוכות בחו"ל. מומחיותו בנעליים רבה והוא ייעץ לסוחריס אחריס. מוצריו היו מבוקשים על ידי צרכני אופנה מובהקים, כגון מלכת היופי של אירופה, גאוות העיר אשדוד.

עסקיו של המבקש היו בנוייס במידה רבה על נעלי ילדים ונוער. הוא השקיע כספים רבים בפרסום בתחום זה, לדוגמא, על גבי חולצות לקבוצות כדורגל של ילדים ונוער באשדוד.

המבקש השקיע בעקביות בפרסום חנותו בעיתונות המקומית והארצית. קבלות על פרסומיס מקומייס ודוגמאות של פרסומיס צורפו לתצהיר. החנות זכתה בתואר "בית העסק הנבחר" בשנת 1987.

החנות אף פורסמה על ידי עסק של השכרת כסאות בחוף אשדוד. המבקש אף העניק חסות לתחרויות יופי מקומיות.

כתוצאה ממאמציו של המבקש, הפך השס "במבינו" לשס דבר באשדוד והסביבה. כל המוניטין לשס אה באשדוד ובכלל הס של המבקש בלבד.

המבקש פנה לעורך דין לרישום הסימן על שמו והיה סבור שהסימן רשום. בתקופה מסוימת פתח המבקש חנויות בערים נוספות, אולס הן נסגרו.

הציבור באזור הדרוס מקשר את השס "במבינו" עס המבקש. בעלת חנות

בדימונה בקשה ממנו רשות להשתמש בשם "במבינו" והמבקש נעתר לבקשתה. צורף תצהיר מטעס אותה גברת.

יב.

יג.

יד.

טו.

טז.

יז.

יח.

חנות המבקש מוכרת לבעלת הסימן מזה שנים רבות. זו פנתה אל המבקש ובקשה ממנו להפסיק להשתמש בשס "במבינו", אך משהשיב לה כי הוא עושה שימוש בשס וה מזה שניסם רבות, זנחה את דרישתה.

המבקש חתם על חוזה לפתיחת חנות "במבינו" בקניון חדש באשדוד.

בעלת הסימן הגישה נגד המבקש תביעה ועתרה למתן צו מניעה זמני נגדו שיאסור עליו את השימוש בשס "במבינו".

לאור כל האמור לעיל, מצהיר המבקש כי המוניטין בשס במבינו בדרוס האר ובפרט באשדוד שייך לו, רישום הסימן על שס המבקשת מהווה הטעייה ותחרות בלתי הוגנת המונעיס מן המבקש ניצול המוניטין שבבעלותו.

בעלת הסימן הגישה "תצהירים" בתמיכה לדרישת מחלקת סימני המסחר להוכחת אופי מבחין בסימן. התצהירים שהוגשו לא היו ערוכים כדין. לכן, הבקשה לרישום התקבלה שלא כדין. אומר כאן כי משנטענה טענה הזו בבקשה למחיקת הסימן, הוגשו תצהירים ערוכים כדין, ואני סבור כי יש בכך כדי לרפא את הפגם, אם המדובר הוא בפגם מהותי. אציין כי המדובר היה בשני מכתבים של יצרני נעליים אשר לא הוגשו בתחילה כתצהירים, אך בנוסף אליהם הוגשו, עוד בשלב בחינת הבקשה, תצהירים נוספים ערוכים כדין.

השס "במבינו" משמש חנויות רבות לממכר מוצרי ילדים בארץ. השס הוא נחלת הכלל ופירושו "ילד" באיטלקית. לפי מדריך הטלפונים, קיימות שתי חנויות נעלים נוספות בשס "במבינו", האחת בדימונה, אשר הוזכרה לעיל, והשנייה בחולון.

הסימן נרשום בתרמית ומבלי שהייתה כוונה לעשות בו שימוש כסימן מסחר ומבלי שנעשה בו שימוש כוה - רק לאחר שהגישה בעלת הסימן את התביעה נגד המבקש והועלתה טענה זו, היא החלה לסמן את סחורתה בסימן. המצהיר מצרף צילומיס של דוגמאות נעלים שנקנו בחנות במרצ 1995 ולא נושאות את הסימן. השימוש שעשתה בסימן היה לציון שס העסק, ולא הסחורה. היה על בעלת הסימן לבקש לרישום סימן שירות ולא סימן מסחר.

7. מטעס בעלת הסימן הוגשו שני תצהירים עיקרייס ותצהיירים נוספים. התצהיירים העיקרייס של מר יוסף גוטמן ז"ל, בעלה של בעלת הסימן, ותצהירה של גב' מירי (גוטמן) פרידמן, בתה של בעלת הסימן. להלן תמצית העדות בתצהירו של מר גוטמן:

א.

בשנת 1968 פתח המצהיר את חנות הנעליים הנוכחית בשס "במבינו", בשותפות עם אחר. המצהיר הוא שבחר את השס "במבינו", שנראה לו מתאים לחנות לנעלי ילדים ונוער.

עס פתיחת החנות נמכרו בה נעליים צבעוניות וייחודיות, דבר אשר משך לקוחות רבים והביא למכירות בהיקף גדול. החנות הייתה ייחודית גם בכך שהמחירים בה היו קבועים, ובכך שנתנה פתרונות אורטופדיים.

החנות התפתחה וגדלה, ומכרה סחורה ייחודית לצד סחורות של פירמות ידועות.

ד. שמה של החנות "במבינו" ּכה להכרה ולהוקרה בכל רחבי גוש דן. ה. לחנות היה ייבוא עצמי של נעליים ייחודיות.

ו. הלקוחות באו מאזור המרכז וכן מאזורים נוספים בארץ. כל אם בגוש דן ידעה כי זהו המקום לרכישת נעליים מקוריות ובאיכות גבוהה, תוך קבלת שירות אדיב ומקצועי.

זי בשנת 1979 הצטרפה בתו של המצהיר, מירי, לעבודה בחנות. היא החלה לנסוע לחו"ל לתערוכות כדי להתעדכן בתחום ההנעלה. היא התמחתה בתחום, הביאה רעיונות וטעס אישי וייחודי משלה, והחלה להזמין מיצרניס ייצור נעליים לפי רעיונותיה ודרישותיה. היא הביאה לחנות רוח צעירה, שבאה לידי ביטוי במיוחד בדגמי הנעלים שמכרו.

ח. כל נעלי היבוא שבעלי החנות ייבאו לארץ נשאו תווית "במבינו" בעברית ובאנגלית. גם נעליים שיוצרו עבור בארץ נשאו את אותה התווית.

ט. בטרם הוגשה הבקשה לרישום, בדק בא-כוחה של המשפחה ווידא כי לא רשום סימן בשס "במבינו". בעת הרישום ולפניו, חדר השס "במבינו" לתודעת הציבור באופן שהוא מזוהה עס החנות ועס הסחורה שנמכרה בה. למיטב ידיעת המצהיר, בעת הגשת הבקשה לרישום, הס היו היחידים שעשו שימוש בשס "במבינו" בתחום נעלי ילדים.

יי המצהיר מפרט מגעיס ושיחות שהיו לבתו מירי ולבא כוחה עס המבקש. ואת עדות מפי השמועה והדברים פורטו בתצהירה של גב' מירי פרידמן.

יא. המצהיר פנה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה שיאסור על המבקש את השימוש בשס "במבינו" בחנות חדשה אותה התעתד לפתוח בקניון באשדוד ושהייתה מיועדת לנעלי ילדים, ויאסור עליו למכור נעלי ילדים ונוער בחנותו הקיימת של המבקש, באשר עד אותה עת הוא לא מכר בזו האחרונה נעלי ילדים ונוער. משפחת גוטמן בקשה לשמור על המצב הקיים ולא לאפשר למבקש להיכנס לתחום נעלי ילדים ונוער תחת השס "במבינו".

יב. לאחר תחילת. הצדדים הגישו תצהירים נוספים כדי לתמוך בנקודות שונות בגרסאותיהם. אתייחס לאמור בתצהירים אלה ואככל שיהיה צורך בכך במסגרת הדיון בטענות הצדדיס וההכרעה בהליך זה.

0. המצהירים השונים נחקרו על תצהירו בדיון שהתקיים בפני כב' רשס סימני המסחר הקוד. בעלת הסימן עצמה נחקרה על האמור בתצהירו של בעלה, לאחר שאימצה את האמור באותו התצהיר.

1. משובא התיק בפני למתן החלטה, בחרתי לקרוא לצדדים לדיון בפני על מנת לבדוק האפשרות להסדיר את המחלוקות ביניהם על דרך הפשרה, אולם הדבר לא צלח.

כשרות הסימן לרישום - האם הסימן נוהג במסחר והאם הוא נעדר אופי מבחין בשל שימושו של אחרים

2. טענת המבקש היא כי הסימן מורכב ממילה הנוהגת במסחר, וכי הוא חסר אופי מבחין לגבי הטובין שלגביהם נתבקש הרישום. המבקש מסתמך על הוראות סעיפים 8 ו-10(11) לפקודה, אשר זו להלן:

"8. (א) אין סימן כשר לדרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).

(ב) רשס או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הדישום.

ב) סימנים אלה אינם כשירים לרישום;

(10) סימן המורכב מספדות, אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) א(9;"

3. לא שוכנעתי כי המילה "במבינו" היא מילה הנהוגה במסחר לגבי נעליים או נעלי ילדים ונוער, או לגבי מוצרים הקשורים לילדים. הראיות שהוצגו לא היה בהן כדי להצביע על כך שבחי המסחר בישראל נעשה שימוש במילה "במבינו" לתיאור של נעלי ילדים ונוער או של מוצרים הקשורים בילדים. אין המילה נוגעת למהותם של מוצרים כאלה, ולכן אינה בטענה זו כדי לשלול את כשרותו של הסימן לרישום וממילא להביא לביטולו.

4. מילה הנהוגה במסחר באופן שיש בו כדי לשלול את אופיו המבחין של סימן מסחר היא מילה המשמשת לתיאור של אותו הטובין אשר לגביהם נתבקש הרישום. פרשנות אחרת הייתה עלולה להוביל, במקרים מסוימים, לתוצאות אבסורדיות: למשל את המילה "קפה" - ברור כי מילה זו משמשת באופן מובהק במסחר לתיאור מוצר הקפה. לעומת זאת, אין המילה קפה נוהגת במסחר לציון מוצרי ביגוד, למשל. הוא הדין לגבי המילה

", [15כ", המשמשת במסחר לתיאור חומר דלק, אך בוודאי אינה נוהגת לתיאור של מכנסי ג'ינס. ראה לעניין זה בספרו של המלומד א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, הוצאת שוקן, בעמוד 21:

"בבדיקה אם סימן מסוים מקובל במסחר, צריך להתחשב בסחורות שלגביהן משתמשים בו ולא לחפש את ההגלי המסחר בענף סחודות אחד.

בצדק נאמר במשפט סחווחסע שצוטט לעיל, כי

תמונת אשה במכנסי ג'ינס (1605) יכולה להיות בלתי מקובלת לגבי סחודות אחדות (כגון: מי בושם או סבון ..."

5. נשאלת בענייננו השאלה, מה פירוש המילים "הנוהגות במסחר" שבסעיף 11 (10) לפקודה. האם די בכך שהמילה מצויה בשימוש של סוחר בודד או מספר קטן של סוחרים כדי שאפשר יהיה לומר עליה כי היא "נהוגה במסחר"? אני סבור שמספר הסוחרים אינו יכול לשמש אינדיקציה ברורה בכל המקרים. מחד, סביר להניח כי אם מילה נהוגה אצל מספר רב של סוחרים, הרי היא תתקבל בציבור כמילה ה"נהוגה במסחר" לגבי הטובין הרלוונטיים, שכן מספר גדול של סוחרים יהווה, לכאורה, אינדיקציה לכך שהשימוש במילה הוא בהיקף רחב ולכן היא "נהוגה במסחר". מאידך, ייתכנו במקרים שבהם שימוש מאסיבי במילה על ידי מספר קטן של סוחרים, יהיה בו גם כן כדי להפוך את המילה לכאת "הנהוגה במסחר". הדבר תלוי בנסיבותו של כל מקרה ומקרה, וקשה לקבוע מספרות בעניין וזה. יחד עם זאת, אפשר לומר כי שימוש מוגבל על ידי סוחר אחד או סוחרים בודדים במילה, אינו הופך את המילה לכזאת הנהוגה במסחר. מידת השימוש אצל אחרים צריכה להיות כזאת אשר למעשה הופכת את הסימן לנחלת הכלל. ראה לעניין זה בספרו של המלומד וליגסון, בעמוד 22, שנרשס:

"המבחן האמיתי הוא אם השימוש בסימן מסוים על ידי אנשים אחדים (מלבד בעל הסימן המקורי) היה נחשב כמטעה את הקהל, או אם הקהל בראותו את הסימן לא היה מקשר אותו למקור יצירת אחד. ראה;

1 ;611 .0 7 ...1 (1872) 1/0510 .ש טיזסי1 0 סיזסט ע]'ז106 682.) .1.1

לפיכך, כאשר סימן מסוים, שהיה ברשות צד אחד, חוקה פה ושם על ידי אנשים אחדים, מבלי שבעל הסימן נקט באמצעים למניעת שימוש זה, הרי שסימנו עדיין לא הפך לנחלת הכלל. רק גזילה כללית של הסימן עלולה לשלול מהסימן את סגולתו כסימן מבחין."

בבג"צ 450/80 אל דין נ. רשס סימני המסחר ואח', פ"ד ל"ה(2) 187, קבע כב' השופט (כתוארו דאו) ברק בעמוד 190 כדלקמן:

"מקום שסימן, אשר הורתו ולידתו ושימושו הראשון הוא משל פלוני, הופך לנחלת הכלל, שוב אין השימוש באותו סימן על ידי אנשים מטעה איש, ועל-כן אין סוד להגן עליו. כפי שאומר 1 ח\56ו!]10 .6 בפרשת ")705 בזס] 8 זז [4] (1872):

חח שו!פווק 50 6 10 606 05 א'יזםחז 6 ]ז* 6 ח60 ץ000ח 1001 156 [ס8זסטומוו \[סוו5 חז 6 ח60 0חם 16 ]0 56 6הז עמ 60טו660 1 6טז] 0 )1 ]0 86וו 6 וחסיז] 660ווחז [סחזףזס 6וזז ]0 60005 ₪06 פְמועוום 15 סה 0 )סו זסטשקוסו! 6וחז 10 זססקקם ]1 זס סי 00 16 חס זססקקם קסחז זו זהסזא6 6וז0ס5 אחז 006 0 והיז סוזז 5 ,ען601וז6סיזטן סע הזזסיז ]| זיז 6ז זה6שסיזכן סז זהףזז ם ע[קחזז5 15 5 "*>"ח50זס זסו!זס על 66060 פחזסם

.6

.7

.8

.9

כמובן, חיקוי ספודדי אינו מספיק לפגוע

באינטרס של המשתמש הראשון, אך מקוסם

שהשימוש הוא נרחב והופך לנחלת הכלל, מאבד

הסימן את אופיו המבחין, ובעליו מאבד ההגנה

עליו במסגרת הפקודה (ראה: א' זליגסון, דיני

סימני מסחר (דינים הקרובים להם (שוקו,

תשל"\)22)," לא הוכח בפני כי השימוש בשס "במבינו", בין בתחוס הנעלים או נעלי ילדים ונוער ובין בתחוס מוצרים בכלל, על ידי סוחריסם אחריס מלבד בעלת הסימן, הינו נרחב מאוד עד אשר הציבור לא היה מקשר אותו עם מקור מסוים דווקא. דהיינו, הראיות שבפני אין די בהן כדי להראות שהשימוש במילה "במבינו" היה, בעת הגשת הבקשה לרישום (ובזמן אחר כלשהו), בחינת נחלת הכלל: לא הוצגו נתוניס לגבי השימוש של המבקש במילה "במבינו" לגבי נעלי ילדים ונוער. אם היה שימוש כזה, הרי הרושס הוא כי היה זה שימוש כסימן שירות דווקא, וכי בהתייחס לנעלי ילדים ונוער השימוש לא היה נרחב. זאת ניתן ללמוד מחקירתו הנגדית של המבקש, בה הגדיר את היקף מכירות נעלי ילדים ונוער על ידו כהיקף "סביר".

לגבי החנות בדימונה, הרי לא הוצגו כל נתוניס לגבי היקפי השימוש בסימן ולגבי המכירות. חנויות אחרות שפתח המבקש בערים נוספות נסגרו, למרבה הצער, לאחר שניס ספורות וגם לגבין לא ניתנו נתוניס כלשהס.

לא הוצגו ראיות לגבי שימוש בפועל במילה "במבינו" בחנויות או בבתי מסחר אחרים, פרט לפרסומיס במדריכי טלפון, אשר מהס לא ניתן ללמוד אם החנויות אכן קיימות, ואם גם, מה אופן והיקף השימוש במילה "במבינו" במסגרת המסחר בהן. ראיה לכך כי מן האמור במדריכי הטלפון לא ניתן להסיק מסקנות אמיתיות ומשמעותיות לגבי השימוש במילה "במבינו" אפשר למצוא בעובדה שבמדריך הטלפון אשר המבקש עצמו הציג כראיה, מופיעה חנותו בבאר שבע, חנות אשר נסגרה מספר שניס קודס לפרסוס המדריך.

לאור האמור לעיל, עלי לקבוע כי המילה "במבינו" אינה מילה "הנוהגת במסחר" במובן סעיף 10(11) לפקודה, ולכן, מבחינה זו, אין הסימן פסול לרישום.

הטענה הנוספת של המבקש בעניין זה היא כי לאור הוראות סעיף 8 לפקודה, אין הסימן כשר לרישום, באשר אין בו כדי להבחין בין סחורתה של בעלת הסימן או של המבקש. עלי לדחות טענה זו גם כן.

על מנת למנוע מאחר רישוס סימן מסחר אשר בשימושו של מתנגד או מבקש ביטול, לא די לו להצביע על שימוש חד פעמי או מדומה על ידו באותו הסימן, עליו להראות שימוש כזה אשר גורם לציבור לקשור את אותו הסימן עם הטובין של המתנגד או של מבקש הביטול.

ראה לעניין זה בבג"צ 77/60 רשס סימני המסחר נ' שש ,.6ח1 ,.6-0 :8 שה1ות1.06 .סמ \סצ, פ"ד י"ד תש"ך/תשכ"א-1960 1718 בעמוד 1724:

"הטענה המבוססת על שימוש קודם בסימן, שאינו רשום , יכולה במחלוקת הנ"ל להועיל לבעל הטענה כדי להפריע ליריבו המבקש את הרישום על שמו..,

...אין משתמש בסימן (שאינו רושס את סימנו), <כול להתנגד לרישום סימן דומה על שס מבקש לק על סמך הטענה שהוא משתמש בו ולכן הוא נעשה בעליו של הסימן....עצם השימוש בו יכול גם לתת בידו נשק נגד פלוני כדי למנוע את דישומו על שמ ...

...מכאן נובע שאין זה מספיק להצביע על מעשה בודד קל ערך המהווה "שימוש קודם" השימוש צריך להיות כזה שעליו מעשה הסימן:דוע ומקובל בציבור עד כדי לקשור את הסימן עם סחורתו של אלמוני ושאם פלוני יירשס כבעל הסימן לא היה בו משום סימן מבחין בין הסחודות של פלוני ואלמוני..,

...המבחן לקביעת "שימוש קודם" על ידי אלמוני הינו אם השימוש בסימן בעבר על ידי אלמוני היה בממדים כאלה שעשה את הסימן הזה

כשיירשם על שם פלוני כ"בלתי מבחין"".

גם אם השימוש של המבקש בסימן "במבינו" לא היה בבחינת שימוש מודמן בלבד, לא אוכל לומר כי מן הראיות שבפני עולה שהשימוש שעשה המבקש בסימן גרם לציבור הרחב לקשור את המילה "במבינו" דווקא עם המבקש.

המבקש טוען כי הייתה לו בעבר רשת חנויות. אכן מן הראיות עולה כי המבקש קייס במשך שניס ספורות, חנויות נוספות בירושלים ובבאר שבע, בנוסף לחנותו שבאשדוד, אולם למרבה הצער, חנויות אלה לא צלחו בידו והן נסגרו. לא הוצגו ראיות כלשהן מהן ניתן ללמוד כי קיומן של אותן חנויות הפך את הסימן "במבינו" כמזוהה עם המבקש דווקא. אין בפנינו כל ראיה בדבר היקפי הפעילות של אותן הח.

8. האמור לעיל מובילני למסקנה כי הסימן "במבינו" הינו סימן אשר, לכל היותר, רומז לטובין לגביהו הוא נרשם, ולכן כשיר היה לרישום.

טענת היעדר השימוש בסימן

9. טענת המבקש היא כי לא הייתה לבעלת הסימן כוונה בתוס לב להשתמש בסימן בקשר לטובין לגביהו הוא נרשם וכי בפועל לא היה שימוש בתוס לב בסימן. המבקשת מתבססת על סעיף 41(א) לפקודה, המורה כדלקמן:

"41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 8 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול דישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום -לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא דשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום - לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השניות שקדמו לבקשת הביטול."

0. נטל השכנוע לגבי היעדר שימוש במובן סעיף 41 לפקודה מוטל על כתפי המבקש. אתייחס בהמשך פעם נוספת לנושא זה, ואולם אומר לענייננו כאן כי המבקש לא עמד בנטל וּה.

1. עדותו של המבקש בעניין וה לא הייתה מספקת: העובדה שנקנו על ידי מישהו נעלייות אשר לא סומנו בסימן, או כי גם על גבי שתי הקופסאות של אותן נעלייות לא הוטבע הסימן, אין פירושה כי לא נעשה שימוש בסימן. כל שניתן להסיק מכך הוא כי אותן נעלייות שנקנו לא נשאו את הסימן ותו לא. אין להסיק מזה כי במקרי סיבוב אחרים, לא נעשה שימוש בסימן, על גבי נעלייות וקופסאותיהן.

2. גם העובדה שהמבקש לא ראה אצל יצרניות משותפות לו ולבעלת הסימן נעליים או קופסאות הנושאות את התווית את הסימן אינה מוכיחה דבר, ואין בה כדי לסתור עדויות פוזיטיביות שהוצגו על ידי בעלת הסימן מהן ניתן ללמוד כי אכן נעשה שימוש בסימן כסימן מסחר, על גבי נעלייות ועל גבי קופסאות נעלייות, במשך שניות רבות. בנקודה זו יש לציין כי המבקש הודה בעדותו כי אינו מכיר כיצד נראות קופסאות נעלייתו של בעלת

15

הסימן ולכן, גם מבחינה ו, אין בעדותו לגבי היעדר קופסאות נעלייות אצל היצרניות משותפות כדי לתרום דבר לטענתו בדבר היעדר שימוש.

3. לעומת ואת, הציגה בעלת הסימן ראיות ועדויות, שלא נסתרו, לכך שבמשך שניות רבות היא נהגה להזמין נעליים בעיצובים מיוחדים עבורה, הן אצל יצרניות בארץ והן אצל יצרניות בחו"ל. נעלייות אלו סומנו בסימן על גבי הנעלייות עצמן ועל גבי הקופסאות בהן הן נמכרו, ונראה שדי בכך כדי להראות כי בעלת הסימן עשתה שימוש נרחב בסימן כסימן מסחר על גבי הטובין שלגביהו הוא רשום.

4. גם אם לא כל הנעלייות אשר נמכרו על ידי בעלת הסימן נשאו את הסימן, הרי אין להסיק מכך כי לא היה שימוש בסימן במהלך השנים. אכן, בעלת הסימן מכרה נעליים שלא יוצרו במיוחד עבורה, כגון נעליות שמקורן בחברות גדולות. אותן נעלייות לא נשאו את הסימן. מן הראיות והחקירה הנגדית של העדים עולה כי בשניות הראשונות, גם הנעלייות של היצרניות הגדולות נמכרו בתוך קופסאות אשר נשאו את הסימן, ואצל יצרנים, ולאור העובדה שהנעלייות נמסרו לבעלת הסימן בקונסיגנציה, הופסק נוהג וכן, על מנת להקל על תהליך החזרת הנעליים ליצרניות.

5. גם אם כמות הנעלייות שנשאו את הסימן הייתה קטנה יחסית לעומת הנעלייות אשר לא יוצרו במיוחד עבור בעלת הסימן ולא נשאו את הסימן, הרי אין עובדה זו מובילה למסקנה שלא היה שימוש בסימן. אין כל דרישה בדין כי על מנת שיוכר שימוש בסימן לצרכי סעיף 1 לפקודה, על הסוחר הטוען לשימוש בסימן להראות כי כל סחורתו נושאת את הסימן. דרישה כזאת היא בלתי הגיונית לחלוטין.

6. מן העדויות אני מתרשם כי כל הנעלייות שמיוצרות עבור בעלת הסימן כ- [1.806 זסטוזק נושאות את הסימן, בין על גבי הנעלייות ובין על גבי הקופסאות. מן הראיות אף עולה כי השימוש במילה "במבינו" הוא כמופיע בסימן.

7. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הטענה בדבר היעדר שימוש או היעדר שימוש בתוסלב בסימן.

טענת אי גילוי מידע מהותי

8. טוען המבקש כי בעלת הסימן הייתה חייבת לגלות לרשם, עת הגישה את הבקשה לרישום הסימן, כי קיימות חנויות נוספות העושות שימוש במילה "במבינו", והן חנותו של המבקש והחנות בדימונה. לטענתו, בעלת הסימן ידעה על קיומן של החנויות וחייבת הייתה ליידע את בוחן סימני המסחר בדבר קיומן.

16

9. איני מוצא שיש מקום להכריע בשאלה העובדתית אם ידעה בעלת הסימן, עת הגישה את הבקשה לרישום, על קיומן של החנויות הנ"ל ואם גם ידעה על קיומן, אני סבור שלא הייתה לה חובה, בנסיבות העניין, להתייחס אליהן בבקשתה לרישום. קיום של משתמשים נוספים בסימן המבוקש לרישום הינו מצב שכיח מאוד. ואף עצס השימוש על ידי אחריים הוא שמדרבן את בעל הסימן להגיש בקשה לרישום סימנו, על מנת ולאפשר לעצמו, וכי ירשום הסימן, לנקוט בהליכים נגד אלה אשר מפרים את זכויותיו בסימן. מובן כי ואולם, שבה מבקש הרישום סבור כי לא אחריים לא קיימת זכות בסימן, אין כל טענה לכך שימסור לרשם את לקיום של אותם משתמשים, שהרי אין מידע א יכול לשמש את הרשם כלל וכלל. הרשם לא יומן את של משתמשים להביע את עמדתם לגבי הבקשה לרישום. ואף השלב הנכון לערבס בהליכי הרישום, כי ואם השלב הנכון הוא שלב פרסום הבקשה להתנגדויות, או, ואם נרשום הסימן, במסגרת בקשה לביטולו. ואם הוגשו בקשות מקבילות לרישום, הרי השלב הנכון של בדיקת הזכויות השונות בסימן הוא בהליכים לפי סעיף 29 לפקודה. הטלת חובה למסור לרשם, בשלב הגשת הבקשה לרישום, מידע בדבר משתמשים אחריים תהיה חסרת משמעות, שכן הרשם או בוחן סימני המסחר חסרים הס באותו השלב את הכלים הדרושים כדי לבחון את משמעותו של אותו השימוש וכדי להשוות את וכותס של המשתמשים השונים, כולל המבקש, בסימן המבוקש.

0. הסיטואציה לפיה קיימים משתמשים נוספים על מבקש הרישום, אשר כלפיהם טוען המבקש כי אינו זכאי לעשות שימוש בסימן, היא רק אחת מתוך מספר סיטואציות אפשריות של שימוש מקביל. למשל, יתכן מצב שבו מבקש הרישום יודע על משתמשים נוספים בסימן המבוקש ואולם הוא סבור כי סימנו כולל פרטים מבחינות אשר יש בהם כדי להבחין את הטובין שלו מאלה של אחרים. סיטואציה אפשרית נוספת היא כי מבקש הרישום סבור שאין לסימן דומה לסימן של המשתמשים האחרים. ואולם קיימים לעיתים מצדיקים התרת שימוש מקביל בסימנים או שימוש מתאר בתוסלב במילה כזאת או אחרת הכלולה בסימן, על ידי חלק מהמשתמשים.

1. המסקנה הינה, אם כן, כי לא הייתה למבקשת הרישום חובה ליידע את רשם סימני המסחר בדבר קיומם של משתמשים אחריים בסימן. לאור ואת, נדחית טענה זו של המבקש.

כינוי הילדות "במבינו"

2. בהסתמך על סעיף 12 לפקודה, טוען המבקש כי הסימן פסול לרישום, בהיות "במבינו" כינוי ילדות של המבקש, ובאשר היה זה שס עסקו. סעיף 12 לפקודה קובע כדלקמן:

"12. רשם רשאי לסרב לבקשת דישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לדבות שס עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור,

17

אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי הוגנת."

3. טענה זו נדחית על ידי. מבלי להכריע אולם סעיף 12 בא להגן גם על כינויו של אדם בנוסף על שמו "האמיתי" או שס עסקו, לא שוכנעתי כי יש בסימן כדי להטעות את הציבור ולגרום לתחרות בלתי הוגנת. המבקש לא הריס את הנטל המוטל עליו כדי להראות כי המוניטין שצבר עסקו יובילו את ציבור לטעות בין הסימן לבין עסקו של המבקש, וכי בשל כך קיימת סכנה להטעיית הציבור או לקיומה של תחרות בלתי הוגנת. תנאי זה שבסעיף אינו מתקיים במקרה דנן.

תחרות בלתי הוגנת

4. סעיף 6(11) לפקודה, עליו מסתמך המבקש בטענה זו, קובע כדלקמן: "11, סימנים אלה אינם כשירים לרישום;

.2

(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"

5. על מנת לקבוע כי יהיה לרישום סימן כדי להטעות את הציבור, על הרשם להשתכנע כי קיימת לסימן מוניטין בישראל. ראה לעניין ה בספרו של המלומד א.ח. זליגסון, בעמ'31:

"סימן חשב לסימן מטעה אם הקהל :וטעה לחשוב שהוא סימנו של אדם אחד. הפסיקה האנולית דנה במקדים כאלה על פי ההודאה המקבילה בחוק האנולי (סעיף 11). פסקה (ט) של סעיף 8 [כעת סעיף 9(11)] קובעת, כי אין דושמים סימן אם הוא דומה או זהה לסימן שכבר נדשם. לעומתה קובעת פסקה (ה), שבה אנו דנים, כי אי זה משנה, אם הסימן הקודם רשום או אם הוא ידוע היטב לקהל. בשני המקרים סרב הרשם לדשום את הסימן, אם ניתן לגלות בו כוונה להטעות את הצרכומים המתפרשים על פני עמודים רבים, למעלה מ-60 עמודים כל אחד מהס. האסמכתאות שצורפו על ידי היו רבות.

לאור זאת, אני מחייב את המבקש לשלם לבעלת הסימן את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד

בסכום כולל של 33,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום ז' ניסן, תשס"ד 9 מר>, 2004

ישראל אקסלרד 54678313-|69909