סימן מסחר 70758

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר (בקשה מט' 8 ובקשה מתחרת מט' 80176) - סעיף 29

לפי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972

המבקשת מס' 1: יוניברס אלקטרוניקס בע"מ בעלת הבקשה: | מס' 70758 מיוס 25 באוקטובר 1988

| באמצעות ה"ה כהן צדק ורפפורט, עו"ד ועו"פ על ידי עו"ד נחמן כהן צדק המבקש מס' 2: יחיאל ישפה בעל הבקשה מט' 6 מיוס 6 ביוני 1991

ס בקשות מתחרות - סימנים זהים - סעיף 29 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב- 1972 - תאריך הגשת הבקשות לרישום - שימוש בסימנים - ראיות - נטל שכנוע.

הטענות והצד העובדתי 1. מונות בפני בקשות מתחרות לרישום סימן המסחר "מדוד" כדלהלן:

(1) בקשה מס' 70758 מטעם החברה הישראלית יוניברס אלקטרוניקס בע"מ (לחלן - המבקשת מס' 1) לרישום הסימן "מדוד" בסוג 9 לגבי מתוזמן. בקשה זו הוגשה ביוס 25 באוקטובר 1988.

(2) בקשה מס' 80176 מטעם מר יחיאל ישפה, מהנדס (להלן - המבקש מס' 2) לרישום הסימן "מדוד" בסוג 9 עבור מפסקי הפעלת אלקטרוניים/אלקטרונייס-מכניים למכשירי חשמל, ובעיקר למתקני חימום מיס. בקשה זו הוגשה ביוס 26 ביוני 1991.

בעקבות סעיף 29 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב- 2 ((לחלן - המפקדה) על הבקשות הנ"ל, הגישה המבקשת מס' 1 שני תצהירים כדלקמן:

(1) תצהיר אחד החתום על ידי מר מלכי חג'בי מנכ"ל החברה המבקשת

(2) תצהיר שני החתום על ידי מר שי בורשטיין, מנכ"ל חברת קבוצת לב אופיר בע"מ - הברח, שלפי טענת המצהיר, מייצרת, משווקת ומוכרת מגוון רחב ביותר של מוצרי חשמל, חומרי חשמל לבנין ולתעשיה מזח למעלה מ-15 שנה.

מתצהירו של מר מלכי חג'בי עוליס הדבריס הבאים החשובים לעניין שבפני:

(1) המילה "מדוד" (להלן - הסימן) נהגה על ידי המבקשת מס' 1.

(2) המבקשת מס' 1 התתילה להשתמש בסימן בצורה מסחרית בשנת 1987 אולם נעשח על ידה שימוש אינטנסיבי ביותר מאז תחילת 1988.

הפרסום הראשון של הסימן בעתונות היה בפברואר 1988.

עד כה הוצאו למעלה מ-130,000 ש"ח לפרסום המוצר הנושא את הסימן.

ההוצאות לכלים פרסומיים היו כ-20,000 ש"ח.

עד לתאריך שבו נחתם התצהיר הנ"ל נמכרו למעלה מ-20,000 יחידות שנשאו את הסימן.

לטענת המצהיר אין כל ספק כי הסימן רכש למבקשת מס' 1 אחיזת בשוק הישראלי וכי הציבור בארץ מזהה את המוצר האמור עס סימן ועס המבקשת מס' 1. לתצהיר הנ"ל צורפו כנספחים העתק של פוסטרים, עלונים, מדבקות, ופרסומת בעתון "ידיעות אחרונות".

מתצהירו של מר שי בורשטיין (להלן - המצחיר) עולים הענינים הבאים החשובים לעניין שבפני:

(1) קבוצת לב אופיר בע"מ (להלן - חברת אופיר) מפעילה שמונת חנויות ברחבי הארץ ומעסיקת כ-220 עובדים המשרתים אלפי קונים וצרכנים.

המצחיר בדק באופן אישי בצורה מעמיקה ומקיפה עם עובדי חברת אופיר ואנשי המכירות ולא מצא איש מהס המכיר, שמע או ראת את המוצרים בהתאם לפרוספקטים שהוגשו על ידי המבקש מס' 2.

המצחיר איננו מכיר את חברת 808 ומעולם לא נתקל במוצר כלשהו מתוצרת חברה זו.

ביוס 27 באוקטובר 1992 הוגש בלשכה מכתב מאת המבקש מס' 2 הנושא תאריך 22 בספטמבר 1992. המכתב הזה הוגש כראיות אך הוא לא הוצהר בפני עורך דין או עורך פטנטים. העתק היגיע לידי ב"כ המבקשת מס' 1 במרץ 1993 (ר' עמ' 2 לפרוטוקול דיון) הדברים והטענות הבאים הנוגעים לעניננו עולים מהמכתב האמור:

(1) נטען כי שני קטלוגים שצורפו למכתב הנ"ל מעידים על כך שחברת 268 8150808 ת0ס1טהטעספתס6 צפתסתם (להלן - 08ם) השתמש בסימן "מדוד" לפרסום מוצריה. נטען על ידי המבקש מט' 2 שאתה היה אחד מבעלי 65ם.

הערות הרשם:

אחד מחקטלוגים הנ"ל מנוסח בשפה העברית והוא נושא את המילים: "מדוד מפנה בטכנולוגית חימום המים". בקטלוג השני, המנוסח בשפה האנגלית, מופיעות המילים: "מסססתא מאץ תסע תסצתתעקס 16אסתעלסעתם מהזסמעפף ג". אין אסמכתא כלשתיא בקטלוגים האמוריסם המקשרת את המבקש מס' 2 למוצר או

לסימן המתואר בהם ואין כל ראיה המעידה על הפצת הקטלוגים (אם הס הופצו בכלל), מי הפיץ אותם ולידי מי הם הגיעו בארץ.

לפי טענת המבקש מס' 2, מאחר והמערכת כולה כשיטה לחימום מים נקראת "מדוד", בעת שחוגשה הבקשה לרישום הסימן, ברור כי היה שמפסק חשמלי לדוד כלול במערכת. רק לאחר שנוצרה המציאות, של משתמש בסימן על ידי יצרן ומשווק מערכות לחימוס מיס עבור חלק מהמערכת, כלומר, המפסק החשמלי של חדוד, נוצרה האפשרות של הטעייה ובעקבות זאת הוגשה בקשה לרישום בנפרד, דהיינו הבקשה מס' 80176, וזאת כדי לסווג את חלקי רכיבי המערכת החיונית להפעלת מתקן החימום המים החסכוני.

נטען שמחמת המציאות שנוצרה יש להצמיד את הבקשה לרישום מס' 80176 לסימן מס' 57044 אשר לגביו המבקש מס' 2 הינו הבעל הרשום.

לפי טענת המבקש מס' 2 יש לתקן את תעודת הרישום לגבי סימן המסחר מס' 4 על ידי הוספת סוג 9 (המתייחס לבקשה מס' 80176) או, לחילופין, שירשם יאשר את הבקשה מס' 80176 (הנושא של ההליכים הנוכחיים) המהוות בפועל את אותה מערכת ואת אותה מטרה, ובהכרה כאילו בעל הרישום מס' 4, שאותו המבקש מס' 2, להירשם כבעל סימן המבקש "מדין קדימות השימוש המסחרי שהוכנס לשימוש ואף חופקו קטלוגים, מאמרים וכו' כבר בשנת 3".

הערות הרשם:

א. הפקודה אינה מסמיכה את הרשם להוסיף סוג נוסף לתעודת הרישום לגבי הסימן מס' 57044.

ב. המושג דין קדימות אינו חל על המקרה שבפני.

ג. אישור של הבקשה מס' 80176 הוא שמהלך בעניין שבפני, ולא ניתנת לרשם הסמכות בהליכים אלה להצמיד את הבקשה לרישום מס' 80176 לסימן רשום מס' 57044.

ביוס 20 באוקטובר 1993 התקיים בפני דיון בעניין זה.

מאחר והמכתב מיום 22 בספטמבר 1992 ששהוצג לעיל אינו מהווה ראיות כדין, אישרתי למבקש מס' 2 במהלך הדיון, אחרי ששהוזהר על ידי כמקובל, להקריא את המכתב האמור ולראות את זה כעדות מטעמו.

במהלך החקירה הנגדית שנערכה מטעם ב"כ מבקש מס' 1, נאמר על ידי המבקש מס' 2 שלאחרונה הוא לא התקין את הדוד המתואר והמשורטט בקטלוגים שצורפו למכתבו מיום 22 בספטמבר 1992.

במהלך דיון נטען על ידי המבקש מס' 2 כדלהלן (ואני מתייחס רק לטענות הנוגעות לעניין שבפני):

(1) הנושא וחרעיון שווק באמצעות המבקש מס' 2 במהלך תקופה ארוכה מאוד.

הערות הרשם:

מלבד העובדה שלא הובאת בפני כל ראיה או אסמכתא אחרת המעידה על הטענה נ"ל, נראה לי כי כיום אין למבקש מס' 2 נגיעה כלשהי לסימן שהוא מבקש לרשום על שמו.

(2) המבקש מס' 2 פנה לאיש שהפיץ את המוצר וניחל משא ומתן איתו בדבר

רכישת סימן על ידי האיש הזה או לקבלת רשות להשתמש בו. המשא ומתן לא הגיע להסכמה מפני שהתברר למבקש מס' 2 שהסימן הינו לגבי דודיסם לחימום מים.

באותו דיון שהתקיים בפני טען ב"כ המבקשת מס' 1 את הטענות הבאות:

(1) הקטלוגים שצורפו למכתבו של המבקש מס' 2 מיום 22 בספטמבר 1992 אינם מתייחסים למפסקים אלא לדוודים.

טענה זו נכונה.

(2) אין בכלל שימוש בסימן, על ידי המבקש מס' 2, לא לגבי דוודים ולא לגבי מפסקים. מלבד החברה האמריקאית (805) לא מופיע בקטלוגים (שממילא נראים ישנים) שם של איזושהי חברה ו/או שמו של המבקש מס' 2. אם סאםנם נעשה שימוש בסימן, היח מוטל על המבקש מס' 2. להוכחת זאת. אולם המבקש מס' 2 לא מילא את הנטל הזה. יכול להיות שבעבר נעשה שימוש בסימן, על ידי גוף אחר, אך אין כל ראיה המעידה על כך, שיש כיום שימוש בסימן ואין ראיה אפילו המעידה על קשר כלשהו בין גוף כזה לבין המבקש מס' 2.

הטענות הנ"ל אף הן נראות לי, ויש להוסיף שבמהלך הדיון (ר' פרוטוקול דיון, עמ' 17) המבקש מס' 2 הודה בעצמו כי "כרגע לא משתמשים (בסימן)" אם כי היה שימוש כזה עד 1992 בערך.

(3) לעומת זאת, עומדת בפני בקשה לרישום סימן מס' 70758 שיש לה

קדימות מבחינת התאריך ושלגביה הוגש חומר רב באשר לשימוש בסימן עד עצס היום הזה בהם למפסקים השמליים והוגשו גם תצהירים,

פרוספקטים פרטומת וחשבוניות המראים את השימוש בסימן משנת 1987. טענה זו מקובלת עלי.

הצד המשפטי

1. סעיף 29 לפקודה קובע כדלקמן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומיס לגבי אותם טובין או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מחם עד שנקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם. ובאין הסכמה כאמור יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון".

2. על מנת לאפשר לי לחקיר בשאלה של מי מהמתדיינים בפני עדיף (ואם ניתן אמנם להעדיף מבקש אחד על פני האחר) עלי להביא בחשבון את הדברים הבאים:

(1) מועדי הגשת הבקשות לרישום סימן, והאם בנסיבות דנן יש במועדים אלו כדי להכריע בשאלת הזכות.

(2) מידת השימוש שנעשה על ידי כל אחד מהמבקשים בסימן.

3. מועדי הגשת הבקשות

(1) בתחלטתו של קודמי (כיום כב' השופט יואל צור) בעניין ברי בע"מ, אל זן בע"מ ופתתי עבד אל קדר סעד אל דין (ר' מבחר החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 1983-1978 עמ' 16 ועמ' 30 נקבע כדלקמן:

סעיף 21(ב) - "באשר לזמן הקובע, כבר נפסק לא אחת שיש משקל רב לשני אלמנטים: לתאריכים שבהם הוגשו הבקשות ולמידת שימוש שנעשה כל מבקש בסימן המסחר באר ערב הגשת בקשתו".

לעומת זאת נקבע על ידי קודמי המלומד הנ"ל בתחלטתו מיוס 15 בדצמבר 1983 (שלא פורסמה) באשר לבקשות המתחרות מטעם שפירא ברמן

> לחי

(2) (3) מידת

(1) |מטעס 5פ%ת8ת0620 8 5ע80%020+גותבא 46 .0.8 כדלקמן:

"כשבותנים זכותו של מי עדיף בסימן מסחר, מועד הגשת הבקשה לרישום סימן יש לו אמנם חשיבות מסוימת אך לא מכריעה, חיינו יכול שהסימן נתבקש במועד מסוים בעוד שהשימוש נעשה בו לפני כן, מה שיקבע לעניין הזכויות באותו סימן יהיה דוקא השימוש והחיקף שלו".

במקרה דנן הגישה המבקשת מס' 1 את בקשתה מס' 70758 לרישום הסימן בישראל ביוס 25 באוקטובר 1988 בעוד שהמבקש מס' 2 הגיש את בקשתו מס' 80176 לרישום הסימן דנן ביוס 26 ביוני 1991. מבחינת המועד, אפוא, הגשת הבקשה לרישום הסימן מטעם המבקשת מס' 1 קדמה את הגשת הבקשה לרישום הסימן על ידי המבקש מס' 2.

קביעתו של קודמי המוזכרת לעיל מקובלת עלי. לפיכך יש לראות את התאריכים שבחס הוגשו הבקשות כעניין חשוב ולתת משקל רב לאלמנט זה. זאת, עלי לציין כי אין במועדים הנ"ל כדי לתכריע בדבר העדיפות שבין המבקשים בעניין דנן.

השימוש שנעשה בסימן על ידי המבקשים

נקבע לא אחת שלשימוש קודם שנעשה בסימן יש חשיבות לעניין ההכרעה בין מתחרים. כך למשל נפסק על ידי בית המשפט העליון בעניין לי פרומין ובניו בע"מ נ. חברת פרו-פרו ביקויט (כבר סבא) בע"מ ורשם סימני המסחר (בג"צ מס' 228/65, פ"ד י"ט (111) 337). שם נקבע בסעיף 11 עמ' 242 כדלקמן:

"11. אף אם זכות בַסימן מסחר באין אפשרות לרשום, לא קמת לאדם, בעבר, אלא עקב שימוש, חרי כתוצאה מדברי החקיקה נותק הרישום

מן שימוש בפועל. חיים | הכל מסכימים, ששימוש קודם אינו תנאי לרישום מסחר. יש ולשימוש קודם נודעת השיבות, כגון לתהכרעה בין שני מתחרים בדיון על פי-פי סעיף 7 לפקודה..."

(יש לציין כי כיוס סעיף 17 המווכר לעיל הפך לסעיף 29 לפקודה בנוסחתו החדש).

כאשר מדובר בשימוש הכוונה היא לשימוש שנעשה בישראל. בנוגע לזאת נפסק על ידי בית המשפט חליון בעניין 1%608ת21 ,צַת8קח0ס0ס 6 גבס נ. 1. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ותסת 18תהקחסס .2 .5 61מהסהם (בג"צ מס' 90/70 פ"ד כ"ה (11) 87. שם נקבע על ידי כב' השופט ויתקון (בעמ' 91 בין האותיות ו' ו-ז' כדלקמן:

"...ומה הס המבהנים שלפיהם יבדקו רשסם או בית-המשפט את זכויות המבקשים היריבים ומח יניע אותס

לייחס לוח עדיפות על זה? מחאסמכתאות שהזכרתי זה עתה עולם

שיש משקל לשני דברים, לתאריכים

שבהם הוגשו הבקשות ולמידת השימוש

שעשה כל מבקש בסימן מסחרי באר

ערב הגשת בקשתו."

(הדגשה הוספה: מ.א.).

החשימוש שעשתה בישראל המבקשת מס' 1

א. כבר ראינו בראיות שחוגשו מטעם המבקשת מס' 1 כ: נאמר בתצהירו של מר מלכי הג'בי שהמבקשת מס' 1 התתילה להשתמש בסימן באופן מסחרי בשנת 1987, אם כי שימוש אינטנסיבי ביותר נעשה מאז תחילת 1988. ברוך, אפוא, שערב הגשת בקשתה לרישום הסימן השתמשה המבקשת מס' 1 בסימן. מידת שימוש בסימן מטעם המבקשת מס' 1 (הן ערב חגשת בקשתה לרישום הסימן והן לאחר

מכן) והפרסום שנעשה על ידה, פורטו בסעיף 3 להחלטתי זו, ולכן אין צורך לפרט כאן כל הנתונים שכבר הוזכרו.

ב. סביר להניח כי במהלך שניס בערך (וואת בהתאם לטענת המצהיר הנ"ל) הסימן רכש למבקשת מס' 1 אחיזה בשוק הישראלי, וכי הציבור בארץ מזהה את המוצר דנן עס הסימן ועס המבקשת מס' 1.

ג. יש לציין כי המצחיר הנ"ל לא נחקר על תצחירו ולפיכך מוטל עלי לקבל את אמיתותו בשלמותו.

(4) השימוש מטעם המבקש מס' 2

א. שלא בדומח למבקשת מס' 1, המבקש מס' 2 לא הגיש ראיות כלשון הבאות להעיד על שימוש בסימן על ידי המבקש מס' 2, לא ערב הגשת בקשתו לרישום סימן ולא לאחר מכן, ואפילו לא הוגשו ראיות מחן ניתן ללמוד כי היה שימוש כזה ערב הגשת הבקשה לרישום או לאחר מכן על ידי גורם אחר ברשותו של המבקש מס' 2.

ב. לא רק וח גם זה, הוכר כבר כי בתצהירו של מר שי בורשטיין שהוגש מטעם המבקשת מס' 1, נאמר באופן החד משמעי שחי המוצרים, שלגביהם נטען על ידי המבקש מס' 2 שהם נושאים את הסימן, אינס מוכרים כלל וכלל על ידי המצהיר או עובדי קבוצת לב אופיר בע"מ. כזכור, החברה הזאת מפעילה שמונה חנויות ברחבי הארץ ומעסיקה כ-220 עובדים.

ב. גם המצחיר הנ"ל לא נחקק על תצהירו ולכן יש לקבל את אמיתותו בשלמותו.

פן. ניתן לומר שמהטעמים הנ"ל עדיפה המבקשת מס' 1 על פני המבקש מס' 2, שכן וההמצחיר לא הוכיח שהוא השתמש בסימן בישראל, ולא הראה כל כוונה ממשית לשימוש בסימן בישראל. לפיכך, לא נראה לי שהוא עשה כל שימוש מעשי בסימן ערב הגשת בקשתו ומאז שהיא הוגשה ועד היום.

6. סוף דבר, ולאור כל האמור לעיל, הנני לקבוע ששוכנעתי שזכותה של המבקשת מס' 1 עדיפה על פני זו של המבקש מס' 2.

בנסיבות דנן אין, לדעתי, מקום להפעלת סעיף 30 לפקודה המתייחס לשימוש מקביל. זאת מאחר ולתפעול סעיף זה נדרש שימוש מקביל בסימן או נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום של סימנים זהים על שם שני מבקשים שונים.

כאמור לעיל, במקרה דנן לא השתכנעתי שנעשה בישראל כל שימוש מצד המבקש

אשר על כן, הנ