סימן מסחר 80633, 163654 ו- 169665

ההחלטה:

מבקשת הביטול:

בעלת הסימנים:

בקשה לביטול סימני מסחר א. רכב רחובות בע "מ

ע"י ב"כ: גרשוני ושות', עו"ד

(א)

ע"י ב"כ: דר שלמה כהן ושות

1. בפני בקשה לביטול הרישום של סימני מסחר מספר 80633, 163654 ו- 169665 (להלן: "סימני המסחר" או "הסימנים" או "סימני ה"), ע"ש [אותפם ג 3 הפס הזדסצסד

11 א (להלן: "בעלת הסימנים") כמפורט בטבלה להלן :

מספר 3 08 10 הסימן בהזסצסד 2 טויוטה רשימת הטובין בסוג 37 נרשם ביוס תיקון ואחזקת כלי רכב 3 26041 שירותי תיקון ושירותי תחזוקה לכלי | 04/01/2004 רכב;

שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב 55

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

2. ביוס 5.5.2019 הגישה חברת א. רכב רחובות בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול" או "המבקשת'"), בקשה לביטול סימני המסחר (להלן: "בקשת הביטול" או "הבקשה"), בעילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"). בעלת הסימנים הגישה את כתב טענותיה בתשובה ביוס 5.9.2019.

3 משלא הוגשו ראיות מבקשת הביטול במועד, הוריתי ביוס 26.11.2019, על סגירת תיק בקשת הביטול. מבקשת הביטול הגישה ביוס 5.12.2019 בקשה לעיון מחדש בהחלטה. בנימוקיה בבקשה לעיון מחדש ציינה בין היתר, כי ההכרעה בבקשה הינה משפטית גרידא ואינה דורשת ראיות. על אף שלא מצאתי כי השתנו הנסיבות או כי נפל פגם כלשהו בהחלטה נושא הבקשה לעיון מחדש, קבעתי בהחלטתי מיוס 8.1.2020, כי על מנת למנוע התדיינויות חוזרות, החלטה בבקשת הביטול תינתן על סמך החומר שבפני וזאת בשיקול הנטל המוטל על מבקשת הביטול.

4. מבקשת הביטול הגישה סיכומיה ביוס 30.1.2020 וביוס 11.2.2020 הגישה בעלת הסימנים את סיכומיה. יצוין כי במקביל להליך הביטול המתקיים בפני, תלוי ועומד בין הצדדים הליך בבית המשפט במחוזי, ת"א, 72922-12-18 בתביעה אותה הגישה בעלת הסימנים כנגד מבקש הביטול בגין הפרת סימניה הרשומים (להלן: "תביעת ההפרה").

טענות מבקשת הביטול בתמצית

5. מבקשת הביטול היא חברה פרטית המאוגדת בישראל ומספקת שירותי מכירה, תיקון ואחזקה של כלי רכב וכן יבוא מקביל של רכבי טויוטה.

6. מבקשת הביטול טוענת כי סעיף 41 לפקודה מקנה זכות עמידה לכל מבקש באשר הוא הטוען לאי שימוש בסימן, ואין נפקא מינא אם הוא מעוניין בסימן או נפגע מרישומו.

7 לטענת מבקשת הביטול, בעלת הסימנים לא עושה בישראל שימוש בסימניה הרשומים ביחס לתיקון ואחזקת כלי רכב, לא היא בעצמה ולא באמצעות מורשה מטעמה הרשום בפנקס. שירותי התיקון והאחזקה של רכביה בישראל, ניתנים על ידי יוניון מוטורס בע"מ (היבואנית) ועל ידי סוכנויות מורשות ולא על ידה. עוד טוענת מבקשת הביטול כי היבואנית פועלת מטעמו חברת הבת של בעלת הסימנים "טויוטה אירופה", כלומר היבואנית אינה בבעלות בעלת הסימן ואין מדובר ב"חברה קשורה" לבעלת הסימנים.

8 מבקשת הביטול סבורה שבעלת הסימנים אינה עושה בעצמה שימוש בסימניס בישראל כפי הנדרש ממנה בהתאם להוראות סעיף 41 (ו) לפקודה. להרשאות לשימוש שנתן בעל הסימן לא יהיה תוקף אלא אם נרשמה כאמור בסעיף 50 לפקודה, היות שבעלת הסימנים בענייננו, לא רשמה את ההרשאות שנתנה הרי הרשאות אלה חסרות תוקף. ואת ועוד, השימוש שעושה היבואן הרשמי בסימנים מבלי שנרשם, מקעקע את כוח השימוש הייחודי של בעלת

.10

.1

.12

.3

4

הסימנים בסימניה. לכן, לטענת מבקשת הביטול לא נעשה בסימניס שימוש על ידי בעליו או על ידי בעל רשות רשומה.

המבקשת הוסיפה בסיכומיה טענה לפיה הסימניס הרשומים אינם בעלי אופי המבחין ביחס לסוג 37, זאת משום שהשירותים שבסוג 37 לא ניתנים על ידי בעלת הסימנים. לכן, כלל הציבור אינו רואה בשירות שניתן לו על ידי היבואנית או על ידי הסוכנויות מטעמה בישראל, כשירות בעלת הסימנים.

ייאמר כבר עתה, אינני נדרשת בהחלטתי זו לטענות המבקשת שהוגשו שלא כדין בסיכומיה. ממילא הבקשה שלפני היא הליך על פי סעיף 41 לפקודה, והוא עוסק בביטול סימן מסחר ולא בכשירותו להירשום או במחיקתו, עניינים המסודרים בהליכי רישום בפקודה - הליכים אשר לגבי סימן זה עבר זמנו.

טענות בעלת הסימנים בתמצית

בעלת הסימניס היא אחת מיצרניות הרכב הגדולות והמפורסמות בעולם. בעלת הסימניס מייצרת ומשווקת ברחבי העולם ובישראל, כלי רכב וחלקי חילוף לרכב. לטענת בעלת הסימניס היא מספקת שירותי מכירה, תיקון ואחזקה לרכביה מתוצרתה, בעצמה ובאמצעות סוכניס ומוסכיס מורשים תחת סימני מסחר שנמסרים לרבות הסימניס שהינו נושא בקשת הביטול.

הסימניס הרשומים נושא בקשת הביטול כי סימני מסחר מוכרים וחזקים בתחום הרכב ונמצאים בשימוש מתמשך על ידי בעלת הסימניס וגם בהרשאתה. לאור היקף, אופי ומשך

השימוש, סימניס אלה הינו סימני מסחר מוכרים היטב כהגדרתם בפקודה. ביטולו של סימן מסחר מוכר היטב אינו דבר של מה בכך ובפסיקה כבר נקבע שיש לנהוג בסימן כזה "כבית הלל".

לטענת בעלת הסימנים, היא עושה שימוש מתמשך ורחב היקף בעצמה ובהרשאתה על ידי חברת בת בבעלות מלאה (טויוטה אירופה) וכן על ידי היבואן הרשמי (יוניון מוטורס).

השימוש על ידי בעלת הסימניס מתבטא בהכשרות מקצועיות וביקורת על השירותים הניתנים על ידי הסוכנויות המורשות, בעלת הסימניס מעורבת במישרין בעצמה במתן שירותי תיקון ותחזוקה בארץ. בין היתר, שולחת בעלת הסימנים קריאות שירות (₪66811) ועדכונים טכניים שנמסרים, ולוקחת חלק בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אשר לא נפתרו על ידי יוניון

מוטורס או על ידי טויוטה אירופה. פעולות השירות והתחזוקה שמבצעת בעלת הסימניס די בהס כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.

עוד טוענת בעלת הסימניס כי השימוש שעושה טויוטה אירופה בסימניס כמוהו כשימוש שעושה בעלת הסימנים, גם בהעדר רישום רשות פורמלית. גם השימוש על ידי היבואן הרשמי, יוניון

מוטורס יכול להיזקף לזכות בעלת הסימניס גם מבלי שנרשמה הרשות בפנקס.

התכלית של מחיקת סימן מסחר מחמת העדר שימוש היא טיהור הפנקס מסימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו ולאפשר לאחריס שימוש בסימניס שאבד עליה כלל. השאלה אינה פורמאלית אלא מהותית: האם הסימנים שביטולו מבוקש הם אכן סימנים שלא נעשה בהם שימוש כלל בישראל בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. אם ימחקו הסימנים, בלתי מורשים לא יוכלו לעשות בהם שימוש לאור ההגנה הרחבה של הזיקויות בהיותם סימני מסחר מוכרים היטב.

בעלת הסימנים טוענת כי בקשות הביטול הוגשו כצעד טקטי הנוגע בחוסר תום לב, וכל תכליתן לסרבל ולהאריך את ההליכים בתביעת ההפרה שהגישה בעלת הסימנים. בעלת הסימניס מוסיפה שיש להתיר את הסימניס גם בשל הסכנה הברורה של הטעיית הצרכנים.

בעלת הסימן מסכמת את טיעוניה בכך שאין בסיס לבקשת הביטול, אולם ככל שייקבע שיש בסיס לבקשת הביטול הרי סעיף 41 מקנה לרשם סימני המסחר שיקול דעת רחב, לדחות את הבקשה מטעמים מיוחדים.

דיון והכרעה סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן:

"41,(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש כלל בסימן המסחר בקשר לטובין שגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כלל בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לפי סעיף 41(א) לפקודה יכול שתוגש על ידי כל אדם המעוניין. ואף בשונה מסעיף 39 לפקודה, המעניק וכוך לבקש מחיקת סימן אך ורק ל"צד נפגע". סעיף 41 מתייחס לכל אדם המעוניין בדבר ביטול הרישום, ואין נפקא מינא אם מעוניין הוא בסימן שביטולו נתבקש, אם לאו. (ראה למשל בבקשה לביטול סימן מסחר מס' 169322 עוף טנא מפעלי בשר בע"מ (מעוצב), עוף עוז תעשיות (1991) בע"מ נ' עוף טנא מפעלי בשר

בע"מ (פורסם בנבו, 20.02.2011)) לפיכך, בענייננו, לא מוטלת בספק מעמדה של המבקשת כמי שראית להגיש את הבקשה לביטול הסימנים.

על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן אם יוכח כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שגביהו הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, האם עשה שימוש בסימן בין 5.5.2016 לבין 5.5.2019 מועד הגשת בקשת הביטול (להלן: "התקופה הקובעת".

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1. מטרתו של סעיף 41 לפקודה היא, כדברי השופט ויתקון ב בג"צ 67/71 "פרמו" בע "מ נ' ד"ר א' ו-ל' שמידגל, פ"ד כה(1), 802 (להלן: "עניין פרמו") היא:

"... בראש ובראשונה, אם לא אך ודק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בהם או לא השתמשו בפועל. זהו, קודם כל, עניינה שק המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גרידא." | עמוד 811]

"אילו אפשר היה לרשום באדץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, ... לא זו בלבד שהיייח לפחות ראשית ראיה לטענותיה, אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעלת הסימן

(ראה פסקה 6; בג"ץ 296/86 1.061 .60 108660 316שינסס]/ נ' 6ח | הזוס וא כו!וחק. פ"ד מ"א (1) 485) (פורסם בנבו 4.2.87)). בעניינו כאמור לא הוגשו ראיות כלל ועל מבקשת הביטול היה לשכנע בטענותיה העובדתיות והמשפטיות על מנת להריס את נטל הרוב עליה.

בעלת הסימניס טוענת כי היא עושה שימוש בסימניס לגבי הטובין המבוקשים, שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב. השימוש מתבטא, בין השאר, בכך שבעלת הסימניס שולחת קריאות שרות ([[8.668) ועדכונים טכניים שונים, ולוקחת חלק בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אם אלו לא נפתרו על ידי יוניון מוטורס או על ידי טויוטה אירופה. בהקשר זה טענה מבקשת הביטול כי פעולות אלה אינן בגדר שרותי תיקון ואחזקה של כלי רכב. בנקודה זו אני חולקת על מבקשת הביטול, סבורה אני כי איתור תקלות רוחביות ובעקבותיהן קריאות שרות, וכן מתן פתרון לתקלות שונות יכול לבוא בגדר הטובין: שרותי תיקון ואחזקה. פעולות אלה גם הן מצומצמות יש בהן כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.

בעלת הסימניס טוענת גם כי חברת בת בבעלותה המלאה, "טויוטה אירופה", עושה אף היא שימוש בסימנים, בין היתר, בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אם אלו לא נפתרו על ידי היבואנית הרשמית, יוניוו מוטורס. כבר נקבע בפסיקה כי ייתכנו נסיבות בהן שימוש בסימן רשוס על ידי חברה שאינה בעלת הסימן ייזקף לזכות בעל הסימן, אף אם לא נרשמה רשות שימוש. ואת, במידה וניתן להוכיח כי המדובר בחברות הקשורות זו לאופן אשר כל הפרדה ביניהן תהא בלתי משמעותית או מלאכותית. (ראה החלטה בעניין מיס לאגוט). בענייננו, על פניו, ומשלא הוכח אחרת, "טויוטה אירופה" הינה חברת בת בבעלות מלאה של בעלת הסימנים. לפיכך יש לראות בשימוש שעשתה "טויוטה אירופה", כשימוש ייחודי בידי בעלת הסימן, כדרישת הפקודה.

בעלת הסימניס מוסיפה כי שירותי המכירה, התיקון והאחזקה של רכבים מתוצרתה, ניתן גם על ידי היבואנית הרשמית באמצעות סוכנויות מורשות. עצם הגדרת סוכנות כסוכנות מורשית מצביעה על קשר בין הסוכנות לבין בעלת הסימניס וכי בעלת הסימניס נתנה הסכמה למורשים אלה לעשות שימוש בסימניה. בהקשר זה טוענת מבקשת הביטול כי הסוכנויות המורשות אשר עושות בפועל שימוש בסימניס הן בבעלות אנשי עסקים פרטיים, אינן בבעלות היבואנית ולא בבעלות בעלת הסימנים.

לצורך בחינת השימוש בסימנים אין נפקות לטענת מבקשת הביטול, כי השימוש בסימניס נעשה על ידי סוכנויות מורשות שאינן בבעלות בעלת הסימנים, כל עוד בעלת הסימניס נתנה הרשאה אם באופן ישיר או עקיף לסוכנויות המורשות לעשות שימוש בסימניס הרי העובדה שהסוכנות אינה בבעלות בעלת הסימניס אינה רלבנטית לענייננו.

הנקודה להני נדרשת היא אם העובדה שההרשאות נתנו למורשים על יד בעלת הסימנים, בין אם במפורש ובין אם בכלל, ואלו הרשאות אלו לא נרשמו כנדרש לפי סעיף 50 לפקודה. אם השימוש שנעשה על ידי המורשים הנסיבות אלה נופל בגדר שימוש בסימניס כדרישת סעיף 1 לפקודה. בנסיבות העניין שבפני לאחר שקבעתי כי בעלת הסימנים וגם חברת הבת שבבעלותה עשו שימוש בסימניס עבור שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב הנכלל בסוג 37 הרי שאינני נדרשת לשאלה עקרונית ו. למעלה מן הצורך אדון בקצרה גם בטענה זו.

**דרישת הרישום בסעיף 50 לפקודה**

סעיף 50 לפקודה קובע כדלקמן:

(א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו -בעל רשות) להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או מקצתם.

(ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו.

(ג) כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לעניין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות (בכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן.

(ד) הרשם רשאי לרשום רשות, אם הוכח להנחת דעתו שהשימוש בסימן המסחר לענין הטובין שלגביהם מתבקש הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות.

המחוקק, כשהתיר לבעל סימן רשוס להרשות לאחר את השימוש בו, סייג את ההיתר בכך שהרשות תירשם כחוק (סעיף 50 (א) (ב)), מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות הרשות שתתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות (סעיף 50 (ד)).

הדין הישראלי מחייב רישום רשות שימוש בפנקס סימני המסחר, כתנאי לכך שהשימוש בסימן ע"י בעל הרשות ייוקף לזכות בעל הסימן. בדין האירופי, לעומת זאת, די בכך שהשימוש בסימן המסחר על ידי הצד השלישי נעשה בהסכמת בעל הסימן, ראה סעיף 3(15) ל-6000611 -207/2009 סצ (-30) (:56) ₪113110, הקובע כך:

כך גם בדין סימני המסחר הפדרלי בארה"ב שאינו מחייב רישום רשות שימוש בפנקס (ראה לעניין זה סעיפיס 9-10 בבקשה למחיקת סימן שירות רשוס מס' 121684 קפיטל און ליין בע"מ נ' ו ש.פ. קפיטל ניהול נכסים בע "מ (פורסם בנבו 16.10.2001)).

בע"א 364/74 שמואל דוידוביצ' נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט(1) 703, 709 (פורסם בנבו 9.1.75) (להלן: "עניין מירומית") גרס כבוד שופט כהן בדעת מיעוט כי הסכס לרשות שימוש שלא נרשום יהא חסרי תוקף חוקי, רק כלפי צדדיס שלישיים, ופרט את הרציונל שעומד מאחורי דרישת הרישום של רשות השימוש:

"כל ענין רישום "הדשות" נתחדש בחוק שלנו כדי לאפשר ולעודד תעשייה ישראלית תוך כדי שימוש בסימני מסחר הרשומים בארץ על שס בעלים שבחוץ -לארץ, שאלו היה הסימן הדשום נמסר לשימוש לתעשיין או למשווק בישראל ללא רישום המשתמש בו, עלול היה בעל הסימן להפסד זכותו הייחודית מחמת הידרדרות הסימן "לרשות הרבים"... גם מבחינת "תקנת הציבור" אין שום פגם או דופי במתן דשות שימוש בלתי- רשומה. האיסור להשתמש בסימן מסחר רשום לא לו, לא להגן על תקנת הציבור אלא להגן על בעל הדשום של הסימן בא".

מדברי כבוד השופט כהן עולה כי דרישת הרישום נועדה לעודד שימוש מורשה בסימנים על ידי התעשייה הישראלית ולהגן על בעל הסימן כדי למנוע הידרדרות הסימן לרשות הרבים. ביטול הרישום של סימן רשוס אשר נעשה בו שימוש בשל הטענה כי רשות השימוש לא נרשמה חותרת תחת התכלית העומדת בבסיס הוראת סעיף 50 בפקודה.

בעניין מירומית גרסה דעת הרב (כבוד השופטים ברנזון ומני) כי ככלל הסכס לרשות שימוש שלא נרשום אין תוקף חוקי, במסגרת היחסים שבין בעל הסימן לבעל הרשות וגם כלפי צדדיס שלישיים (שם עמ' 708). אם כי הודגש כי העדר התוקף תלוי בנסיבות העניין:

"...הסכס דשות שלא נדשמה, שאינו בהכרח חסר תוקף. זה תלוי בתוכן ההסכם (בכוונה שנתלוותה לעשייתו. אם הצדדים לא התכוונו לעבור על החוק ולא לרשום את הרשות, בשל כך בלבד שלאחר מכן לא נרשמה הרשות ולא קיבלה תוקף, אין הסכם מאבד את תקפו, אלא הוא פסול מסיבה אחרת."

בהקשר זה עמד כבוד השופט ברנזון על מטרת הרישום וקבע כי:

"מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות הדשות שתתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות (סעיך 50 (ד))".

ביטול הסימניס בטענה כי ההרשאה לשימוש בהס לא נרשמה חותרת גם תחת התכליות עליהן עמד כבוד השופט ברנזון לעיל. ברי כי אילו הייתה בעלת הסימניס מבקשת לרשום את רשות השימוש שניתנה בפועל למוסכים המורשים הרי סביר ביותר כי רשות ואת הייתה נרשמת. שכן קשה לעלות על הדעת שהיא נוגדת את תקנת הציבור או שיש בה כדי להטעות, מנגד ביטול רישום של הסימנים עלול לגרום לאי ודאות מסחרית וסכנת הטעיה לציבור.

בנסיבות המיוחדות בעניינו, שוודאי אינו המקרה הרגיל בו לא נעשה שימוש בסימן ומוצדק לבטלו, אין די בעובדה כי רשות השימוש בסימן לא נרשמה בפנקס, כדי לבטל את רישום הסימן בשל אי שימוש.

יצוין כי הדרישה המשתמעת מבקשת הביטול לפיה היה על בעלת הסימניס לרשום בפנקס את רשות שימוש שתינתן לכל מוסך מורשה שיפעל בארץ, נראית על פניה, לא מעשית ויש בה כדי להכביד על בעלת הסימניס ועל בעלי המוסכים. דרישה שכזו עלולה לפגוע במהלך התקין של חיי המסחר. ואף גם הייתה נרשמת רשות השימוש של היבואנית הרשמית הרי לשיטתה של מבקשת הביטול גם בכך לא היה די.

לאור האמור, אני סבורה כי מבקשת הביטול לא עמדה בנטל השכנוע כי בעלת הסימניס לא עשתה שימוש בסימני 1000071 עבור שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב וכי הציבור אינו מאגנת את הטובין עס בעלת הסימנים.

כבוד השופט ויתקון בעניין פרמינגר, גרס כי אם נקבע שלא היה שימוש בסימן אזי יש לבחון האם היו נסיבות מיוחדות במסחר שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן ואס לא היו נסיבות כאלו, כי אז יש לשאול גם אף על פי כן על הרשס להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן. היות שבענייננו לא קבעתי כי לא היה שימוש בסימנים, שתי השאלות העוקבות שעליהן עמד כבוד השופט ויתקון מתייתרות. ואפילו היה נקבע כי בעלת הסימניס לא עשתה שימוש

בסימניס הרי לפני מקרה בו מן הראוי להפעיל את שיקול דעתי ולהורות שלא למחוק את הסימנים.

**שיקול דעתו של הרשם**

כאמור בעניין פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הקובעת לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום. באופן דומה נקבע בעניין פרמו כי אף כאשר מתקיימים התנאים הפורמליים למחיקת סימן לפי סעיף 41 לפקודה, רשאי הרשם להימנע מהמחיקה. ראה עניין פרמו, בעמוד 806:

"אף-על -פי -כן לא נעתר הדשם המלומד לבקשת המחיקה. הוא קבע, שאפילו לא נגלס אי -השימוש על -ידי נסיבות מלוחדות שבמסחר, עדיין נתון הדבר בשיקול- דעתו, אס להיענות לבקשת המחיקה, ושבמקרה הנדון אין זה רצוי לעשות כן. הערעור נסב על חלק זה מהחלטת הרשם, והטענה היא כפולה : אין לדשס שיקול- דעת בדבר, ואפילו יש, אין יסוד להשתמש בו בנסיבות המקדה ולהשאיר בעינו סימן מסחר שלא השתמשו בו תקופה כה ארוכה. בשאלה הדאשונה, אם יש או אם אין לרשם שיקול -דעת בדבר, נוטה אני להסכים לדעתו של הרשם. היא מבוססת על הפסיקה האנגלית והאוסטללית..."[הדגשות הוספו ר.:]

בואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות העשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה.

מטרת סעיף 41 לפקודה כאמור לעיל, היא לאפשר לכלל הסוחריס בתחום מסוימים לעשות שימוש בסימניס אשר נותרו רשומיס בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואשר יש בהם כדי למנוע שלא כדין מהציבור הרחב את השימוש בהם. בענייננו, במצב בו הסימניס שביטול רישום מבוקש הס סימני מסחר מוכר היטב ואשר ממילא לבעלת הסימניס שמורה הזכות הבלעדית לשימוש בסימניס מחיקתס אינה משרתת את מטרת סעיף 41 לפקודה.

לפני סיום, חוששתני שמא הבקשה לביטול סימני המסחר הרשומים הוגשה, כצעד הגנתי טקטי בעקבות תביעת ההפרה שהגישה בעלת הסימנים כנגד מבקשת הביטול בגיו שימוש שלא כדין בסימניה. ואת ודאי לא הייתה כוונתו של המחוקק בחוקקו את הוראת סעיף 41 לפקודה.

מטרת הסעיף אחת היא: להסיר מפנקס סימני המסחר סימני