סימן מסחר 86727

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגם וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני ישראל אקסלרד

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 86727

", זה אזת-זאז הפאז זי" (מעוצב)

המבקשת: 62 6218[11316 05 ת 20 + 1101018 50103 ע"י ב"ב עו"ד אייל פרייס (להלן: "המבקשת")

המתנגדת : 60 ע"י ב"כ זליגסון את גבריאלי, עו"ד (להלן: "המתנגדת ")

החלטה

הבקשה לרישום והרקע להליך

1. הבקשה לרישום הוגשה על-ידי המבקשת ביוס 17 במרצ 1993, בסוג 30 לגבי "תוצרי סוכר, שהינס סוכריות וחומריס דחוסים, לוכסניות אקליפטוס, סוכריות ויטמין, גומי סוכר, גומי לעיסה, תוצרי סוכר דלי קלוריות, שהינס סוכריות, טופי, מטילים, שוקולד, מוצרי מאפה דלי קלוריות, גומי לעיסה דל קלוריות, מוצרי גומי סוכר דלי קלוריות, חומריס דחוסים דלי קלוריות, כל המוצריסם מתאימים לילדים; כולס נכללים בסוג 30". הסימן אשר את רישומו בקשה המבקשת (להלן: "הסימן המבוקש") נראה כך:

2 למתנגדת שלושה סימני מסחר "הצ א*, בלתי מעוצבים, רשומים בישראל:

- | סימן מסחר מס' 82864 בסוג 30 לגבי "ממתקים, שוקולד ומוצרי שוקולד שכולם לא תרופתייס הנכללים בסוג 30".

- | סימן מסחר מס' 82863 בסוג 29 לגבי "חלב, מילק שייק, יוגורט, גלידה, קצפת ; כולס בטעס שוקולד ונכללים בסוג 29".

- | סימן מסחר מס' 82865 בסוג 32 לגבי "משקאות לא מוגזיס בטעס פירות המכילים מים הנכללים בסוג 32".

3 המתנגדת הגישה את התנגדותה באוקטובר 1995, אך למרבה הצער, הליכי ההתנגדות נמשכו מספר שנים. על חלקו של רשום סימני המסחר בהימשכות ההליכים מוצא אני לנכון, גגס אס הדבר לא היה תלוי בי, להתנצל בפני הצדדים.

4. הצדדים הגישו כתבי טענות וראיות, ובשל הימשכות ההליכים כאמור, הגישו אף תצהירים משלימים.

טענות המתנגדת

5. טענות המתנגדת, כפי שבאות לידי ביטוי בכתב טענותיה ובסיכומיה, הן בתמצית כדלקמן:

א.

המתנגדת מייצרת, בין היתר, מוצרי שוקולד ודברי מתיקה, ואותה היא משווקת ברחבי העולם ובישראל תחת הסימן "תתכעא1א* (להלן: "סימן המתנגדת"). סימנים

כוללים את הסימן "כ א141* נרשמו ב-53 מדינות ברחבי העולם.

. היקפי המכירות בהעולם של המוצרים הנושאים את סימן המתנגדת, בין השנים 1991 עד

5 פורטו בתצהירים. כן פורטו נתוני מכירה בישראל של מוצריס הנושאים את הסימן, בין השנים 1995 ל-1998.

המתנגדת משקיעה משאביה רביס בפרסום המוצרים הנושאים את הסימן. הובאו נתונים לגבי השקעות בפרסום בעולם בין השנים 1992 ל-1995 ולגבי פרסום בישראל בין השנים 1996 ל-1998.

הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימניה הרשומים בישראל של המתנגדת. הטובין לגביהם נרשמו סימני המתנגדת עם אותו הגדר טובין של הסימן המבוקש.

רישום הסימן המבוקש יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. קיימת סכנה כי ציבור הלקוחות אשר ייתקל בסימן המבוקש, יטעה לחשוב כי המדובר הוא במוצר אשר מקורו במתנגדת, וכי הסימן הוא אחד מסימניה של המתנגדת. סימן המתנגדת רכש לו מוניטין רב בישראל, ולכן רישום הסימן המבוקש יביא בהכרח לתחרות בלתי הוגנת.

לעניין הדמיון עד כדי הטעייה ולסכנת קיומה של תחרות בלתי הוגנת, יש להסתכל על פרטת הסחורות כפי שנתבקש רישומה בבקשה לרישום סימן המסחר, ולא לשימוש בפועל כזה או אחר אשר נעשה על ידי המבקשת הרישום.

ז. סימן המתנגדת הינו "סימן מוכר היטב" בישראל, ולכן אין הסימן המבוקש כשיר לרישום. סימן המתנגדת מוכר בכל בית בישראל. לאור הוראות סעיף 14(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1971 (להלן: "הפקודה"), הרי גם אם ייקבע כי אין הטובין של סימני המתנגדת מאותו הגדר הטובין של הסימן המבוקש, אין הסימן המבוקש כשיר לרישום.

ח. הסימן המבוקש חסר אופי מבחין, באשר אין בו כדי להבחין בין מוצריה של המתנגדת לאלה של המבקשת. הסימן המבוקש לא רכש כל מוניטין בישראל.

ט. אין לקבל את הטענה כי השימוש הנעשה במילה "כ א41* במסגרת הסימן המבוקש הוא שימוש תיאורי, הבא להצביע על הציבור אליו מיועדים המוצרים - ילדיס.

י. המילה "אםכצ1א"* אנה כלולה באותה קבוצת מיליס החייבת להישאר פתוחה לשימוש הציבור בכל הנוגע לסחורות אשר לגביהן נרשמו סימני המתנגדת.

יא. יש לדחות את טענותיה של המבקשת, בדבר שימוש בסימן המבוקש על ידי המבקשת אלא לגבי טובין לאלה הנושאים את סימן המתנגדת. לעניין בחינת דמיון בין סימנים וקיומה של סכנת הטעייה, הקובע הוא רשימת הסחורות לגביהם נתבקש רישומו של הסימן, ולא שימוש כזה או אחר שנעשה על ידי המבקשת בפועל. הדברים האמורים נכונים כאשר בוחנים את חוג הלקוחות וצינורות השיווק - אלה ייבדקו לאור פרטת הסחורות המבוקשת ולא לפי השימוש בפועל הנטען על ידי המבקשת.

6. מטעמי המתנגדת הוגשו שני תצהירים, שניהם חתומים על ידי ה"ה 608 ססכווות 981 ו- 16518 507₪10. בתצהיריהם הס מעידים על עצמם כי הם מיופי כוח

"5תמכ. 0 צא0ת2* כלשונס, של המתנגדת. המבקשת טענה כי יש לפסול תצהירים אלה, באשר המצהירים לא ציינו מה תפקידם בחברה ומה מקור ידעתם את העובדות עליהם הצהירו בתצהיריהם. המתנגדת דוחה טענה זו, ואני סבור שהצדק עמה: ראשית, על פי הסדר דיוני מוסכם, ויתור הצדדים על חקירת המצהירים. ויתור וה משמעו כי יש לקבל את העובדות עליהן הצהירו המצהירים כאמת, אלא אם כן נסתרת עובדה כזאת או אחרת בעליל בראייה קבילה אחרת. שנית, המבקשת לא המציאה כל ראיה ממנה ניתן ללמוד כי אין המצהירים מוסמכים להצהיר בשם המתנגדת, או כי העובדות אינן ידועות להם מידיעתם האישית. שלישית, המצהירים הצהירו כי הם מיופי כוח של המתנגדת, ומובן כי הכוונה היא שהם הוסמכו כדין לערוך את התצהירים ולהצהיר עבור המתנגדת. ואחרון- התצהירים נערכו ונחתמו על נייר פרמה של המתנגדת, מה שמחזק את הטענה כי אכן המצהירים הוסמכו להצהיר בשמה של המתנגדת. אילו רצתה המבקשת לערער את מהימנותם ולהראות כי המצהירים אינם יודעים את העובדות מידיעתם האישית (שהרי הצהירו בסוף תצהיריהם כי האמור בהם הוא אמת), הרי יכולה הייתה לשאול אותם בדבר הקשר שלהם לעובדות במסגרת חקירה נגדית, אולם, כאמור, על חקירה כואת היא ויתרה.

טענות המבקשת

עיקר טענות המבקשת, כפי שהן באות לידי ביטוי בכתב טענותיה ובסיכומיה הן, בתמצית, כדלקמן:

א הסימן המבוקש הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי. לעניין זה יש לבחון את הסימן בכללותו.

הסימן הוא סימן מקורי, פרי יצירתה של המבקשת. לכן, הסימן הוא בעל אופי מבחין.

סימנו המבקשת רכש לעצמו אופי מבחין: היקף המכירות של מוצרים הנושאים את הסימן מגיע לכ-13 מיליון דולר בשנה; למבקשת סימן רישום והה בישראל, אשר נרשם בסוג 5, והוא משמש אותה למכירת סוכריות מציצה בישראל; המבקשת מוכרת בישראל מוצרים הנושאים את הסימן - צורפו חשבוניות מספר לדוגמא ; למבקשת אתרי אינטרנט אינטראקטיביים.

לסימן המסחר ".1 א1ז - ]1אם" של המבקשת מוניטין רב, והוא המרכיב הדומיננטי

בסימן המבוקש; מוצרים הנושאים את הסימן ".41 1/1-3178* נמכרים ברחבי העולם בהיקף של 30 עד 35 מיליון דולר בשנה, וזהו סימן ידוע היטב כתוצאה ממאמצי פרסום רביס; סביר להניח שגם תיירים ישראלים נחשפו אליו בחו"ל; זהו סימן הרישום על של המבקשת בגרמניה משנת 1928, הוא רשום ב-49 מדינות מלבד גרמניה וקיימות בקשות לרישום במדינות נוספות.

המילה "פתכסצ1א" משמעותה ילדים, ומשמעות זו ידועה לדוברי גרמנית, יידיש ואנגלית בישראל. לכן, יש להשאיר מילה זו פתוחה לשימוש ציבור העוסק במכירת מוצרים המיועדים לילדים. המבקשת מצידה נתנה הודעת הסתלקות לגבי מילה זו.

אין חשש לתחרות בלתי הוגנת במסחר, אלא ירשום הסימן המבוקש: לא הובאו הוכחות לגבי מנהגי המסחר המקובלים בישראל, ולכן אי אפשר להסיק מסקנה כי רישום הסימן המבוקש הוא בניגוד לנוהלי מסחר אלה; המבקשת הייתה תמת לב בבחירת הסימן; לא הוכח כי הסימן המבוקש יש בו כדי להטעות את הציבור, שכן המועד לבחינת סכנת הטעיה הוא מועד הגשת הבקשה לרישום, ולא הוכח, כנדרש על פי הדין, כי באותה עת היה לסימן המתנגדת המוניטין הדרוש כדי להוכיח קיומה של סכנת הטעייה; הנתונים שהביאה המתנגדת אינם מתייחסים למועד הגשת הבקשה לרישום, והם מתייחסים

לסימנים שונים מסימן המבקשת, כאשר כולס הוספו מיליםיון בשאלה אם סימן המתנגדת הוא סימן מוכר היטב אם לאו, הינה למעלה מן הצורך, שכן הגעתי למסקנה כי הסימן המבוקש פסול לרישום בשל הוראות סעיפים 8 ו-9(11) ו- 1)) לפקודה. לכן, לא אתעמק עוד בנבכי טענותיהם של הצדדים, בנסותם לשכנעני בדבר צדקתם בנושא זה. יחד עם זאת, יכול אני להגיע למסקנה כי לא מתקיימת, במקרה דנן

עילת הפסלות המבוססת על הוראות סעיף 14(11) לפקודה, וזאת בשל הוראות סעיף 52א' לפקודה, הקובעות כדלקמן:

"52 א. על אף האמור בפקודה זו, הוגשה בקשה לדישום סימן מסחר או נדשום סימן מסחר בתום לב, או נדכשו זכויות בסימן מסחר בדרן של שימוש בו בתום לב, לא יפגעו כי שידו לדישום, תוקף הרישום או זכות השימוש בסימן המסחר, בשל כך בלבד שסימן המסחר זהה או דומה לציון גיאוגרפי או לסימן מסחר מוכר היטב, ובלבד שהגשת הבקשה ליישום סימן המסחר, הרישום או רכישת הזכויות כאמור, נעשו לפני -

(1) לעניין סימן מסחר מוכר היטב - יום שבו היה סימן המסחר לסימן מסחר מוכר היטב;

(2) לעניין ציון גיאוגרפי - כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) או היום שבו הקנית לציון הגיאוגרפי הגנה במדינה חברה שבה נמצא האזור הגיאוגרפי המצוין בציון הגיאוגלפי."

5. הבקשה לרישום הוגשה על ידי המבקשת בשנת 1993. בהתאם להוראות סעיף (1) לעיל, על המתנגדת היה להראות לפחות לכאורה כי עת הוגשה הבקשה לרישום, היה כבר סימן זה בגדר סימן מוכר היטב.

6. מן הראיות שבפני לא אוכל להגיע למסקנה כי בשנת 1993, היה סימן של המתנגדת בגדר סימן מוכר היטב. אין פירוש הדבר כי הוא לא היה כזה, ואולם לצורך קביעה פוזיטיבית, לא הונחה בפני תשתית ראייתית מספקת. אדגיש כי לא הכרעתי כאן בשאלה אם סימן המתנגדת הוא סימן מוכר היטב בישראל, כהגדרתו בפקודה, שכן אין לנו עוד צורך בהכרעה זו, לא לעניין עילת הפסלות לפי סעיף 14(11) (בשל הוראות סעיף 52 א' לעיל), וגם לא לצורך עילות הפסלות האחרות.

טענות נוספות - על קצה המזלג

7. בסיכומיה טוענת המבקשת כי סירוב לרשום את הסימן המבוקש, יהיה בו כדי לפגוע בקו יסודית של המבקשת לעצב את סימנה, ובכך ייפגע קניינה של המבקשת. בטענה זו, מסתמכת המבקשת על סעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק, האוסר פגיעה בחופש העיסוק, וכן על סעיפים 3 ו-11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, האוסרים פגיעה בקניינו של אדם. אשר לחופש העיסוק - סירוב לרשום את סימן המסחר המבוקש אינו מונע מן המבקשת לעסוק בכל עיסוק שהוא כאות נפשה, ובלבד שלא תפגע בזכויות ואינטרסים של המתנגדת ושל צדדים אחרים על פי כל דין. אשר לטענת הפגיעה בקניינה של המבקשת - דווקא רישום הסימן המבוקש, שעה שעַל הַצד המתנגדת רשם סימן מסחר לגבי טובין זה וטובין מאותו הגדר, כשמשני הסימנים דומים עד כדי להטעות, דווקא רישום כאמור יהיה בו משום הפרה של הוראות חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן סימן זה הרשום של המתנגדת הוא זכות קניינית לכל דבר ועניין.

8. טענה נוספת של המבקשת הינה כי יש להתיר את רישום הסימן המבוקש, באשר גם בארצות אחרות יישם הסימן המבוקש וסימני המבקשת בצוותא, ללא כל סכנת הטעיה. איני מוצא לנכון להיכנס לעובי הקורה ולבדוק את השאלות העובדתיות שמעוררת טענה זו: האם הוכח בפני כי אין באותן ארצות סכנת הטעיה? האם באותן ארצות מתבצעת בחינה מהותית של בקשות לרישום, והאם נרשם סימן מסחר? האם הסימנים הרשומים במקביל לשאר הסימנים כאן? גם אם בארצות מסוימות אכן הסימנים חיים בשלושה ובשלווה ביניהם, ללא הטעיה ובלבול, הרי אין פירוש הדבר כי כך צפוי להיות המצב בישראל. את שאלת קיומה של סכנת ההטעיה עלי לבדוק לאור הנתונים בישראל, בהתחשב בשפה העברית או בשפות השגורות כאן, לאור המוניטין שרכשו או שלא רכשו סימני הצדדים בישראל ועוד. נתונים לגבי המתרחש בארצות אחרות יכול להועיל בנקודה ו מעט מאוד, אם בכלל.

סוף דבר

9. לאור האמור לעיל, אני מקבל את ההתנגדות ומורה כי הסימן המבוקש לא ירשם.

0. אני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד

פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י"א אב, תשס"ד 9 יולי, 2004