סימן מסחר 94634

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו, לפטנט מס' 94634

מבקשת הביטול: התאחדות התעשיינים בישראל ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות'

המשיבים: 1 םא ]6 צסא 518

2. ה)6ץ/ ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

רקע ההליך

1. בפני בקשה לפי סעיף 64יא לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") לביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו לפטנט מס' 94634 (להלן: "הפטנט") שהגישה המבקשת ביוס 3, הבקשה לפטנט 94634 ל'תרכובות לעיכוב דחיית השתלה ביונקיס המשתמשים בראפאמיצין וגורס כימותרפי' הוגשה ביוס 6.6.1990. הפטנט ניתן ביוס 1.7.1996. ביוס 2 נרשם רישיון ייחודי בפטנט על-שס המשיבה 2.

2 בקשה תמציתית להארכת תקופת הגנה של הפטנט בגין תכשיר רפואי רשוס אצת גג

והחומר הפעיל בו 105א518)01.1 הוגשה ביוס 6.6.2001 (התכשיר נרשם בפנקס התכשירים ביוס 22.3.2001). ביוס 28.10.2002 הוגשה 'בקשה למתן צו הארכת תוקף פטנט' מפורטת כפי שנדרש. בין היתר, צוין בבקשה כי תקופת תוקפו של צו ההארכה צריכה להיות שלוש שנים, עד ליוס 7.7.2013, וזאת מכוח בקשה להארכת תקופת הגנה שהוגשה לגבי פטנט ארה"ב

9 כפטנט ייחוס לעניין זה אשר לגביו נתקבל היתר שיווק בארה"ב ביוס 15.9.1999.

3 כן צוין בבקשה כי"...המבקשת שומרת על זכותה לשנות את הנטען לעיל [לגבי החישוב הנטען לתקופת ההארכה - א.ק.], היה וייוודע לה על מועד מוקדם יותר מיום 7.7.2013, בו פג צו הארכה כאמור במדינת איגוד אשר מאפשרת פעולות לצורך הגשת רישוי בתקופת הפטנטים המקביל שם (הית ויינתן) ".

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לאחר התכתבויות נוספות עס הבוחנת, נשלח למשיבה 2 מכתב מיוס 25.1.2004 המודיע כי הודעה על כוונה ליתן צו הארכה לפטנט תפורסם ביומן הפטנטים 1/04. לאחר פרסום ההודעה נשלח מכתב נוסף למשיבה 2 המודיע כי לא הוגשו התנגדויות למתן הצו. באותו מכתב ביקשה הבוחנת לוודא אם ניתן לפטנט הייחוס בארה"ב צו הארכה וכן נתבקשה המשיבה 2 להודיע על כל עדכון נוסף לגבי בקשות שהוגשו במדינות אחרות.

במכתבה מיום 11.11.2004 השיבה המשיבה 2 כי בקשת הפטנט בארה"ב עודנה תלויה ועומדת וכי היא וקוקה לזמן נוסף על מנת להשיב לבוחנת. כן ציינה במכתב וה כי "המבקשת בוחנת כעת אפשרות לבסס את בקשתה שבנדון על צו הארכה שניתן לפטנט המקביל באוסטרליה...".

ביוס 28.4.2005 הגישה המבקשת עותק של תעודת הארכה לפטנט הייחוס באוסטרליה. לאחר תכתובות נוספות עס הלשכה הודיעה למשיבה 2, כי ניתן צו הארכה לפטנט ייחוס באוסטרליה עד ליוס 5.6.2015. לפיכך, נתבקשה הארכת תקופת הגנה בת 5 שנים בישראל.

לאחר דברים אלה אישרה הלשכה ביוס 5.6.2005, כי ניתן לפטנט צו הארכה שתקופתו 5 שנים ממועד פקיעת הפטנט ביוס 6.6.2010 ועד ליוס 5.6.2015.

בעקבות ובהתאם להוראות חוק הפטנטים (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006 (ס"ח 2048, 195) (להלן: "תיקון מס' 7") שנכנס לתוקפו ביוס 3.1.2006, נשלחה אל המשיבה 2 הודעה ביוס 6 לפיה על המשיבה להשיב ללשכה באילו מ"המדינות המוכרות" (לפי הגדרתם בחוק לאחר תיקון מס' 7) הוגשו בקשות לצווי הארכה, אם ניתנו הארכות ומה תקופתן, לפרט באיזו מדינה ניתן הרישוי הראשון, מועדו ושס התכשיר לגביו ניתן, וכן נתבקשה המשיבה 2 לצרף העתקיס מאושרים של צווי הארכה והיתרי השיווק שניתנו בחו"ל כאמור ואת תרגומם לאנגלית. הודעה מעין זו נשלחה באותה תקופה לאור הוראות המעבר של תיקון מס' 7 לחוק, לכל מבקשי צווי הארכה ובעלי צווי הארכה.

מכתב זה לא נענה על ידי המשיבים או באי כוחם.

כאמור לעיל, הבקשה לביטול צו ההארכה שבפני הוגשה ביוס 7.1.2013 ונתמכה בתצהירו של ד"ר רון תומר, חבר הנהלת איגוד הכימיה והפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים בישראל מיוס 1.1.2013 (להלן: "תצהיר ד"ר תומר הראשון"). ביוס 6.6.2013 הגישו המשיבים כתב

טענות בתשובה מטעמם שנתמך בתצהירו של מגזס1 וצגכ חוט[4. .זכ שהינו יועץ משפטי

בכיר לענייני פטנטים בחברת 106 211207 (בתצהירו ציין ד"ר ת9זס1 כי חברת ז20ו2 רכשה את המשיבה 2 בחודש אוקטובר 2009). ראיותיה בתשובה של מבקשת הביטול הוגשו ביוס

3 וכללו את חוות דעתה של הגב' 6ם110118 1 [31128061, עורכת דין במשרד תסעת6א

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ת0ץת6א:8 בארה"ב המתמחה בקניין רוחני (להלן: "חו"ד גב' 0ת110118"), ותצהיר נוסף מטעמו של ד"ר רון תומר מיוס 1.10.2013 (להלן: "תצהיר ד"ר תומר השני").

1. ביוס 24.4.2014 הודיעו באי כוחם של המשיבים כי אין בכוונתם לחקור חקירה נגדית את גב'

106 על חוות דעתה. בדיון שנערך בפני ביוס 27.5.2013 נחקרו ד"ר תומר וד"ר מ8זס1 על תצהיריהם וכן סיכמו באי כוחם של הצדדים את טענותיהם בעל-פה.

עיקר הסוגיות שבמחלוקת

2. עיקר טענת המבקשת הוא שלאור הוראות תיקון מס' 7, לרבות הוראות התחולה שבו, על החישוב הנכון של תקופת הארכת הפטנט להביא להארכת התקופה רק עד ליוס 7.7.2013.

3. בנוסף, לטעמה של המבקשת, גם על פי הוראות חוק הפטנטים כפי שהיו במועד מתן צו ההארכה לפטנט, תקופת ההארכה צריכה הייתה להסתיים ביוס 7.7.2013 (בהתאם להארכת תקופת ההגנה בארה"ב).

4. כמו כן, המבקשת טענה כי לאור התנהלות המשיבים בהשגת הצו ואי אי-מענה לדרישה שנעשתה לאור תיקון מס' 7, הסיר את חובת תוס הלב הקבועה בסעיף 64ב(1) לחוק, שהינה תנאי מהותי למתן צו הארכה.

5. טענתם העיקרית של המשיבים היא כי הוראות המעבר של תיקון מס' 7 לחוק פוגעות רטרואקטיבית בזכויותיהם הקנייניות ולכן נעדרות תוקף חוקי.

6. לטענת המשיבים צו ההארכה ניתן כדין, כי המשיבים פעלו בהתאם לעצות משפטיות שניתנו להם על ידי באי כוחם.

7. בנוסף, טענו המשיבים כי הסתמכו על הארכת התוקף של הפטנט וכלכלו את צעדיהם המסחריים בהתאם לו.

8. בהוראות המעבר של תיקון מס' 7 לחוק נקבע:

"22. (א) הוראות החוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, למעט הוראות סעיף 4 א) לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 18 לחוק זה, יחולו גם על בקשות למתן צו הארכה שהוגשו לפני תחילתו ועל צווי הארכה שניתנו לפני תחילתו, ובלבד שטרם פקע תוקף הפטנט הבסיסי שלגביו ניתן צו ההארכה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ייפגע תוקפם של צווי הארכה שניתנו לפני תחילתו של חוק זה מחמת שלא עמדו בדרישות המפורטות

9.0

.1

.2

.3

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפסקה (5) או (6) שבסעיף 64(ד) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה". (ההדגשה אינה במקור - א.ק.) על פניו, הוראות המעבר של תיקון מס' 7 לחוק מחילות אותו על המקרה שבפנינו בו הפטנט הבסיסי שלגביו ניתן צו ההארכה טרם פקע עת נכנס התיקון לתוקף. הצו ניתן ביוס 5.6.2005 בעוד שהפטנט עמד לפקוע ביוס 6.6.2010, לאחר תחילתו של התיקון ביוס 3.1.2006.

כאמור, בפי המשיבים טענה כנגד חוקתיותו של תיקון מס' 7 לחוק בהיותו מפקיע את זכות הקניינית באורח רטרוספקטיבי.

שאלת תחולתן של הוראות המעבר של התיקונים השונים לסימן ב'1 שבפרק ד' לחוק הפטנטים וחוקתיותן נדונה לא פעם. כך למשל, בהחלטתו של סגן הרשם (כתוארו אז) ישראל

אקסלרד בהחלטה בעניין בקשה להארכת תקופת ההגנה של פטנט מס' 70390 601ץ/ נ' דקסל בע"מ (פורסם בנבו, 1.9.2004) (להלן: "עניין דקסל") וכן בפני רשם הפטנטים (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועם בעניין בקשה למתן צו הארכה לפטנט 83148 ₪066

1 2138805105 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 13.6.2007) (להלן: "עניין נועם"). בהחלטות אלה נבחנה מידת התאמתן של הוראות המעבר והתחולה של התיקונים לחוק הפטנטים להוראותיו של סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בשני המקרים נקבע כי בהוראות המעבר לתיקון לא נפל פגם, במובן שהן עולות בקנה אחד עם הוראותיו של חוק היסוד.

מבלי לקבוע אם מדובר בהוראות רטרוספקטיביות שבאפשרותו של המחוקק לקבוע (והשווה: עע"א 1613/91 אורית ארביב נ' מדינת ישראל פ"מ מו(2) 765, 784-765) הרי שברור כי בהוראות המעבר עצמן איזונים אשר המחוקק מצא לנכון לערוך.

כפי שסיכם ואת סגן הרשם (כתוארו אז) אקסלרד בהחלטתו בעניין דקסל:

"בכל מקרה שבו נקבעת נקודת זמן לתחילתו של דבר חקיקה, יהיה תמיד מי שימצא עצמו "בצד הנכון" של אותה נקודה או אותו קו חיתוך, ויהיה מי שימצא עצמו "בצד הלא נכון"- בצד שאינו זוכה. " (פסקא 25 להחלטה).

וכו נדרש לכך רשם (כתוארו אז) ד"ר נועם בעניין 80616, בהסברו:

"תחום הקניין הרוחני כולו בנוי על איזון בין אינטרסים נוגדים והמחוקק רשאי לקבוע לפוקים נקודת איזון חדשה. הדבר נכון גם אם המטרה בקביעת נקודת האיזון החדשה הינה פתרון "מעמדה הנחות של תעשיית התוופות הגנרית הישראלית" (כלשון דברי ההסבר לחוק התיקון)."

(בפסקה 64 להחלטה בעניין 0616א).

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בהחלטתו בעניין 40616 התייחס הרשם (דאצ) למהותן של הוראות מעבר, בהסתמך על בג"צ 6 יוסף בנאי נ' המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, פ"ד נ(2) 582, שס נקבע בעמוד 5

"הצורך בתקופת מעבר עשוי לחול לגבי כל סוג של נורמה. הוא חל לעתים לגבי חוקים. או אז נקבעות בחוק הוראות מעבר, הקובעות הסדרי ביניים, או הוראות תחולה הקובעות תחולה מאוחרת. הוראות כאלה מיועדות לעתים למנוע פגיעה בזכויות מוקנות, אם אין הצדקה לפגוע בהן על-ידי חוק חדש, ולעתים הן מיועדות לאפשר מעבר מסודר, תוך התחשבות באינטרסים קיימים, למצב החדש."

גם שהוראות המעבר כשלעצמן עשויות לעמוד לבחינה חוקתית, יש לתת משקל לכך שהינן, מטיבן, זמניות ומכך גם תיגזר מידת ההתערבות השיפוטית בהן (ראו בג"צ 3734/11 דודיאן ואח' נ' כנסת ישראל, פסקא 47, (פורסם בנבו, 15.8.2012) (להלן: "עניין דודיאן").

איןו בפני טענה לסטות מההחלטות האמורות באשר לנפקות הוראות המעבר.

בנוסף, טוענים המשיבים שבבקשת שינוי תקופת הצו המתאפשרת באופן רטרוספקטיבי לאחר תיקון מס' 7 לחוק, המדובר בפגיעה בזכות קניינית ממנה יש להימנע לאור הפגיעה בהסתמכותם על נתינתו של הצו. גם לטענות המשיבים כנגד חוקתיות הוראות החוק. בפי המשיבים טענות גם באשר לאיזונים העומדים ביסודו של תיקון מס' 7 לחוק אשר תוקן ה מכבר.

איני מוצא להידרש לטענות מאוחרות אלה אשר למעשה נדונו בשני המקרים האחרונים במספר החלטות. בית המשפט המחוזי, בהסתמך על דברי ההסבר להצעת החוק כבר קבע כי מטרתו של התיקון הייתה לאזן בין האינטרסים של החברות האתיות (יצרניות תרופות המקור) והחברות הגנריות וכי יש להגביל את ההתערבות בעת מתן פרשנות להוראות החוק (ראו לעניין

זה למשל, ע"ש 223/09 5/\/ 60665חט/ 1 .1 נ' אוניפארם בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 9) ו-רע"א 5267/09 .5./ %)6פחש. 11.1 נ' אוניפארס ואח' (פורסם בנבו, 15.3.2010);

ע"ש 1063/06 :06 4115 )א נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 26.2.2007); עש"א (י-ם) 13281-06-12 נעורים פרצבטיות (1991) בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 27.9.2012)).

קביעת נקודת איזון בין אינטרסים שונים - אף אם נוגדים הס - הינה תפקידו של המחוקק. בבחינה ובהתערבות בדבר חקיקה של הכנסת יש לנהוג במידת איפוק רבה, לא כל שכן כאשר מדובר בחוק המסדיר נושאי במשק והכלכלה, לגביהם נדרשת מידת ריסון מיוחדת. כבר נקבע שאין זה תפקידו של בית המשפט לעצב מחדש מדיניות כלכלית-חברתית, לקבוע לה סדרי עדיפויות או לשנות מאזוניה הפנימיים (ראו לעניין וה בג"צ 4769/95 מנחם ואח' נ'

שר התחבורה, פ"ד נו(1) 235, 263-264; וכן רע"א 3145/99 בנק לאומי לישראל בע "מ נ' חזן, פ"ד נז(5) 385, 406-407).

גם כאן איני מוצא להתערב באיזון שקבע המחוקק ואף קבע את אפשרות שינוי תקופת הארכת ההגנה ומכלל זה את עצם חישובה מחדש (ר' עניין 80616, פסקא 67). ודוק, אין

בפנינו בקשת ביטול אלא בקשה לשינוי תוקף - אפשרות אשר נוספה להוראות סעיף 64יא במסגרת תיקון מס' 7 לחוק לאחר שחזקה שערך המחוקק את האיזונים הדרושים.

מכאן שחזקה שהמחוקק הביא בחשבון גם את הפגיעה המסתברת באינטרס ההסתמכות של בעל פטנט שתקופת הגנתו הוארכה. כבר קבע בית המשפט העליון כי הסתמכות על הפקת רווחים עתידיים או ציפייה לכך אינה בבחינת זכות קניין חוקתית לכשעצמה (עניין דודיאן, בפסקה 28).

מכל מקום, גם לאור בחינת עדותו של ד"ר ת9זס1 ספק בעיני אם עמדו המשיבים בנטל הדרוש להוכחת טענתם זאת.

יש לשים בין לבין תקופת הזמן לסימן ב'1 לפרק ד' לחוק פעם נוספת (ר' חוק הפטנטים (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 (ס"ח 2430, 274) (להלן: "תיקון מס' 11"). סעיף 16 לתיקון מס' 11 אינו מחיל את הוראותיו על צווי שניתנו טרם כניסת התיקון לתוקף ולא כל שכן על בקשות לשינוי התקופה. יחד עם זאת, איני מוצא שהיה בהוראות תיקון מס' 11 לשנות מתוצאת הדברים שלהקן.

לאור כל אלה, במועד הגשת הבקשה דנן היה על רשם הפטנטים לחשב את תקופתו של צו הארכה בענייננו בהתאם להוראות תיקון מס' 7 לחוק. כלומר, תקופת תוקפו של צו הארכה לפטנט תחושב בהתאם לכללי החישוב המוגדרים בסעיפים 64ט ו- 64י כולם לפי תיקון מס' 7 לחוק.

בסעיף 64ט(א) לפי תיקון מס' 7 לחוק, נקבע:

"64ט.(א) צו הארכה יעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות סעיף 64י, למשך תקופה השווה לתקופת ההארכה הקצוה מבין תקופות ההארכה שניתנו לפטנט ייחוס במדינות המוכרות. "

ובסעיף 64י(3) לפי תיקון מס' 7 לחוק, נקבע:

"4 על אף הוראות סעיף 64ט - (3) צו ההארכה יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו פגה, באחת מהמדינות המוכרות תקופת ההארכה של פטנט ייחוס."

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. אין חולק כי הארכת תקופת ההגנה לפטנט הייחוס בארה"ב ב-1492 ימים. גם זאת, מועד ההארכה של פטנט הייחוס בארה"ב פקע ב-7.7.2013. לפיכך, וכפי שהוצג בפני הבוחנת במהלך הבחינה, זו תקופת ההארכה הקצרה ביותר שניתנה מבין המדינות המוכרות וזהו המועד הראשון בו פקעה באחת מהמדינות המוכרות.

7. אמנם בפי המשיבים טענה חלופית לכך שככל שיש לשנות את תקופת ההגנה הרי יש לקצרה ליוס 7.1.2014 - מועד פקיעת בלעדיות ממנה נהנו המשיבים מכוח אישור רשויות הבריאות

בארה"ב בנוגע לתרופות ילדיס (686105101]7 6018016כ) הניתנת לתקופה של 6 חודשים מתוס תקופת הפטנט, בין אם הארך ובין אם לאו (ר' תצהיר 0ח110118, סעיף 18; נספת ל. לתצהיר

ד"ר תגזס1).

8. אין בידי לקבל טענה זו. לשון סעיף 3264) לחוק לפי תיקון מס' 7, מתייחסת להארכה של פטנט ייחוס ואין המדובר בזכויות בלעדיות אחרות מהן עשוי בעל אותו פטנט ייחוס ליהנות. כך בבקשה לצו להארכת תקופת תוקף פטנט מס' 110669 .186 ,ח₪6וח/-תניזגא (פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.9.2012), בסעיפים 17 - 19 להחלטה, נקבע כי לעניין סימן ב'1 לפרק ד' נבחנת שאלת הארכת תקופת פטנט הייחוס ולא רציונאל הארכה אחר כלשהו ממנו עשוי ליהנות בעל פטנט הייחוס.

9. משנתקבלו טענות המבקשת לשינוי תקופת הארכת הגנת הפטנט, איני מוצא להידרש לטענות לחוסר תוס הלב במהלך הבחינה ולאחריה.

0. לאור כל האמור לעיל תקופת תוקפו של צו ההארכה של פטנט 94634 תיקבע להסתיים ביוס 3. הודעה בהתאם תוצב באתר רשות הפטנטים במסגרת פרסום יומן 1/14.

1. באפשרות הצדדים להגיש בקשה לפסיקת הוצאות בהתאם להוראות חוזר רשם מ.נ.80.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | ט"ו תמוז תשע"ד 3 יולי 2014