החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 344568,342999,341309 "זדזם 10" (מילולי ומעוצב)

מבקשת הסימן 341369 : האחים מזרחי ברכת יעקב בע"מ

על ידי רונית זנגו אשל, עו"ד

מבקשת הסימנים 342999 ו- .שא ,אא זט .7 8

על ידי גורניצקי ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

רקע

לפניי בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר. המבקשת הראשונה היא חברת האחים מזרחי ברכת יעקב בע"מ שביקשה ביוס 11 ביולי 2021 לרשום את סימן המסחר המילולי " 816

(בקשה לרישום סימן מסחר מספר 341369) עבור שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה; פיצריה; שירותי איסוף עצמי; שירותים הקשורים להכנה ומכירה של מזון למשלוח; כולל הנכללים בסוג 43. חברה זו תיקרא להלן לשם הקיצור "האחים מזרחי".

המבקשת השנייה היא חברת 0-7א1 , אוח ית 1. שביקשה ביוס 30 באוגוסט 2021 לרשום את

סימן המסחר המילולי "17 316 " (בקשה לרישום סימן מסחר מספר 342999) עבור טוגניז

בסוג 29 ופיצה וכריכים, דהיינו נקניקיות ולחמניות לצריכה במתחנה או מחוצה לו בסוג 30. עוד

ביקשה החברה לרשום את הסימן המעוצב (בקשה לרישום סימן מסחר מספר 8) לאותן סחורות. חברה זו תיקרא להלן לשם הקיצור "7-11".

מחלקת סימני המסחר סברה שהסימנים המבוקשים בידי הצדדים דומים עד כדי להטעות ועל כן פתחה ביניהם הליך תחרות לפי הוראות סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב

- 1972 (להלן: "הפקודה"). עוד סברה המחלקה שהסימנים המילוליים המבוקשים היו חסרי אופי מבחין אינהרנטי ונוגע במישרין למוצרים ולשירותים לפי סעיפים 8(א) ו-10(11) לפקודה.

4. להשלמת התמונה אציין כי לאחים מזרחי סימן מעוצב (סימן מסחר מספר 8) אשר נבחן על אתר, קובל ונרשם בפנקס ביחס לשירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה; פיצריה; שירותי איסוף עצמי; שירותים הקשורים להכנה ומכירה של מזון למשלוח. האחים מזרחי הגישו בקשה לרישום סימן זה במקביל לבקשתם לרישום הסימן המילולי. סימן ווה אינו חלק מהליך התחרות שלפניי שכן בעת קבלו טרס הגישה 7-11 את הבקשות לרישום סימניה.

5. הצדדים הגישו ראיותיהם בהליך התחרות: 7-11 הגישה את תצהירה של גב' מישל פטרסון, מנהלת סימני המסחר בחברה. האחים מזרחי הגישו את תצהירו של מר עוז מזרחי, מייסד החברה ואחד מבעליה ותצהירה של גב' אלינור קרני, המעצבת הגרפית שסייעה בבחירת הסימן המסחרי של החברה.

6. על פי הסדר דיוני אותו אישרתי, הצדדים וויתרו על חקירות נגדיות של העדים והגישו סיכומיהם בכתב.

המסגרת הנורמטיבית

7 סעיפים 29 ו-30 לפקודה מתווספת את סמכות הרשם להכריע בזכויותיהם של מבקשי סימנים מתחרים. עוד נקבעה בידי הרשם הסמכות להורות על רישום מקביל של הסימנים בהתקיימות התנאים הקבועים בפקודה. דברים אלה הוסברו בעניין ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע "מ ואח' (פורסם בנבו, 9.10.2007), להלן: "עניין סבון של פעס".

"לעומת זאת, כאשר אנו ניגשים לבחינה על פי סעיף 29 לפקודה, משמעות הדבר היא כי ישנם שני מבקשים, העושים שימוש באותו סימן או בסימן דומה עד כדי להטעות. במצב זה, ההכרעה שתיעשה שלוק מאחד מהם את הזכות להשתמש בסימן (אף בסוף של ההליך יאושר רישום הסימן), אף על פי שבפועל הוא כבר עושה בו שימוש (למעט במקרים שבהם ייעשה שימוש בסמכות לדשוס את שני סימני המסחר במקביל, על פי סעיף 30 לפקודה). כשלעצמה, כל אחת מהבקשות יתכן שהיא כשרה לרישום והייתה נרשמת לולא הבקשה השנייה - עצם קיומה של הבקשה הנמספת הוא שעלול למנוע בסופו של יום את הרישום על ידי אחד

המבקשים. למעשה, כל צד בהליך המתנהל לפי סעיף 29 מבקש לנשל את רעהו מזכות בעלת אופי מעין קנייני בסימן המדובר."

המבחנים לקביעת עדיפותו של צד על פני מתחרהו ברישום סימן מסחר הם שלושה: מועד הגשת הבקשה; משך והיקף השימוש בסימן; תוס הלב בבחירה בסימן ובשימוש בו (ראו, למשל, עניין סבון של פעם, פסקה 10).

מבחן מועד הגשת הבקשה הוא מבחן טכני ומשקלו נמוך, כפי שנקבע בין היתר בעניין ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע "מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30.4.2007), להלן "עניין אשל":

"עם זאת, למבחן זה ניתן בדרך כלל משקל מועט, וחשיבותו משנית ביחס למבחנים האחרים (בג"ץ 90/70 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה(92,87)2."

המבחנים המהותיים הם שני המבחנים הנותרים ולהם יינתן המשקל המשמעותי. משך והיקף השימוש בסימן בידי הצדדים ייבחנו בשתי תקופות שונות - עד הגשת הבקשה לרישום ועד מועד הבירור (ראו עניין אשל לעיל, פסקה ל"ב). לעניין תוס הלב נקבע בעניין סבון של פעם בסעיף 14 כך:

"ענינו של מבחן זה הינו בשאלה אם בח אחד המבקשים המתחרים בסימן נשוא המחלוקת כדי להיבנות בכך מהמוניטין שרכש יריבו באותו הסימן (דאו בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע "מ ג' הקוח 6 106 .ם .₪ סחד, פ"ד כב(2) 189 (1968) (להלן פרשת מתפרת הדרום); בג"ץ 476/82 אולדלוגד נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 149, 155 - 156 (1985) (להלן פרשת אולדלוגד)). "

1. בנוסף קיימת חשיבות להתנהלות הצדדים גם לאחר שנודע לאחד על משנהו וגם בתקופה זו יש לצפות כי ימשיכו להשתמש בסימן בתום לב (ראו עניין סבון של פעם, פסקה 14).

יישוס המבחנים על העובדות שלפניי

2. לא בכל בחרו הצדדים שלא לחקור את העדים, שכן העובדות אינן שנויות במחלוקת.

3. כעולה מן התצהירים שהגישו, האחים מזרחי מפעילים למעלה מ-16 סניס מסעדה חלבית בקניון רב שפע בירושלים הנושאת את הסימן המעוצב שנרשם. הסימן המעוצב מופיע על גבי שלט המסעדה, על החולצות של העובדים, על גבי פרסומים ובאתר האינטרנט של המסעדה.

הסימן המבוקש שהוא הסימן המילולי "2115 5102" אינו מופיע על גבי פרסומי החברה למעט שני מופעים באתר האינטרנט של החברה. לעתים מופיע הסימן בתעתיק לעברית ("ביג בייט"), בעיקר בתכתובות מול עיריית ירושלים ובאישור הכשרות וכן פעמים בודדות בעת אזכור המסעדה בעיתונות. האחים מזרחי טוענים שחברת 7-11 אינה משתמשת בסימנים המבוקשים כלל ואינה מפרסמת את.

מתצהירה של גב' קרני עולה שהסימן נבחר בידי החברה בסיוע המצהירה בשנת 2007 והיא זו שעיצבה את הסימן כפי שנרשם. הבקשה לרישום הסימן המילולי הוגשה בחודש יולי 2021.

1 היא חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 1927 המפעילה רשת של למעלה מ-80,000 חנויות נוחות ברחבי העולם באמצעות זכיינים מקומיים. חלק מן המוצרים ברשת נמכרים תחת הסימנים המבוקשים וזאת משנת 1988. הסימנים המבוקשים הוגשו לרישום בחודש אוגוסט 1. החברה החלה בהכנות להשקת הפעילות בישראל בשנת 2020 ובתחילת 2023 השיקה את החנות הראשונה בישראל. כיום היא מפעילה שישה סניפים בישראל. 7-11 השקיעה מאמצי שיווק ניכרים בישראל ומחוצה לה.

1 בחרה בסימניה ללא קשר עס האחים מזרחי וללא ידיעה והיכרות עימם והיא אינה טוענת שהאחים מזרחי פעלו בחוסר תום לב בבחירת סימניהם. 7-11 רשמה את סימניה בטריטוריות רבות ברחבי העולם.

לטענתה, אין למעשה תחרות בין הצדדים ואין דמיון מטעה בין הסימן המעוצב של 7-11 לבין סימנים המעוצב של האחים מזרחי. הסימנים מעוצבים באופן שונה. 7-11 מדגישה שקיימים הבדלים בין הסחורות והשירותים של הצדדים ובין צינורות השיווק שלהם. בעוד שהיא מציעה ללקוחות כריכים, טוגניז, ופיצות בתוך חנויות הרשת, האחים מזרחי מפעילים תחת הסימן המעוצב מסעדה חלבית.

בסיכומיה הסכימה 7-11 לבדל עוד בין המוצרים והשירותים וכן את צינורות השיווק בהוספת הערה לרשימת הסחורות בזו הלשון:

"סוג 29 : טוגניז לרכישה וצריכה במקום או בטייק אאוו מהמקום או במשלוח מהמקום

לוג 30 : פיצה; כריכים, דהיינו נקניקיות ולחמניות לרכישה וצריכה במקום או בטייק אאוו מהמקום או במשלוח מהמקום

ובהערה או בפרטת הסחורות יבואר: המקום משמעו חנויות הרשת של 7-11 או אפליקציות משלוחים שבהן המוצרים הנ"ל מופיעים תחת שם הרשת של 7-11"

חברת 7-11 סבורה שהתיקון האמור מפיג את החשש להטעיה שהביעו האחים מזרחי ביחס לשירות המשלוחים שלהם.

לפיכך עותרת 7-11 לקבל את הסימנים במקביל או לכל הפחות לקבל לרישום את הסימן המעוצב ולהמשיך בבחינת הסימנים המילוליים, אשר כנגדם העלתה מחלקת סימני המסחר ליקוי של העדר אופי מבחין.

מן האמור עולה שהבקשות לרישום הסימנים הוגשו בסמוך מאוד אלה לאלה. שני הצדדים פעלו בתום לב בבחירת הסימנים ולא ניסו להיבנות מהמוניטין של הצד שכנגד. האחים מזרחי השתמשו בסימן המעוצב תקופה ממושכת, אך השימוש היה מצומצם למסעדה אחת בירושלים בלבד. האחים מזרחי לא הביאו ראיות באשר להיקף ההשקעות בפרסום ובדבר החיקפי המכירות בתקופה זו. חברת 7-11 השתמשה בסימנים המבוקשים באופן נרחב מחוץ לישראל ובמשך תקופה ממושכת. השימוש בסימנים בישראל החל לכל המוקדם בשנת 2023, לאחר הגשת הבקשות לרישום. אדגיש שמעבר לעדותה של גב' פטרסון, חברת 7-11 לא הביאה ראיות לשימוש בסימנים המבוקשים בישראל או להשקעות בפרסומים בישראל. עם זאת, אין מחלוקת שחברת 7-11 השקיעה רבות בפרסום הסימנים מחוץ לישראל וסביר שחלק משמעותי מהישראליים נחשף לסימנים בעת שהייתו מחוץ לישראל בשיק לב פריסה הרחבה של סניפי הרשת.

הלכה היא שבעת בחינת המוניטין של צד המבקש לרשום את סימנו בישראל וכן בעת דיון בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר לא ניתן להתעלם ממוניטין חובק עולס (ראו, למשל, בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 182963, 184650 יגאל שר סחר שיווק והפצה בע"מ נ' אקס. או. משקאות אנרגיה (ישראל) בע "מ (פורסמה בנבו, 19.4.2009):

"על אף התוצאה אליה הגעתי, איני יכול להתעלם מהעובדה כי ככל שהדברים אמודים ברמה הגלובלית, דהיינו מחוץ לישראל, התוצאה היא הפוכה לגמרי, במדינות רבות קנה לו סימן של המבקשת מעמד מוכר, ומוצרה זכה להצלחה. על אף ששיטת סימני המסחר היא טריטוריאלית, וייתכן כי סימן מסוים בישראל יהא בעל משמעות ובעלות שונים מאשר במקומות אחרים בעולם, הרי ששיטת סימני המסחר שלנו רואה באזרח הישראלי ובשוק הישראלי חלק אינטגרלי משווקים בינלאומיים ולא יחידה נפדדת ומבודלת. כך התפתת מעמדו של הסימן המוכר היטב בחקיקה ובפסיקה, כך גם נקבע כי לא יינתן לעוסק ישראלי להבנות ממוניטין בינלאומיים של גורם עסק זר."

כן ראו את החלטת הרשם בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 167186 "02300165 מנשזג/ר " רשף יקותיאלי נ' .1.72 5₪5]אפת דא אז₪אז/ (פורסמה בנבו, 3.1.2016) שקבע

הרשם שהסימן מושזו/ מוכר היטב בישראל אף שלא נעשה בו שימוש בישראל.

זאת ועוד, מחלקת סימני המסחר סברה שאין לקבל לרישום את הסימנים המילוליים שהגישו הצדדים בשל העדר אופי מבחין. הצדדים טרם התגברו על ליקוי וה ולפי התשתית העובדתית שבפניי קייס ספק שהסימנים המילוליים של כל אחד מן הצדדים רכשו אופי מבחין וזאת מן הטענה שהשימוש העיקרי שעשו הצדדים בסימנים הוא באלה המעוצבים. הצדדים לא טענו במסגרת הליך זה לעניין האופי המבחין האינהרנטי של הסימנים המילוליים. שיקולים אלה מביאים אותי למסקנה שיש לבחון האם ניתן להורות על קבל הסימן המעוצב של חברת 7-11 במקביל לסימן המעוצב של האחים מזרחי.

סמכות הרשם להורות על רישום מקביל קבועה בסעיף 30(א) לפקודה:

"(א) ראו הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מלוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישום סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או בתנאים (בהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

כעולה מלשון הפקודה מבחן תוס הלב של הצדדים הוא המבחן העיקרי ותנאי הכרחי להפעלת שיקול הדעת להורות על רישום מקביל של הסימנים. לעניין הדרישה האמורה נקבע בעניין

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 95267, 100851 "62011616" ו-"1ת5516 1606קבתסכ)"

נ' קונטקט נילסן (ישראל) בע"מ (פורסמה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, 19.11.2003) כי בחינת